Trademark court reverses Patent Office decision, finding ALUBOND and ALUCOBOND confusingly similar due to identical dominant parts.

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 21.11.2018 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

3A Composites GmbH on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle kansainvälisen rekisteröinnin numero 1044608 ALUBOND (kuvio) hylkäämiseksi Suomea koskien.

Perusteet

Kansainvälinen rekisteröinti numero 1044608 ALUBOND (kuvio) aiheuttaa sekaannusvaaran valittajan aiempaan kansalliseen tavaramerkkiin numero 58588 ALUCOBOND. Vertailtavat merkit kattavat samoja tai samankaltaisia tavaroita luokassa 6, ja ne ovat kokonaisuutena arvioiden samankaltaisia. Toisin kuin Patentti- ja rekisterihallitus on päätöksessään esittänyt, kuluttajat mieltävät kansainvälisen rekisteröinnin nähdessään merkin muodossa ALUBOND ottaen erityisesti huomioon, että kansainvälinen rekisteröinti on rekisteröity ja sitä käytetään alumiinista valmistetuille rakennusmateriaaleille. Kansainvälisen rekisteröinnin haltija itsekin käyttää markkinoinnissaan internet-sivuillaan alubond.cn merkkiä kirjoitetussa muodossa "ALUBOND".

Vertailtavat merkit ovat ulkoasultaan erittäin samankaltaisia. Merkit eroavat toisistaan ainoastaan merkinosien "ALU" ja "BOND" välissä olevan kirjainparin "CO" osalta. Merkkien visuaalisesti dominantit ja mieleenpainuvimmat osat ovat merkkien identtiset alku- ja loppuosat.

Vertailtavat merkit ovat myös ääntämyksellisesti erittäin samankaltaisia. Merkkejä äännettäessä huomio kiinnittyy merkkien identtisiin alku- ja loppuosiin, jotka muodostavat valtaosan myös valittajan merkin äänteistä. Lyhyt ja ääntämyksellisesti heikko, valittajan merkin keskellä sijaitseva "co"-äänne ei riitä erottamaan muutoin ääntämyksellisesti identtisiä merkkejä toisistaan.

Kummallakaan merkillä ei ole merkityssisältöä relevantille kohdeyleisölle, joten merkityssisällön osalta merkkien vertailua ei voi tehdä.

Merkkien pituus huomioon ottaen lyhyt ja valittajan merkin keskellä sijaitseva "co"-kirjainpari ja kansainvälisen rekisteröinnin tyylitelty A kirjain eivät riitä poistamaan vertailtavien merkkien välistä samankaltaisuutta. Merkinosalla "co" ei myöskään ole minkäänlaista itsenäistä roolia valittajan merkissä. Päinvastoin "co-" mielletään substantiivia täydentäväksi englanninkieliseksi etuliitteeksi, joka tarkoittaa "kumppanuutta" tai "yhteistä".

Vertailtavien merkkien välistä sekaannusvaaraa lisää se, että merkkien kattamat tavarat ovat samoja ja samankaltaisia. Lisäksi merkkien kattamia tavaroita markkinoidaan kaikille suomalaisille kuluttajille ja yrityksille samoja myyntikanavia käyttäen. Koska kuluttajilla ei useinkaan ole mahdollista verrata merkkejä toisiinsa rinnakkain, he joutuvat turvautumaan epätäydelliseen mielikuvaansa. Edellä todettu on omiaan johtamaan kuluttajat siihen käsitykseen, että vertailtavilla merkeillä myytävät tavarat ovat peräisin samalta yritykseltä tai vähintään taloudellisessa etuyhteydessä olevilta yrityksiltä.

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös ei ole ollut linjassa Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (jäljempänä EUIPO) ratkaisukäytännön kanssa.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt, ettei valituksessa ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Alu Architectural Art Europe Holdings Ltd:n vastaus

Alu Architectural Art Europe Holdings Ltd ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut vastausta.

Valittajan lausuma

Valittaja ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausumaa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Asian tarkastelun lähtökohdat ja oikeusohjeet

Patentti- ja rekisterihallitus on 21.11.2018 tekemällään päätöksellä hylännyt 3A Composites GmbH:n väitteen kansainvälisen rekisteröinnin numero 1044608 ALUBOND (kuvio) Suomea koskemista vastaan. Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, ettei mainittu kansainvälinen rekisteröinti aiheuta sekaannusvaaraa aikaisemman hakemuksen perusteella rekisteröityyn kansalliseen tavaramerkkiin numero 58588 ALUCOBOND.

Asiassa on kysymys siitä, aiheuttaako mainittu kansainvälinen rekisteröinti sekaannusvaaran mainittuun valittajan kansalliseen tavaramerkkiin.

Asiassa sovellettavan tavaramerkkilain (7/1964) 14 §:n (616/2016) 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan mainitun pykälän 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan muun ohella kansallista tavaramerkkiä, joka on rekisteröity aiemman hakemuksen perusteella tai jolla on muuten aiempi etuoikeus kuin tavaramerkin hakijalla.

Tavaramerkkilain (7/1964) 6 §:n (616/2016) 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

2 Tavaroiden vertailu

Tavaroiden samankaltaisuutta arvioidaan ottamalla huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan. Vertailtaessa tavaroiden samankaltaisuutta tulee erityisesti ottaa huomioon niiden välinen yhteys kaupallisesta näkökulmasta. Tässä arvioinnissa merkityksellisiä tekijöitä ovat jakelukanavat, kohdeyleisö ja tavaroiden tavanomainen alkuperä.

Tavaroiden samankaltaisuuden arviointi suoritetaan rekisteriin merkittyjen tavaraluetteloiden perusteella, eikä sillä, mille tavaroille merkkiä tosiasiallisesti käytetään, ole merkitystä tätä arviointia tehtäessä.

Kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti numero 1044608 ALUBOND (kuvio) kattaa seuraavat tavarat luokassa 6: "Building boards of metal; aluminum-plastic boards, mainly aluminum."

Valittajan kansallinen tavaramerkki numero 58588 ALUCOBOND kattaa luokassa 6 seuraavat tavarat: "Halvfabrikat av aluminium och aluminiumlegeringar i form av block, element, plåt, band, folier, stänger, rör och andra profiler även i kombination med andra material, särskilt plastmaterial; produkter sammansatta åtminstone delvis av aluminium eller aluminiumlegeringar nämligen byggnadselement, sandwichlaminat, element för taktäckning och inner- och ytterbeklädnad av byggnader, skiljeväggselement, element för balkongräcken; element för inklädning av apparater; behållare; registreringsskyltar, trafikskyltar och signaltavlor."

Asiassa ei ole erimielisyyttä siitä, että kansainvälinen rekisteröinti numero 1044608 ALUBOND (kuvio) ja kansallinen tavaramerkki numero 58588 ALUCOBOND koskevat luokassa 6 samoja tai samankaltaisia tavaroita siten kuin valituksenalaisessa päätöksessä on todettu.

3 Kohdeyleisö

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavararyhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavararyhmän mukaan (Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta sekä Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.2.2007, Mundipharma v. SMHV — Altana Pharma (RESPICUR), T 256/04, EU:T:2007:46, 42 kohta).

Markkinaoikeus katsoo, että nyt kysymyksessä olevien luokan 6 tavaroiden voidaan katsoa olevan suunnattuja osaltaan kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden ammattilaisille mutta osaltaan myös suurelle yleisölle. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu, että kun kohdeyleisön muodostaa useampi kuin yksi kohderyhmä, sekaannusvaaraa arvioidaan sen ryhmän perusteella, jonka tarkkaavaisuusaste on alhaisempi (ks. tuomio 15.7.2011, Ergo Versicherungsgruppe v. SMHV — Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T 220/09, EU:T:2011:392, 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Edellä esitetty huomioon ottaen nyt esillä olevassa asiassa merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa suuri yleisö. Ottaen huomioon nyt kysymyksessä olevien tavaroiden luonne, kohdeyleisöön kuuluvien henkilöiden tarkkaavaisuusastetta on kuitenkin pidettävä hieman tavanomaista korkeampana.

4 Merkkien vertailu

Vertailtavien merkkien välistä sekaannusvaaraa harkittaessa tulee ottaa huomioon merkkien ulkoasu, lausuntatapa ja merkityssisältö sekä merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että tutkittaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena. Vaikka kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijä, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi (ks. tuomio 22.10.2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, 36 ja 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Oikeuskäytännössä on edelleen vakiintuneesti katsottu, että merkin koostumisesta samalla kertaa sekä kuviollisista että sanallisista osatekijöistä ei automaattisesti seuraa, että sanallinen osatekijä on aina katsottava hallitsevaksi (ks. esim. tuomio 24.11.2005, Simonds Farsons Cisk v. SMHV — Spa Monopole (KINJI by SPA), T-3/04, EU:T:2005:418, 45 kohta). Sen sijaan, jos tavaramerkki koostuu sanaosista ja kuvio-osista, ensin mainittuja on lähtökohtaisesti pidettävä erottamiskykyisempinä kuin toisena mainittuja, koska keskivertokuluttaja viittaa tavaraan helpommin mainitsemalla sen nimen kuin kuvailemalla tavaramerkin kuvio-osaa (ks. esim. tuomio 14.7.2005, Wassen International v. SMHV — Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, EU:T:2005:289, 37 kohta).

Asiassa ovat vertailtavina seuraavat merkit:

-

- kansallinen tavaramerkki numero 58588 ALUCOBOND

Aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suuraakkosin kirjoitettu sanamerkki ALUCOBOND.

Koska keskivertokuluttaja ymmärtää edellä todetuin tavoin kansainvälisen rekisteröinnin kuvio-osan A-kirjaimeksi, merkit eroavat ulkoasultaan ainoastaan kansallisen tavaramerkin keskellä olevan kirjainyhdistelmän "CO" ja kansainvälisen rekisteröinnin ensimmäisen kirjaimen kuviollisuuden osalta ja lausuntatavaltaan ainoastaan mainitun kirjainyhdistelmän "CO" osalta. Ottaen huomioon, että merkkien pääasiallinen ero sijaitsee kansallisen rekisteröinnin keskellä ja siihen ei näin ollen kiinnitetä yhtä suurta huomiota kuin esimerkiksi merkkien alkuosaan, merkkejä on pidettävä ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisina.

Vertailtavien merkkien merkityssisällön osalta markkinaoikeus toteaa, että Patentti- ja rekisterihallitus ei ole valituksenalaisessa päätöksessään ottanut kantaa merkkien merkityssisältöihin. Valittaja ei puolestaan ole vedonnut asiassa siihen, että merkeillä olisi samankaltaista merkityssisältöä.

5 Sekaannusvaaran kokonaisarviointi ja johtopäätös

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 21.11.2018 tekemän päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle sen toteamiseksi, ettei kansainvälinen rekisteröinti numero 1044608 ALUBOND (kuvio) ole voimassa Suomessa.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Reima Jussila ja Mirva Näsi.

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös pdf-dokumenttina

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.