Market Court dismisses trademark appeal; no confusion found between ISS and F.S.S. marks in Class 35 services.

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 6.2.2014 (liitteenä)

Korkein hallinto-oikeus on 12.1.2016 antamallaan päätöksellä taltionumero 53 purkanut markkinaoikeuden asiassa 5.2.2015 antaman aikaisemman päätöksen numero 81/15 ja palauttanut asian markkinaoikeudelle ratkaistavaksi ISS A/S:n valituksen pohjalta.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

ISS A/S on vaatinut, että valituksenalainen päätös kumotaan siten, ettei kansainvälinen rekisteröinti numero 1092139 F.S.S. (kuvio) koske Suomea.

Perusteet

Kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti numero 1092139 F.S.S. (kuvio) aiheuttaa sekaannusvaaran valittajan aikaisempiin tavaramerkkeihin, jotka ovat Euroopan unionissa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti numero 968240 ISS (kuvio) sekä EU-tavaramerkit numerot 1366426 ISS ja 1920396 ISS (kuvio).

Rekisteriviranomainen on päätöksessään virheellisesti katsonut, etteivät vertailtavina olevien merkkien kattamat palvelut luokassa 35 olisi samankaltaisia. Rekisteriviranomainen on lisäksi virheellisesti katsonut, etteivät valittajan aikaisemmat ISS-tavaramerkit olisi Suomessa laajalti tunnettuja luokan 35 palveluiden osalta. ISS-tavaramerkit ovat joka tapauksessa erityisen erottamiskykyisiä ja nauttivat laajempaa suojaa jo tällä perusteella.

Kansainvälinen rekisteröinti F.S.S. (kuvio) on samankaltainen verrattuna valittajan ISS-tavaramerkkeihin. Vertailtavien merkkien kaksi viimeistä kirjainta ovat identtisiä ja merkeissä on yhtä monta kirjainta. Lisäksi kansainvälisen rekisteröinnin F.S.S. (kuvio) tekstiosan kirjoitusasusta johtuen f-kirjain muistuttaa i-kirjainta. Vertailtavilla merkeillä ei ole merkityssisältöä, joka voisi poistaa sekaannusvaaran. Kuviomerkit ovat myös ulkomuodoltaan samankaltaiset, johtuen kirjaimia ympyröivästä soikeasta renkaasta. Lisäksi kansainvälisessä rekisteröinnissä F.S.S. (kuvio) on käytetty samoja värejä kuin valittajan EU-tavaramerkissä numero 1920396 ISS (kuvio). Merkit ovat edellä mainituin perustein kokonaisuutena arvioiden samankaltaisia.

Valittajan ISS-tavaramerkit kattavat luokassa 35 laajasti erilaisia palveluita, jotka ovat vähintään samankaltaisia kuin kansainvälisen rekisteröinnin F.S.S. (kuvio) kattamat palvelut. Viimeksi mainittu rekisteröinti kattaa erilaisten tuotteiden, kuten jarrujen, kytkinten ja näihin liittyvien toimilaitteiden myyntipalvelua eri muodoissa. Valittajan aikaisemmat tavaramerkit kattavat vastaavanlaisia palveluita, kuten kioskitoimintaan liittyvät konsultointipalvelut. Mainittuja konsultointipalveluja on tarjottu esimerkiksi huoltoasemien yhteydessä toimiville kioskeille, ja näiden huoltoasemien yhteydessä voidaan myydä F.S.S.-tavaramerkin käsittämiä jarruja, kytkimiä ja näihin liittyviä toimilaitteita. Näin ollen on mahdollista, että ISS-tavaramerkillä tarjotaan konsultointipalveluita sellaisten myyntipalveluiden harjoittajille, jotka toimivat F.S.S.-tavaramerkin alaisuudessa ja siten palvelut on katsottava samankaltaisiksi.

Vaikka vertailtavien merkkien osalta ei olisikaan kyse täysin samankaltaisista palveluista, sekaannusvaaraa arvioitaessa on myös otettava huomioon, että ISS-tavaramerkit ovat vahvasti erottamiskykyisiä. Lisäksi on otettava huomioon, ettei kohderyhmän edustaja käytännössä näe merkkejä rinnakkain, jolloin vertailua on tehtävä epätäydellisten muistikuvien perusteella. Tämän perusteella sekaannusvaara on ilmeinen, sillä merkit ovat ulkoasultaan hyvin samankaltaisia.

F.S.S.-merkillä pyritään lisäksi epäoikeutetusti hyötymään ISS-merkin erottamiskyvystä ja maineesta. ISS-tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja ja nauttivat siten laajempaa tavaramerkkisuojaa. Merkin laaja tunnettuus on osoitettu Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston EUIPO:n väiteasiassa antamalla ratkaisulla, jossa on tullut vahvistetuksi aikaisemman ISS-tavaramerkin vahva erottamiskyky ja laaja tunnettuus palveluille luokissa 35 ja 37. Merkkien laaja tunnettuus ja vahva erottamiskyky on lisäksi osoitettu ISS-tavaramerkin käyttöä Suomessa koskevalla näytöllä valittajan Suomessa toimivan tytäryhtiön ISS Palvelut Oy:n toiminnasta. ISS Palvelut Oy on Suomen johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys, jonka toiminta kattaa monipuolisia palveluita useilla liiketoiminta-alueilla. Valituksen perustana olevat ISS-tavaramerkit ovat mainitun yhtiön keskeisin tunnus, jota käytetään systemaattisesti ja laajasti kaikessa yhtiön toiminnassa.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Valituksessa ei ole esitetty riittävää näyttöä ISS-tavaramerkin laajalti tunnettuudesta. Valittajan vetoama EUIPO:n väiteosaston ratkaisu on ainoastaan osoittanut, että ISS-tavaramerkki on laajalti tunnettu Tanskassa. Tämä ei merkitse, että merkki olisi laajalti tunnettu myös Suomessa. Myöskään muu esitetty selvitys ei osoita, että merkittävä osa kohderyhmästä tuntisi merkin. Esitetyt tutkimukset ovat vuosilta 2006 ja 2007. Näyttö on siten ollut neljä vuotta vanhaa kansainvälisen rekisteröinnin rekisteröintipäivän ollessa 17.2.2011. Näin ollen laajalti tunnetun merkin suoja ei tule sovellettavaksi asiassa.

Vastaajan vastaus

F.S.S. Fren Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut asiassa vastausta.

Muut lausumat

Korkeimman hallinto-oikeuden palautettua asian markkinaoikeudelle ratkaistavaksi ISS A/S:n valituksen pohjalta markkinaoikeus on tiedustellut I.S.S A/S:ltä, ovatko sen vaatimukset edelleen sellaisinaan voimassa tai onko asiassa tullut markkinaoikeuden päätöksen numero 81/15 jälkeen esille uusia seikkoja tai olosuhteita, joilla ISS A/S:n näkemyksen mukaan saattaa olla merkitystä asiaa ratkaistaessa. ISS A/S on ilmoittanut, että vaatimukset ovat edelleen sellaisinaan voimassa.

ISS A/S ei ole muutoin enää lausunut asiassa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1. Asian tarkastelun lähtökohdat

Asiassa on ensiksi kysymys siitä, aiheuttaako kansainvälinen rekisteröinti numero 1092139 F.S.S. (kuvio) sekaannusvaaran valittajan aikaisempiin tavaramerkkeihin, jotka ovat Euroopan unionissa voimassa oleva kansainvälinen tavaramerkkirekisteröinti numero 968240 ISS (kuvio) sekä EU-tavaramerkit numero 1366426 ISS ja numero 1920396 ISS (kuvio). Ellei sekaannusvaaraa ole, asiassa on toiseksi arvioitava, tuleeko valituksenalainen päätös kumota sillä perusteella, että edellä mainittuja valittajan aikaisempia tavaramerkkejä on pidettävä laajalti tunnettuina.

Valituksenalaisessa päätöksessä mainitun tähän valitusasiaan sovellettavan tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 8 kohdan (1220/2004) mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa Suomessa tai Euroopan yhteisössä voimassa olevaan kansainvälisen rekisteröinnin suojaamaan tavaramerkkiin, jolla tämän rekisteröinnin perusteella on aikaisempi oikeus Suomessa tai Euroopan yhteisössä. Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 9 kohdan (56/2000) mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa lain 57 §:ssä tarkoitettuun yhteisön tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella, tai jolla on 57 §:ssä mainitun neuvoston asetuksen 34 tai 35 artiklan mukainen aiemmuus Suomesta.

Tunnusmerkkien katsotaan olevan tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin (996/1983) nojalla sekoitettavissa toisiinsa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja. Pykälän 2 momentin mukaan tunnusmerkkien sekoitettavuuteen voidaan kuitenkin 1 momentin estämättä vedota sellaisen tunnusmerkin hyväksi, joka on laajalti tunnettu tässä maassa, jos toisen samankaltaisen tunnusmerkin käyttäminen ilman hyväksyttävää syytä merkitsisi aikaisemman merkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi haitaksi aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle.

Tavaramerkkilain 1 §:n 3 momentin (39/1993) mukaan, mitä tässä laissa säädetään tavaroista, on vastaavasti voimassa palveluista.

Tavaramerkkilain edellä selostettuja säännöksiä on muutettu 1.9.2016 voimaan tulleella lailla tavaramerkkilain muuttamisesta (616/2016). Lain esitöiden (HE 24/2016 vp ja TaVM 9/2016 vp) perusteella uudistus on tehty tavaramerkkilain muuttamiseksi vastaamaan nykyistä paremmin Euroopan unionin oikeuden vaatimuksia ja uudistus ei varsinaisesti muuttaisi vallitsevaa oikeustilaa.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan (616/2016) mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää sanotussa laissa säädetyin poikkeuksin, joista nyt ei ole kysymys, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

Tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin (616/2016) mukaan tunnusmerkkien sekoitettavuuteen voidaan kuitenkin pykälän 1 momentin estämättä vedota sellaisen tunnusmerkin hyväksi, joka on laajalti tunnettu tässä maassa, jos toisen samankaltaisen tunnusmerkin käyttäminen ilman hyväksyttävää syytä merkitsisi aikaisemman merkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi haitaksi aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle.

Tavaramerkkilain 1 §:n 2 momentin (616/2016) mukaan, mitä tässä laissa säädetään tavaroista, koskee myös palveluita.

Tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentilla on saatettu kansallisesti voimaan Euroopan yhteisöjen ensimmäisen tavaramerkkidirektiivin (89/104/ETY) 5 artiklan 2 kohdan säännös. Nykyisin säännös on samansisältöisenä Euroopan parlamentin ja neuvoston tavaramerkkidirektiivin 2008/95/EY (kodifioitu toisinto) 5 artiklan 2 kohdassa.

2. Palveluiden vertailu

Arvioitaessa vertailtavien merkkien kattamien palvelujen samankaltaisuutta on otettava huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan. Samankaltaisuusarvioinnissa merkityksellisiä tekijöitä ovat myös jakelukanavat sekä palvelujen tavanomainen alkuperä.

Kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti numero 1092139 F.S.S. (kuvio) kattaa seuraavat palvelut luokassa 35: "Import-export agencies; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport therefor), namely (air brakes, pneumatic brakes, clutch diaphragms, brake diaphragms, brake actuators), enabling customers to conveniently view and purchase those goods in retail stores, wholesale outlets, through mail order catalogues or by means of electronic media, for example, through web sites or television shopping programmes."

Valittajan EU-tavaramerkki numero 1366426 ISS kattaa luokassa 35 seuraavat palvelut: "Työnvälitystoimistot, toimistotehtävien hoitoon liittyvä neuvonta, puhelinvastaajapalvelut; päiväkotien seimien ja päiväkotien hallinto ja pitäminen."

Valittajan EU-tavaramerkki numero 1920396 ISS (kuvio) kattaa luokassa 35 seuraavat palvelut: "Työnvälitystoimistot, toimistotehtävien hoitoon liittyvä neuvonta, puhelinvastaajapalvelut; päiväkotien seimien ja päiväkotien hallinto ja pitäminen; tuotteiden myyntiin tarkoitettujen kioskien ja kojujen hoitamiseen liittyvä liikeenjohdollinen tuki; tietojenkäsittely ja tietokantatoiminta, mukaan lukien tietojen lajittelu ja toimittaminen tietokannoissa, tietojen kokoaminen ja syöttö tietokantoihin sekä tietojen järjestäminen tietokonetietokantoihin; asiakirjojen kopiointi; hoitokotien, hoitoloiden, sairaaloiden ja klinikoiden, mukaan lukien lääketieteellisten klinikoiden, hallinnointi."

Markkinaoikeus toteaa, että kansainvälisen rekisteröinnin F.S.S. (kuvio) luokassa 35 kattamat palvelut koskevat edellä todetuin tavoin tuonti- ja vientitoimintaa sekä erilaisia vähittäismyyntipalveluja, jotka koskevat jarruja, kytkimiä ja niihin liittyviä laitteita.

EU-tavaramerkin numero 1366426 ISS osalta markkinaoikeus katsoo, että edellä mainitut kansainvälisen rekisteröinnin F.S.S. (kuvio) kattamat tuonti- ja vientitoimintaan liittyvät palvelut sekä vähittäismyyntipalvelut eroavat luonteeltaan ja käyttötarkoitukseltaan EU-tavaramerkin kattamista palveluista, jotka koskevat työnvälitystä, toimistotehtävien hoitoon liittyvää neuvontaa, puhelinvastaajapalveluita sekä päiväkoteja. Koska vertailtavat palvelut ovat erilaisia, asiassa ei ole tarvetta lausua merkkien samankaltaisuudesta EU-tavaramerkin 1366426 osalta.

Euroopan unionissa voimassa olevan kansainvälisen rekisteröinnin numero 968240 ISS (kuvio) osalta markkinaoikeus toteaa ensiksi, että sanottu rekisteröinti kattaa kioskitoimintaan liittyviä liikkeenjohdollisia tukipalveluita, jotka ovat edellä todetuin perustein samankaltaisia kuin kansainvälisen rekisteröinnin F.S.S. (kuvio) kattamat tuonti- ja vientitoimintaan liittyvät palvelut. Viimeksi mainittujen palvelujen osalta palvelujen samankaltaisuudesta ei siten ole tarvetta lausua enemmälti.

Kysymyksessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin F.S.S. (kuvio) on edellä katsottu kattavan tuonti- ja vientitoimintaan liittyvien palveluiden osalta samankaltaisia palveluita kuin valittajan EU-tavaramerkin numero 1920396 ISS (kuvio) ja Euroopan unionissa voimassa olevan kansainvälisen rekisteröinnin numero 968240 ISS (kuvio). Merkkien välinen sekaannusvaara tulee siten arvioitavaksi asiassa vain näiltä osin.

3. Kohdeyleisö

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta ja tuomio 13.2.2007, Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, 42 kohta).

Nyt kysymyksessä olevat edellä samankaltaisiksi katsotut palvelut ovat suunnattuja yritysasiakkaille, joilla on alaan liittyvää kokemusta ja asiantuntemusta. Palvelut saattavat olla kalliita ja niillä saattaa olla merkittävää vaikutusta liiketoimintaan, joten kohdeyleisön tarkkaavaisuusastetta on pidettävä tavanomaista korkeampana.

4. Merkkien vertailu

Vertailtavien merkkien välistä sekaannusvaaraa harkittaessa tulee ottaa huomioon merkkien ulkoasu, lausuntatapa ja merkityssisältö sekä merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat.

Kansainvälinen rekisteröinti F.S.S. (kuvio) koostuu vaaleansinisestä, tyylitellystä ja lievästi kursivoidusta tekstiosasta F.S.S., joka on sinisen vaakatasossa olevan soikionmuotoisen kuvion sisällä. Tekstiosan tausta on valkoinen.

Aikaisempi EU-tavaramerkki numero 1920396 ISS (kuvio) koostuu valkoisesta tekstiosasta ISS, jonka taustalla on sininen soikionmuotoinen kuvio. Tekstiosa muodostuu pienistä kirjaimista, jotka ovat kursivoituja ja tyylitellyllä kirjasinlajilla. Tekstin taustalla oleva soikionmuotoinen kuvio on viistossa siten, että vasen reuna on oikeaa reunaa ylempänä. Sininen väri on hieman tummempi kuin kansainvälisessä rekisteröinnissä F.S.S. (kuvio).

Ulkoasun osalta kansainvälisessä rekisteröinnissä F.S.S. (kuvio) ja EU-tavaramerkissä numero 1920396 ISS (kuvio) ovat yhteisiä tekstiosan kaksi jälkimmäistä kirjainta SS ja se, että kirjaimet ovat soikionmuotoisen kuvion sisällä. Molemmissa merkeissä on sinivalkoinen väriyhdistelmä, vaikkakin sininen väri on sävyltään eri. Merkit eroavat toisistaan ensimmäisten kirjainten F ja I osalta. F-kirjaimen vaakasakarat ovat toisaalta niin ohuet, että kirjain saattaa pikaisesti vilkaistuna muistuttaa

I-kirjainta. Merkit eroavat myös siinä, että merkissä F.S.S. on kirjainten välissä pisteet. Vielä eroja ovat soikiokuvion muoto ja asento sekä se, että merkissä ISS on valkoiset kirjaimet sinisellä taustalla ja merkissä F.S.S. toisinpäin. Ottaen huomioon merkkien yhteiset kirjaimet SS yhdessä muiden edellä mainittujen samankaltaisten elementtien kanssa sekä toisaalta edellä mainitut eroavuudet kansainvälinen rekisteröinti F.S.S. (kuvio) ja EU-tavaramerkki numero 1920396 ISS (kuvio) ovat ulkoasultaan jossain määrin samankaltaisia.

Aikaisempi Euroopan unionissa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti numero 968240 ISS (kuvio) eroaa EU-tavaramerkistä numero 1920396 ISS (kuvio) vain siten, että tekstiosan taustalla soikionmuotoinen kuvio on musta. Muilta osin nämä merkit ovat identtiset. Markkinaoikeus katsoo näin ollen, että kansainvälinen rekisteröinti F.S.S. (kuvio) on ulkoasultaan jossain määrin samankaltainen myös Euroopan unionissa voimassa olevan kansainvälisen rekisteröinnin numero 968240 ISS (kuvio) kanssa.

Lausuntatavan osalta markkinaoikeus toteaa, että vertailtavina olevat kolmikirjaimisia eli yhtä pitkiä. Lisäksi markkinaoikeus katsoo, että merkit äännetään kukin kirjain kerrallaan eikä yhtenäisinä sanoina. Vertailtavat merkit ovat identtisiä kirjainten SS osalta. Sen sijaan ensimmäiset kirjaimet F ja I eroavat selvästi lausuntatavaltaan. Merkit ovat lausuntavaltaan vähäisessä määrin samankaltaisia.

Merkityssisällön osalta asiassa ei ole ilmennyt, että vertailtavilla merkeillä olisi erityistä yleisesti tunnettua merkityssisältöä. Näin merkityssisällön samankaltaisuutta ei ole mahdollista arvioida.

5. ISS-merkkien erottamiskyky

ISS A/S on esittänyt, että sen vetoamat ISS-merkit ovat laajalti tunnettuja ja niillä on käytön kautta saatu tavanomaista vahvempi erottamiskyky. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkkien välinen sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on. Sekaannusvaaran arvioinnissa aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava niiden palveluiden osalta, jotka ovat samoja tai samankaltaisia. Asiassa on näin ollen ennen sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin suorittamista arvioitava, ovatko ISS-merkit saavuttaneet käytön kautta kasvaneen erottamiskyvyn kioskitoimintaan liittyvien liikkeenjohdollisten tukipalvelujen osalta. Kasvaneen erottamiskyvyn on oltava olemassa sekä kansainvälisen rekisteröinnin numero 1092139 F.S.S. (kuvio) rekisteröintiajankohtana 17.2.2011 että päätöksentekoajankohtana.

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan käyttöön perustuvan kasvaneen erottamiskyvyn arvioinnissa on otettava huomioon muun muassa tavaramerkin ominaispiirteet eli myös se, onko siinä niitä tavaroita tai palveluja, joita varten se on rekisteröity, kuvailevia osia, tällä tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän merkin perusteella kyseiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi, sekä kauppakamarien tai muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot (edellä mainittu tuomio Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 23 kohta).

ISS A/S on esittänyt selvityksenä tavaramerkkiensä tunnettuudesta muun ohella vuosikatsauksia ja toimintaesitteitä vuosilta 2006–2011, yrityskuvatutkimuksia vuosilta 2006 ja 2007, ISS Palvelut Oy:tä koskevia internet-artikkeleita ja tiedotteita sekä otteita ISS Palvelut Oy:n verkkosivuilta. Lisäksi ISS A/S on esittänyt, että EUIPO:n väiteasiassa 24.5.2011 antama ratkaisu vahvistaa ISS-tavaramerkkien olevan erittäin erottamiskykyisiä ja laajalti tunnettuja palveluille luokissa 35 ja 37.

ISS Palvelut Oy:n vuosien 2006–2012 osalta esitetyistä tunnusluvuista ilmenee, että yhtiön vuotuinen liikevaihto on kyseisinä vuosina vaihdellut 425–558 miljoonan euron välillä ja sen henkilöstö on ollut samana ajanjaksona noin 11.000–12.000 henkilöä. ISS Palvelut Oy:n vuosikatsauksista ja toimintaesitteistä vuosilta 2006–2011 ilmenee, että ISS Palvelut Oy:n toimialoja ovat olleet siivouspalvelut, kiinteistönhuolto ja kiinteistötekniset palvelut, rakennuttamispalvelut, turvallisuuspalvelut, ruokailupalvelut ja tukipalvelut. Noin 80 prosenttia liikevaihdosta on tullut siivouspalveluista, kiinteistönhuollosta ja kiinteistöteknisistä palveluista sekä turvallisuuspalveluista ja myös pääosa henkilöstöstä on ollut näillä aloilla. Tukipalveluiden osuus on ollut enimmillään 10 prosenttia liikevaihdosta ja ne ovat sisältäneet erilaisia toimistopalvelujen ulkoistuksia ja henkilöstönvuokraus- sekä rekrytointipalveluja.

ISS A/S on myös esittänyt otteita ISS Palvelut Oy:n verkkosivuilta, joissa kuvaillaan yrityksen toimintahistoriaa Suomessa. Sen mukaan otteista käy ilmi, että ISS Palvelut Oy on toiminut Suomessa vuodesta 1957 ja lisäksi vuodesta 1971 kansainvälisen ISS-konsernin alaisuudessa. Nykyinen ISS Palvelut Oy on syntynyt vuonna 2004. Valittaja on esittänyt, että tavaramerkki ISS on ollut keskeinen osa suomalaista liike-elämää jo vuosikymmenien ajan ja tullut laajalti tunnetuksi kaikkien suomalaisten keskuudessa. Markkinaoikeus toteaa tältä osin otteista ilmenevän, että toimintaa on Suomessa 1970-luvulta ainakin 1990 -luvulle harjoittanut Servi Systems Oy eikä niistä ilmene, milloin ISS-tunnusta on alettu käyttää Suomessa. Ensimmäinen maininta, jossa ISS-nimi mainitaan nimenomaan Suomen osalta, on vuodelta 2002.

Taloustutkimus Oy:n vuosina 2006 ja 2007 suorittamien yrityskuvatutkimuksien tavoitteena on ollut selvittää ISS Palvelut Oy:n ja muiden keskeisimpien kiinteistö- ja toimitilapalveluja tarjoavien yritysten tunnettuutta ja yrityskuvaa. Tutkimuksien mukaan kohderyhmänä ovat olleet 18–49 vuotiaat suomalaiset ja tutkimusotos on painotettu kohderyhmää edustavaksi iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan.

ISS Palvelut Oy on kumpanakin tutkimusajankohtana ollut spontaanisti tunnetuin kiinteistö- ja toimitilapalveluja tarjoava yritys. Vuonna 2006 yrityksen spontaani tunnettuus kyselyyn osallistuneiden vastaajien keskuudessa on ollut 19 prosenttia ja vuonna 2007 spontaani tunnettuus on ollut 22 prosenttia. Vuonna 2006 yhteensä 49 prosenttia vastanneista ja vuonna 2007 yhteensä 45 prosenttia vastanneista ei ole osannut mainita spontaanisti yhtäkään alan yritystä. ISS Palvelut Oy:n autettu tunnettuus on ollut 80 prosenttia vuonna 2006 ja 79 prosenttia vuonna 2007. Yrityskuvatutkimukset ja niiden tulokset ovat koskeneet nimenomaan kiinteistö- ja toimitilapalveluja tarjoavien yritysten tunnettuutta ja yrityskuvaa. Markkinaoikeus katsoo, että tutkimustulosten perusteella ei ole tehtävissä johtopäätöksiä ISS-tavaramerkkien tunnettuudesta kioskitoimintaan liittyville liikkeenjohdollisille tukipalveluille, joista tässä asiassa on kysymys sekaannusvaaran arvioinnissa.

ISS A/S on vielä vedonnut EUIPO:n väiteasiassa antamaan päätökseen, jossa on katsottu, että Euroopan unionissa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti numero 968240 ISS (kuvio) on saavuttanut käytön kautta vahvan erottamiskyvyn. Markkinaoikeus toteaa mainitusta päätöksestä ilmenevän, että käytöstä esitetty selvitys on koskenut Tanskaa eikä päätöksen perusteella ole tehtävissä johtopäätöksiä merkin tunnettuudesta Suomessa.

Markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa esitetty selvitys osoita, että EU-tavaramerkillä numero 1920396 ISS (kuvio) tai kansainvälisellä rekisteröinnillä numero 968240 ISS (kuvio) olisi käytön kautta saavutettu vahvempi erottamiskyky kioskitoimintaan liittyville liikkeenjohdollisille tukipalveluille, joiden osalta sekaannusvaaran arviointi on suoritettavana. ISS Palvelut Oy:llä on sinänsä selvitetty olleen varsin laajaa liiketoimintaa Suomessa. Selvityksestä kuitenkin ilmenee, että tämä liiketoiminta on valtaosin kohdistunut muihin kuin nyt kysymyksessä oleviin palveluihin. Näin ollen myös mahdollinen käytön kautta saavutettu vahvempi erottamiskyky kohdistuisi muihin kuin nyt kysymyksessä oleviin palveluihin. Asiasta ei siten ole tarvetta lausua enemmälti.

6. Sekaannusvaaran kokonaisarviointi

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Markkinaoikeus toteaa, että vertailtavat merkit ovat kuviomerkkejä, jotka koostuvat kolmikirjaimisista sanaosista sekä verraten yksinkertaisista vailla erottamiskykyä olevista kuvio-osista. Kolmikirjaiminen tekstiosa sen sijaan on erottamiskykyinen ja nyt kysymyksessä olevien merkkien hallitseva osa, vaikka tällaisen lyhyen merkin erottamiskykyä on yleensä sellaisenaan pidettävä heikohkona. Asiassa ei ole toisaalta selvitetty, että ISS A/S:n aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyky olisi käytön johdosta kasvanut niille palveluille, joista sekaannusvaaran arvioinnissa on nyt esillä olevassa asiassa kysymys. Edellä todettu huomioon ottaen suhteellisen vähäiset erot vertailtavissa merkeissä erityisesti merkin alussa saattavat johtaa siihen, että vertailtavien merkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa.

Ottaen vielä huomioon, että vertailtavat palvelut eivät ole identtisiä ja lisäksi merkkien lausuntatavan vähäinen samankaltaisuuden aste sekä kohdeyleisön tavanomaista korkeampi tarkkaavaisuusaste kysymyksessä olevien palveluiden osalta, markkinaoikeus katsoo, että ulkoasun tietty samankaltaisuus ei ole riittävää saamaan aikaan sekaannusvaaraa vertailtavien merkkien välille.

7. Laajalti tunnetun tavaramerkin suoja

Asiassa on vielä arvioitava, saavatko ISS-tavaramerkit valittajan ISS A/S:n esittämin tavoin laajalti tunnetun tavaramerkin suojaa.

Laajalti tunnetun tavaramerkin vahvennetun suojan soveltaminen ei edellytä, että sen ja kolmannen käyttämän merkin välillä olisi sekaannusvaara, vaan riittävää on, että samankaltaisuuden aste merkin ja laajalti tunnetun tavaramerkin välillä aiheuttaa sen, että kohdeyleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa (ks. unionin tuomioistuimen tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C 252/07, EU:C:2008:655, 58 kohta, tuomio 18.6.2009, L'Oréal ym., C 487/07, EU:C:2009:378, 36 kohta, tuomio 10.12.2015, El Corte Inglés, C 603/14 P, EU:C:2015:807, 42 kohta sekä KHO 2011:4 ja KKO 2016:16).

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan merkkien välisen yhteyden olemassaoloa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste, tavarat, joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisteröity, mukaan luettuna näiden tavaroiden samankaltaisuuden tai erilaisuuden aste, sekä kohdeyleisö, aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus, aikaisemman tavaramerkin luontaisen tai käyttöön perustuvan erottamiskyvyn aste ja sekaannusvaaran olemassaolo yleisön keskuudessa. Tällainen yhteys aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin ja myöhemmän tavaramerkin välillä on olemassa silloin, jos myöhempi tavaramerkki herättää tavanomaisesti valistuneiden sekä kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien keskuudessa mielikuvan aikaisemmasta tavaramerkistä (edellä mainittu tuomio Intel Corporation, 42, 60 ja 63 kohta).

Nyt esillä olevassa asiassa laajalti tunnettuutta koskeva arviointi perustuu samaan selvitykseen, jonka perusteella markkinaoikeus on edellä arvioinut ISS A/S:n väitettä siitä, että ISS-tavaramerkit olisivat käytön kautta saavuttaneet kasvaneen erottamiskyvyn kioskitoimintaan liittyville liikkeenjohdollisille tukipalveluille. Markkinaoikeus on edellä katsonut, että asiassa esitetty selvitys ei osoita kasvanutta erottamiskykyä mainituille palveluille.

8. Johtopäätös

Edellä laajalti tunnetun merkin suojaa koskevasta väitteestä todettu huomioon ottaen ja lisäksi koska toisaalta kansainvälisen rekisteröinnin numero 1092139 F.S.S. (kuvio) ja toisaalta Euroopan unionissa voimassa olevan kansainvälinen rekisteröinti numero 968240 ISS (kuvio) sekä

EU-tavaramerkkien numero 1366426 ISS ja 1920396 ISS (kuvio) välillä ei ole sekaannusvaaraa, valitus on hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

PRH:n päätös

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Pertti Lenkkeri.

HUOMAA

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 11.12.2018 taltionumero 5845.