Trademark registration dismissed due to likelihood of confusion with a well-known prior EU trademark.

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 9.10.2015 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Aston Martin Lagonda Limited on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 9.10.2015 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi tavaramerkin numero 258724 AAW ASTON ALLOY WHEELS (kuvio) rekisteröinnin kumoamista varten.

Perusteet

Tavaramerkki AAW ASTON ALLOY WHEELS (kuvio) on sekoitettavissa valittajan aikaisempaan Euroopan unionin tavaramerkkiin (jäljempänä EU-tavaramerkki) numero 8367815 ASTON MARTIN.

Vertailtavien merkkien kattamat tavarat ovat käytännössä samoja.

Myös vertailtavat merkit ovat kokonaisuutena arvioiden samankaltaisia. Merkkeihin sisältyy sama sanaosa ASTON, joka on kummankin merkin hallitseva osa. Tavaramerkin AAW ASTON ALLOY WHEELS (kuvio) kuvio-osa on käytännössä erottamiskyvytön ja sen sanaosa ALLOY WHEELS ja siihen viittaava kirjainyhdistelmä AW ovat suoraan kuvailevia ja siten erottamiskyvyttömiä. Vaikka sanaosaa ASTON ei pidettäisi aikaisemman EU-tavaramerkin ASTON MARTIN hallitsevana osana, on sillä joka tapauksessa merkissä itsenäinen asema. Vertailtavat merkit ovat siten ulkoasultaan hyvin samankaltaisia. Myös lausuntatavaltaan vertailtavat merkit ovat hyvin samankaltaisia, koska tavallisessa puheessa kuluttaja todennäköisesti lausuu ainoastaan moniosaisen merkin ensimmäisen ja hallitsevan sanan. Merkityssisällön osalta vertailtavia merkkejä ei voida vertailla, koska aikaisemmalla EU-tavaramerkillä ASTON MARTIN tai sanaosalla ASTON ei ole mitään merkityssisältöä.

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon, että aikaisempi EU-tavaramerkki ASTON MARTIN on käytännössä notorisesti tunnettu asianomaisen kohdeyleisön eli autoilijoiden keskuudessa. Lisäksi EU-tavaramerkki ASTON MARTIN ja sen hallitsevin osa ASTON ovat hyvin erottamiskykyisiä, koska ne eivät merkitse mitään ja yhdistyvät kohdeyleisön keskuudessa vain ja ainoastaan valittajaan ja niihin tavaroihin, joiden yhteydessä merkkiä käytetään.

Kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon myös se, että tavaramerkki AAW ASTON ALLOY WHEELS (kuvio) koostuu käytännössä kahden kuuluisan autovalmistajan, Aston Martin Lagonda Limitedin ja Group Lotus PLC:n, tavaramerkeistä. Valittajan EU-tavaramerkin ASTON MARTIN hallitsevin osa ASTON on yhdistetty Group Lotus PLC:n kolmiomaiseen kuvioon ja päällekkäin sijoitettuihin kirjaimiin. Tavaramerkin AAW ASTON ALLOY WHEELS (kuvio) haltija on ilmeisesti yrittänyt näennäisesti estää sekaannusvaaran valittajan edellä mainittuun EU-tavaramerkkiin jäljittelemällä orjallisesti ei vain yhtä vaan kahta aikaisempaa tavaramerkkiä. Tavaramerkin AAW ASTON ALLOY WHEELS (kuvio) haltija on siten hakenut rekisteröintiä vilpillisessä mielessä.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä.

Kokonaisuutena arvioiden vertailtavat merkit eroavat toisistaan niin paljon, ettei tavaramerkki AAW ASTON ALLOY WHEELS (kuvio) ole sekoitettavissa valittajan aikaisempaan EU-tavaramerkkiin ASTON MARTIN. Merkeillä on myös merkityssisällöllinen ero. Aston on entinen kaupunki, nykyään kaupunginosa Birminghamissa Isossa-Britanniassa, kun taas Martin on useissa maissa yleinen miehen etunimi ja tarkoittaa englanniksi räystäspääskyä ja "alloy wheels" puolestaan tarkoittaa kevytmetallivanteita.

Pintal Oy:n vastaus

Vertailtavat merkit eivät ole sekoitettavissa. Tavaramerkki AAW ASTON ALLOY WHEELS (kuvio) liittyy kevytmetallivanteisiin, kun taas valittaja valmistaa Aston Martin merkkisiä urheiluautoja, joita varten valittaja on rekisteröinyt aikaisemman EU-tavaramerkin ASTON MARTIN. Merkkien välillä ei siten lähtökohtaisesti voi olla sekaannusvaaraa, koska ne koskevat eri tavaralajeja.

Valittajan aikaisempi EU-tavaramerkki on nimenomaan ASTON MARTIN eikä ASTON tai MARTIN, eikä valittajan valmistamiin autoihin käytännössä koskaan viitata yksinään jommallakummalla edellä mainitun EU-tavaramerkin osalla. Kumpikaan merkin osa ei myöskään hallitse kyseistä valittajan EU-tavaramerkkiä. Sanaa Aston on pidettävä ennen kaikkea kaupungin- tai paikannimenä eikä sen siten tulisi yksinään edes saada tavaramerkkisuojaa.

Myöskään laajalti tunnetun tavaramerkin suojan edellytykset eivät täyty valittajan aikaisemman EU-tavaramerkin ASTON MARTIN kohdalla. Tavaramerkki AAW ASTON ALLOY WHEELS (kuvio) on kuviomerkki, joka sisältää neljä sanaa, kun taas valittajan aikaisempi EU-tavaramerkki ASTON MARTIN muodostuu kahdesta sanasta, joista kumpikaan ei ole hallitseva. Koska merkit eivät ole sekoitettavissa toisiinsa, ei tavaramerkin AAW ASTON ALLOY WHEELS (kuvio) rekisteröinti voi myöskään merkitä valittajan aikaisemman EU-tavaramerkin ASTON MARTIN erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä tai olla haitaksi sen erottamiskyvylle tai maineelle.

Valittajan lausuma

Tavaroiden vertailu rekisteröintimenettelyssä perustuu tavaramerkkirekisteröintien tavaraluetteloihin eikä niihin tavaroihin, joiden yhteydessä merkkejä on tosiasiallisesti käytetty. Näin ollen merkitystä ei ole sillä, mitä tuotteita valittaja ja Pintal Oy tosiasiallisesti markkinoivat.

Sanaosa ASTON on molemmissa vertailtavissa merkeissä hallitsevassa asemassa. Merkin alkuosalla on erityistä painoarvoa merkkien vertailussa, ja kuluttajat kiinnittävät yleensä enemmän huomiota merkin ensimmäiseen osaan. Autoalalla on käytännössä yleistä viitata valittajan autoon nimenomaan "Astonina". ASTON on se osa merkkiä, joka jää voimakkaimmin kuluttajan mieleen ja jota käytetään myös yksin viittaamaan valittajan aikaisempaan EU-tavaramerkkiin ASTON MARTIN.

Tunnettu merkki on katsottava erityisen erottamiskykyiseksi, vaikka merkki ei olisikaan varsinaisesti laajalti tunnettu. Valittajan aikaisempi EU-tavaramerkki ASTON MARTIN on erittäin, jopa notorisesti, tunnettu autoilijoiden keskuudessa, joten koko merkki ja etenkin sen ensimmäinen ja kuluttajan huomion vangitseva osa ASTON on erityisen erottamiskykyinen ja nauttii erityisen vahvaa suojaa tavaramerkkinä. Käytännössä tavaramerkin AAW ASTON ALLOY WHEELS (kuvio) haltija pyrkii nimenomaan hyötymään tästä valittajan aiemman, hyvin tunnetun ja erottamiskykyisen tavaramerkin ASTON MARTIN nauttimasta maineesta ja erottamiskyvystä. Tämänkin vuoksi vertailtavien merkkien välillä on sekaannusvaara.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat ja oikeusohjeet

Asiassa on markkinaoikeudessa ensisijaisesti kysymys siitä, onko tavaramerkki AAW ASTON ALLOY WHEELS (kuvio) sekoitettavissa valittajan aikaisempaan EU-tavaramerkkiin ASTON MARTIN.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 9 kohdan (56/2000) mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa mainitun lain 57 §:ssä tarkoitettuun EU-tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin (996/1983) mukaan tunnusmerkkien katsotaan mainitun lain mukaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja.

Tavaroiden vertailu

Markkinaoikeus toteaa ensinnäkin, että tavaramerkin rekisteröinnin edellytyksiä arvioitaessa tavaroiden vertailussa merkitystä ei ole annettavissa sille, mitä tavaroita tai palveluita tosiasiassa tarjotaan, vaan tältä osin merkitystä on ainoastaan niillä tavaroilla tai palveluilla, jotka on merkitty tavara- tai palveluluetteloon. Nyt käsillä olevassa asiassa tavaroiden vertailussa huomioon otettavia tavaramerkin AAW ASTON ALLOY WHEELS (kuvio) kattamia tavaroita ovat siten kaikki ne tavarat, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, ja valittajan aikaisemman EU-tavaramerkin ASTON MARTIN kattamia tavaroita ovat kaikki ne tavarat, joita varten tämä tavaramerkki on rekisteröity.

Tavaramerkki AAW ASTON ALLOY WHEELS (kuvio) on rekisteröity luokassa 12 tavaroille: "Ajoneuvot; maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot; kaikki muut tavarat, jotka sisältyvät tähän luokkaan Nizzan luokituksen aakkosellisessa luettelossa."

Aikaisempi valittajan EU-tavaramerkki ASTON MARTIN on puolestaan rekisteröity luokan 12 osalta tavaroille: "Maa-, vesi- ja ilmakulkuneuvot; maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot; koneet; laivat, veneet, huvipurret; kauko-ohjattavat maa-, raide-, vesi- ja ilmakulkuneuvot; maa-, raide-, vesi- ja ilmakulkuneuvoihin sovitetut matot (muotoillut); osat ja tarvikkeet kaikille edellä mainituille tavaroille."

Merkkien kattamia tavaroita luokassa 12 on siten pidettävä samoina.

Kohdeyleisö

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta ja tuomio 13.2.2007, Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, 42 kohta).

Markkinaoikeus toteaa, että nyt kysymyksessä olevien tavaroiden kohdeyleisö koostuu sekä ammattilaisista että loppukuluttajista. Kohdeyleisön tarkkaavaisuusasteen voidaan katsoa olevan korkea osan tavaroista osalta, kun taas osan tavaroista osalta sen voidaan katsoa olevan tavanomainen.

Kun kohdeyleisön muodostaa useampi kuin yksi kohderyhmä, sekaannusvaaraa arvioidaan sen ryhmän perusteella, jonka tarkkaavaisuusaste on alhaisempi (ks. tuomio 15.7.2011, Ergo Versicherungsgruppe v. SMHV – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T-220/09, EU:T:2011:392, 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Edellä esitetty huomioon ottaen nyt esillä olevassa asiassa merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista.

Merkkien vertailu

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tutkittaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena. Vaikka kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijä, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi (ks. tuomio 22.10.2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, 36 ja 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on edelleen vakiintuneesti katsottu, että sekä kuviollisista että sanallisista osatekijöistä koostuvan merkin sanalliset osatekijät ovat lähtökohtaisesti erottamiskykyisempiä kuin kuviolliset osatekijät, koska keskivertokuluttaja viittaa kyseessä olevaan tuotteeseen helpommin mainitsemalla sen nimen kuin kuvailemalla merkin kuvio-osaa (ks. tuomio 1.3.2016, 1&1 Internet v. SMHV – Unoe Bank (1e1), T-61/15, EU:T:2016:115, 61 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Kuva tavaramerkeistä numero 8367815 ja numero 258724.

Vertailtavien merkkien ulkoasun osalta markkinaoikeus toteaa, että merkit ovat samanlaisia siltä osin kuin niihin molempiin sisältyy sanaosa ASTON. Ottaen huomioon, että edellä todetulla tavalla sanaosa ASTON muodostaa kummankin merkin erottamiskykyisimmän osan ja kyseisen sanaosan voidaan katsoa myös hallitsevan kumpaakin vertailtavaa merkkiä, merkkejä on pidettävä ulkoasultaan samankaltaisina. Tätä samankaltaisuutta eivät riitä poistamaan tavaramerkkiin AAW ASTON ALLOY WHEELS (kuvio) sisältyvä kuvio-osa kirjainyhdistelmineen eikä aikaisemman EU-tavaramerkin jälkimmäinen osa MARTIN, koska kohdeyleisöön kuuluvan tavallisen kuluttajan huomion on katsottava kiinnittyvän kummassakin merkeissä sanaosaan ASTON.

Vertailtavien merkkien lausuntatavan osalta markkinaoikeus toteaa, että merkit lausutaan samalla tavalla siltä osin kuin niissä kummassakin on sana "aston". Tavaramerkkiin AAW ASTON ALLOY WHEELS (kuvio) viitataan todennäköisesti pelkästään mainitulla sanaosalla, koska edellä todetusti sanaosa ALLOY WHEELS on tuskin havaittavissa kyseisessä merkissä eikä myöskään kirjainyhdistelmä AAW ole helposti luettavissa. Vaikka aikaisemmasta EU-tavaramerkistä puhuttaessa lausuttaisiin myös sen jälkimmäinen sana "martin", ei myöskään tämä riitä poistamaan kokonaan merkkien lausuntatavan samankaltaisuutta.

Vertailtavien merkkien merkityssisällön osalta markkinaoikeus toteaa, että edellä todetusti kohdeyleisöön kuuluva suomalainen tavallinen kuluttaja tuskin ymmärtää sanaa "aston" paikannimeä tarkoittavaksi nimitykseksi. Aikaisempaan EU-tavaramerkkiin sisältyvän sanan "martin" mainittu kohdeyleisöön kuuluva henkilö voi ymmärtää etu- tai sukunimenä. Sen sijaan mainitun henkilön ei voida katsoa ymmärtävän sanan "martin" tarkoittavan englannin kielellä räystäspääskyä. Koska kummallakaan merkillä ei ole varsinaista merkitystä suomalaiselle kohdeyleisölle, ei merkityssisällön vertailu vaikuta ulkoasusta ja lausuntatavasta todettuun samankaltaisuuteen.

Ottaen huomioon edellä todettu vertailtavien merkkien samankaltaisuus ulkoasun ja lausuntatavan osalta, on niitä pidettävä myös kokonaisuutena arvioiden samankaltaisina.

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi

Sekaannusvaaran arviointi riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin yleisö tuntee tavaramerkin kyseessä olevilla markkinoilla.

Valittaja on esittänyt, että sen aikaisempi EU-tavaramerkki ASTON MARTIN on erityisen tunnettu ja erottamiskykyinen myös ominaispiirteidensä johdosta.

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että koska sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että yleisö tuntee ne, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi (tuomio SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, 24 kohta; tuomio Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, 18 kohta ja tuomio Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 20 kohta). Näin ollen sekaannusvaara voi olla olemassa siitä huolimatta, että kyseiset tavaramerkit eivät ole kovin samankaltaisia, jos ne tavarat tai palvelut, jotka nämä tavaramerkit kattavat, ovat hyvin samankaltaisia ja jos aikaisempi tavaramerkki on erittäin erottamiskykyinen (tuomio Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 21 kohta).

Markkinaoikeus toteaa olevan mahdollista, että osa kohdeyleisöstä saattaa tunnistaa aikaisemman EU-tavaramerkin ASTON MARTIN. Valittaja ei ole kuitenkaan esittänyt mitään näyttöä merkkinsä erityisestä tunnettuudesta eikä myöskään sen erottamiskyvystä. Toisaalta ottaen huomioon, että mainittu merkki edellä todetulla tavalla ei ole kuvaileva eikä viitteellinen kysymyksessä olevien tavaroiden suhteen, on sitä kuitenkin pidettävä vähintään tavanomaisen erottamiskykyisenä ominaispiirteiltään.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, ottaen erityisesti huomioon, että vertailtavien merkkien kattamat tavarat ovat samoja, että kokonaisuutena arvioiden tavaramerkki AAW ASTON ALLOY WHEELS (kuvio) on sekoitettavissa aikaisempaan EU-tavaramerkkiin ASTON MARTIN edellä määritellyn kohdeyleisön piirissä. Koska tavaramerkkiä AAW ASTON ALLOY WHEELS (kuvio) hallitsee sanaosa ASTON, joka on aikaisemman EU-tavaramerkin ASTON MARTIN ensimmäinen ja hallitsevampi osa, tavaramerkistä AAW ASTON ALLOY WHEELS (kuvio) saatava kokonaisvaikutelma johtaa nyt esillä olevassa asiassa siihen, että kohdeyleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Vertailtavien merkkien välillä on siten olemassa sekaannusvaara.

Valituksenalainen Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 9.10.2015 on siten kumottava ja asia on palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi tavaramerkin AAW ASTON ALLOY WHEELS (kuvio) rekisteröinnin kumoamista varten.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 9.10.2015 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi tavaramerkin numero 258724 AAW ASTON ALLOY WHEELS (kuvio) rekisteröinnin kumoamista varten.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Nina Korjus ja Jaakko Ritvala.

PRH:n päätös.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.