Legislator Case Law & Legislation
DE FR IT EN
Analyze in Legislator
MAO:347/17 AI generated

Trademark court remands case to Patent Office due to new evidence of widespread fame for plaintiff's marks.

Case Number MAO:347/17
Court / Authority
Jurisdiction Finland (FI)
Decision Date
Outcome Partially Allowed
Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Legislator summary

AI generated

The Market Court set aside the Patent and Register Office's decision to remove the defendant's trademark and remanded the case for reconsideration. The plaintiff submitted new evidence demonstrating that its registered trademarks had achieved widespread fame and distinctiveness through long-term use. Consequently, the court found the original assessment of distinctiveness and likelihood of confusion to be flawed and insufficiently supported by the new facts.

Legislator headnote

AI generated

Patentilaki 1301/2011 10 §; 101 §: When new evidence in a trademark opposition or cancellation proceeding demonstrates that the plaintiff's marks have acquired widespread fame and high distinctiveness, the court must remand the case to the administrative authority for a fresh evaluation of the likelihood of confusion and unfair competition.

Keywords

AI generated
trademark distinctiveness widespread fame likelihood of confusion remand for reconsideration unfair competition trademark cancellation new evidence

Cited Legislation

AI generated
Patentilaki 1301/2011 10 §
Patentilaki 1301/2011 101 §
AI generated
market_2020_414
Market Court allows trademark registration after applicant narrows goods and obtains consent from prior rights holder.
market_2018_590
Market Court cancels trademark registration due to likelihood of confusion despite different meanings.
market_2014_939
Trademark registration allowed when overall distinctiveness outweighs shared word elements causing no confusion.
market_2015_403
Market Court quashes Patent Office decision for lack of distinctiveness, remanding case due to classification errors.
market_2017_761
Trademark 'VOIMAPUURO' partially allowed for oats but dismissed for porridge and muesli due to descriptive nature.

Need to analyze how this precedent applies to your matter?

Cross-reference this judgment against statutes, commentaries, and subsequent citing case law inside Legislator AI.

Open in Legislator →

Full text

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 5.2.2016 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Bayerische Motoren Werke AG on vaatinut, että tavaramerkkirekisteröinti numero 259060 BLAUKREUZ WHEELS (kuvio) poistetaan tavaramerkkirekisteristä kokonaisuudessaan.

Perusteet

Vannetukku.fi Oy:n tavaramerkki numero 259060 on sekoitettavissa valittajan EU-tavaramerkkiin numero 91884, kansalliseen tavaramerkkiin numero 25184 ja kansainväliseen rekisteröintiin numero 955419. Päinvastoin kuin valituksenalaisessa päätöksessä on todettu, kaikki valittajan edellä todetut merkit ovat erittäin erottamiskykyisiä jo sellaisinaan ja ne ovat saavuttaneet vielä korkeamman erottamiskyvyn tason pitkäaikaisen ja laajamittaisen käytön sekä erittäin korkean tunnettuuden asteen perusteella. Valittajan merkki on Suomessa vakiintunut ja äärimmäisen laajalti tunnettu myös nyt kysymyksessä olevana väriyhdistelmänä.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan valittaja on valituksessaan lähinnä toistanut aiemmin esittämänsä perusteet. Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Vannetukku.fi Oy:n vastaus

Vaatimukset

Vannetukku.fi Oy on vaatinut valituksen hylkäämistä.

Perusteet

Vastauksessa on esitetty muun ohessa, että valituksenalaisessa päätöksessä vertaillut asianosaisten merkit eivät ole sekoitettavissa toisiinsa.

Valittajan lausuma ja lisälausuma

Valittaja on antanut kaksi lausumaa, joista jälkimmäisessä lisälausumassa se on esittänyt muun ohella, että vastaajan tavaramerkki numero 259060 aiheuttaa sekaannusvaaran valituksenalaisessa päätöksessä mainittuihin valittajan tavaramerkkeihin. Sekaannusvaara sisältää myös vaaran tavaramerkkien välisestä mielleyhtymästä. Valittajan tavaramerkit ovat myös laajalti tunnettuja, mistä lisälausuman liitteenä on lisänäyttöä.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausuma

Patentti- ja rekisterihallitukselta pyydetyn lausuman mukaan valittajan lisälausuman liitteenä toimitettu näyttö osoittaa, että sen EU-tavaramerkki numero 91884 näyttäisi olevan laajalti tunnettu Euroopan unionin alueella. Näin ollen Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, että tavaramerkin numero 259060 voidaan katsoa merkitsevän laajalti tunnetun

EU-tavaramerkin (BMW-kuviomerkki) erottamiskyvyn ja maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä ja olevan haitaksi sen erottamiskyvylle ja maineelle.

Vannetukku.fi Oy:n kuuleminen

Vastaaja ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausumaa valittajan lisälausuman johdosta.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Valittaja on lisälausumassaan markkinaoikeudelle esittänyt uutta näyttöä tavaramerkkiensä laajalti tunnettuudesta.

Asia on valittajan esittämän uuden selvityksen perusteella tullut uuteen tilaan. Markkinaoikeus ei ota ensi asteena ratkaistavakseen, mikä merkitys valittajan vasta markkinaoikeudessa esittämälle uudelle selvitykselle on annettava, vaan palauttaa asian sitä asiallisesti ratkaisematta Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 5.2.2016 tekemän päätöksen ja palauttaa kansallisen tavaramerkin numero 259060 rekisteröinnin kumoamista koskevan asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

MUUTOKSENHAKU

Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin perusteella tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Markus Mattila.

PRH:n ratkaisu.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.