Trademark infringement found; damages awarded; excessive legal fees rejected; case partially allowed.

KANNE

Vaatimukset

BBS GmbH on vaatinut, että markkinaoikeus

1. vahvistaa, että vannetukku.fi Oy loukkaa BBS GmbH:n tavaramerkkiä numero 122033 markkinoimalla ja myymällä kevytmetallivanteita ja vanteisiin kuuluvia keskiömerkkejä tunnuksella 885,

2. kieltää vannetukku.fi Oy:tä jatkamasta tai toistamasta kohdassa 1 tarkoitettua loukkausta,

3. velvoittaa vannetukku.fi Oy:n suorittamaan BBS GmbH:lle kohtuullisena hyvityksenä BBS GmbH:n tavaramerkkioikeutta loukkaavan merkin käytöstä 36.800 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tuomion antamisesta ja

4. velvoittaa vannetukku.fi Oy:n suorittamaan BBS GmbH:lle vahingonkorvauksena BBS GmbH:n tavaramerkkioikeuden loukkauksena aiheuttamasta vahingosta 36.800 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tuomion antamisesta.

Lisäksi BBS GmbH on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa vannetukku.fi Oy:n korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 131,82 eurolla ja palkkion osalta 90.472,50 eurolla eli yhteensä 90.604,32 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Vannetukku.fi Oy (jäljempänä myös Vannetukku) markkinoi ja myy kevytmetallivanteita ja vanteisiin kuuluvia keskiömerkkejä käyttämällä tunnusta 885, joka on sekoitettavissa BBS GmbH:n (jäljempänä myös BBS) tavaramerkkiin BBS. Tavarat ovat kevytmetallivanteiden osalta samoja. Keskiömerkit ovat olennainen ja kiinteä osa metallivannetta, minkä vuoksi keskiömerkkejä on pidettävä erittäin samankaltaisina tavaroina kuin kevytmetallivanteet.

Merkit ovat erittäin samankaltaisia visuaalisesti ja foneettisesti. Merkit ovat kuviomerkkejä ja ne ovat samanpituisia. Merkit koostuvat kolmesta samankokoisesta merkistä, jotka on aseteltu samaan asentoon kursiivisesti ja jotka ovat käytetyltä kirjasinlajiltaan samankaltaiset. Lisäksi molempien merkkien ympärille on samoihin kohtiin luotu varjot ja molempien merkkien sisältämät merkit on lihavoitu. Vannetukun käyttämät numerot muistuttavat BBS:n tavaramerkin sisältämiä kirjaimia. Vanteita ostettaessa ja niiden asentamisen jälkeen merkkejä tarkastellaan vahvan visuaalisesti. Samankaltaisuutta ei poista punainen ympyrä Vannetukun käyttämässä tunnuksessa. Merkit voidaan lisäksi lausua täsmälleen samalla tavalla.

Asiaa arvioitaessa tulee lisäksi ottaa huomioon EU:n teollisoikeuksien viraston (EUIPO) 15.7.2016 antama päätös koskien Paalupaikka Oy:n rekisteröimää EU-tavaramerkkiä 885 numero 013696836. EUIPO katsoi kyseisessä ratkaisussaan, että Paalupaikka Oy:n EU-tavaramerkki 885 aiheuttaa sekaannusvaaran BBS GmbH:n saksalaiseen BBS kuviotavaramerkkiin, josta syystä EUIPO hyväksyi BBS GmbH:n väitteen ja kumosi Paalupaikka Oy:n EU-tavaramerkin 885.

Se, että Vannetukulla on väitetysti lisenssi EU-tavaramerkkiin 885, ei poista sitä, että Vannetukku on loukannut BBS-merkkiä. BBS-merkillä on aikaprioriteetti. Myöhemmän tavaramerkin omistaminen ei tuota positiivista oikeutta käyttää merkkiä tai muutoin poista aikaisemman tavaramerkkioikeuden loukkausta.

Vannetukku on toiminut vähintään tuottamuksellisesti ja se on siten velvollinen kohtuullisen hyvityksen lisäksi maksamaan BBS:lle korvauksen kaikesta loukkauksen aiheuttamasta vahingosta. BBS on yksi maailman tunnetuimmista vannevalmistajista. Vannetukku on siten ollut tietoinen tavaramerkistä BBS valitessaan tunnusta myymilleen kevytmetallivanteille. BBS on useita kertoja lähestynyt Vannetukkua kirjeitse vaatien sitä lopettamaan loukkaavan tunnuksen käytön. Ensimmäinen kirje on lähetetty 22.6.2015. Vannetukku on myynyt kevytmetallivanteita käyttäen tunnusta 885 vielä kanteen vireilletulopäivänä.

Keskiömerkki 885 myydään lähtökohtaisesti aina yhdessä 885-vanteen kanssa ja näin ollen 885-vanteita on myyty vähintään yhtä paljon kuin 885-keskiömerkkejä. Vannetukku on ilmoittanut myyneensä vuoden 2014 lopun ja haasteen tiedoksiantopäivän välisenä noin 1,5 vuoden aikana yhteensä 2.038 tunnuksella 885 varustettua keskiömerkkiä, eli arviolta vähintään 1.360 kappaletta vuodessa. Vannetukun ilmoituksen mukaan 885-vanteita voidaan myydä myös ilman keskiömerkkiä. BBS:n arvion mukaan tällaisten vanteiden myyntimäärä on ollut noin 240 kappaletta vuodessa. Kohtuullisen hyvityksen ja vahingonkorvauksen laskemisen perusteeksi on siten otettava arvio siitä, että 885-vanteita on myyty 1.600 kappaletta vuodessa, eli yhteensä noin 3.200 kappaletta vuoden 2014 lopusta vuoden 2016 loppuun saakka. Kun Vannetukun saama keskimyyntihinnasta laskettu arvonlisäveroton myyntitulo on ollut noin 115 euroa per vanne, on 885 vanteiden Vannetukulle tuottaman liikevaihdon määrä siten ollut yhteensä noin 368.000 euroa.

Ottaen huomioon, että BBS ei käytännössä lisensoi sen tavaramerkkioikeuksia mistään hinnasta ja että BBS:n tavaramerkki on erittäin tunnettu maailmanlaajuisesti, kohtuullisen hyvityksen laskemisen perusteeksi otettavan lisenssimaksun suuruus on arvioitava merkittäväksi. Oikea ja kohtuullinen rojaltiprosentti on 10 prosenttia tuotteiden tuottamasta liikevaihdosta. Kohtuullisen hyvityksen määrä on siten 36.800 euroa.

Vahingonkorvauksen määrä tulee laskea Vannetukun saaman perusteettoman voiton perusteella. BBS:n arvion mukaan Vannetukun saama voitto on noin 20 prosenttia kunkin vanteen tuottamasta liikevaihdosta. Arviossa on otettu huomioon sitä pienentävänä tekijänä arvio vanteiden hankintakulusta sekä muista Vannetukun toimintaan liittyvistä kuluista, maksuista ja vähennyksistä. BBS:lle aiheutuneen vahingon määrä on siten yhteensä 73.600 euroa. Vahingonkorvausta tulee tuomita korvattavaksi kohtuullisen hyvityksen määrän ylittävä osa, eli 36.800 euroa.

VASTAUS

Vaatimukset

Vannetukku.fi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää kanteen.

Lisäksi vannetukku.fi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa BBS GmbH:n korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 12.587,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Merkin 885 käyttäminen ei loukkaa kantajan tavaramerkkioikeutta. Vannetukulla on EU-tavaramerkin 885 haltijana yksinoikeus käyttää merkkiä tuotteidensa ja palveluidensa tunnuksena.

Asiassa ei ole tarpeen arvioida merkkien sekoitettavuutta. Merkit ovat joka tapauksessa kokonaisuutena arvioiden visuaalisesti ja foneettisesti huomattavan erilaiset.

Vanteen keskiömerkki ei ole olennainen osa vannetta. Keskiömerkki voi olla tyhjä tai siinä voi olla kuvio, ja vanne voi olla ilman keskiömerkkiä. Vannetukun myymissä 885-vanteissa ei ole merkintää "885" missään muualla kuin irtonaisessa keskiömerkissä. Vanne myydään sen ulkonäön perusteella. Jos asiakas ei halua 885-merkkiä vanteisiinsa, niin tällöin vanteita ei ole myyty 885-tavaramerkin avulla, vaan siitä huolimatta. Vannetukku on myynyt 885-tavaramerkkiä käyttäen vain kahta vannetyyppiä, joissa molemmissa vanne on kokonaisuudessaan samaa valua. Vastaava BBS:n vanne on saman näköinen, mutta se koostuu kahdesta irtonaisesta osasta. 885-vanne ja BBS:n vastaavan näköinen vanne eroavat toisistaan laadun ja hinnan osalta. Myös vanteiden kohderyhmät ovat erilaiset. Vannetukku lisäksi ilmoittaa verkkosivuillaan, jonka kautta sen kaikki myynti tapahtuu, että 885 on oma itsenäinen vannevalmistaja, jolla ei ole minkäänlaisia omistuksellisia, toiminnallisia tai muuta yhteyttä BBS:ään.

BBS:n kohtuullisen hyvityksen määrittämisessä käyttämä rojaltiprosentti on epärealistinen. Vaikka BBS on väittänyt, että se ei käytännössä lisensoi tavaramerkkiään mistään hinnasta, on se kuitenkin vuokrannut tavaramerkin sen omistajayhtiöltä BBS Japan Co. Ltd -nimiseltä yhtiöltä. Vaikka BBS olisi tunnettu merkki autoharrastelijoiden keskuudessa, se ei ole yleisesti tunnettu kuluttajien keskuudessa Suomessa.

Vannetukku on myynyt 885-vanteita ja keskiömerkkejä vuoden 2014 lopulta alkaen. Vannetukku on myynyt 885-keskiömerkkejä haasteen tiedoksiantopäivään mennessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja muualla Euroopassa yhteensä 2.038 kappaletta ja niiden myynnin tuottama liikevaihto on ollut yhteensä 124,08 euroa. Vähäinen liikevaihto johtuu siitä, että merkkejä on toimitettu testikäyttöön noin 40 kappaletta, asiakastakuuseen noin 60 kappaletta ja sivuliikkeisiin 48 kappaletta. Luovutetuista keskiömerkeistä ei pääsääntöisesti ole peritty kauppahintaa. Vannetukun myynnistä noin puolet on myyntiä kuluttajille ja noin puolet tukkumyyntiä yrityksille. Tukkuhinnat ovat alhaisempia kuin kuluttajahinnat.

Vannetukku ei ole toiminut huolimattomasti. BBS:n vahingonkorvausvaatimuksen perusteena oleva oletus 885-vanteiden tuottamasta liikevoitosta on lisäksi epärealistinen. Vannetukun myymien 885-vanteiden liiketoiminta on investointivaiheessa, joka kestää vuosia. Vannetukun liiketulos on 885-vanteiden osalta edelleen tappiollinen. Väitetystä tavaramerkkiloukkauksesta ei siten ole syntynyt Vannetukulle voittoa. BBS:n liikevaihto sen sijaan on kasvanut.

TODISTELU

Asiakirjatodistelu

Kantaja

1. Tavaramerkkirekisteröinti numero 122033

2. Tavaramerkkilisenssin vahvistuskirja

3. Ilmoitus merkinnästä tavaramerkkirekisteriin 15.4.2016

4. Kieltokirje 22.6.2015

5. Kieltokirje 23.2.2016

6. Kuvakaappauksia vannetukku.fi-sivustolta 22.6.2015

7. Kuvakaappauksia vannetukku.fi-sivustolta 23.2.2016

8. Otteita internetsivustoilta

9. Otteet keskiömerkin värin käytöstä Aasiassa ja USA:ssa

10. Kuvakaappauksia 885wheels.com-sivustolta

11. Alcar Finland Oy:n BBS-vanteiden myyntiesitteitä

12. BBS GmbH:n yhtiöesittely

13. Ote Best Brand 2006 – Auto Motor und Sport

14. Ote Best Brand 2006 – Motor Sport Aktuell

15. Ote Best Innovation 2006 – Sema Show Las Vegas

16. Ote Design winner of Germany’s Auto Bild sportscars magazine 2006

17. Ote Germany’s First Choice – Kategorie Felgen – auto.de Leserwahl 2009

18. Ote Best Brand 2009 – Auto Motor und Sport

19. Ote Best Brand 2010 – Auto Motor und Sport

20. Ote Best Brand 2012 – Auto Bild

21. Ote Theoaward / Tuning Award 2014 – Kategorie Felgen

22. Ote Die Best Marken 2015/16 – Auto Bild

Vastaaja

1. Ote internetsivustolta www.tmdn.org

2. Ote vannetukku.fi-sivustolta 28.10.2016

3. Valokuvia eri automerkkien keskiömerkeistä

Katselmusesine

Vastaaja

1. 885-keskiömerkillä myytävä vanne keskiömerkkeineen

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1. Asian taustaa sekä kysymyksenasettelu

1. BBS Japan Co. Ltd -nimiselle yhtiölle on rekisteröity tavaramerkki numero 122033 BBS (kuvio), johon se on myöntänyt kantajalle BBS GmbH:lle yksinomaisen rajoittamattoman käyttöoikeuden. Tavaramerkki on rekisteröity 21.9.1992 ja se kattaa muun ohella henkilöautojen kevytmetallivanteet luokassa 12. Tavaramerkin etuoikeuspäivä on 8.5.1990.

Kuva 1. BBS:n tavaramerkki

2. Vannetukku on verkkosivuillaan myynyt ja markkinoinut vuoden 2014 lopulta alkaen erilaisia kevytmetallivanteita ja vanteisiin kuuluvia keskiömerkkejä käyttäen sekä verkkosivuilla että keskiömerkeissä merkkiä 885.

Kuva 2. Vannetukun käyttämä merkki

3. BBS on kanteensa perusteena vedonnut siihen, että Vannetukun käyttämä merkki 885 aiheuttaa sekaannusvaaran tavaramerkkiin BBS, ja että Vannetukun menettely siten loukkaa BBS:n tavaramerkkiä.

4. Vannetukku on puolestaan kanteen hylkäämisen perusteena vedonnut siihen, että se on ollut oikeutettu käyttämään merkkiä 885, koska kyseessä on Paalupaikka Oy:lle 14.4.2014 rekisteröity EU-tavaramerkki numero 012283231 885 (kuvio) ja Paalupaikka Oy on myöntänyt Vannetukulle käyttöoikeuden tähän merkkiin. EU-tavaramerkin etuoikeuspäivä on 6.11.2013. Vannetukku on lisäksi vedonnut kanteen hylkäämisen perusteena siihen, että sen käyttämä merkki 885 ei joka tapauksessa aiheuta sekaannusvaaraa BBS:n tavaramerkkiin BBS.

5. Asiassa on siten kysymys siitä, aiheuttaako Vannetukun käyttämä merkki sekaannusvaaran BBS:n tavaramerkkiin BBS. Asiassa on Vannetukun väitteen johdosta arvioitava lisäksi sen seikan merkitystä, että Vannetukun käyttämä merkki on rekisteröity EU-tavaramerkki. Lopuksi on tarvittaessa arvioitava kysymystä väitettyyn loukkaukseen perustuvasta velvollisuudesta maksaa hyvitystä ja vahingonkorvausta.

2. Sovellettavista säännöksistä

6. Loukkaavaksi väitetty menettely on aloitettu vuonna 2014 ja se jatkuu edelleen. Markkinaoikeus toteaa, että loukkaavaksi väitettyä menettelyä arvioidaan loukkauksen tekohetkellä voimassa olleiden tavaramerkkilain säännösten perusteella. Siltä osin kuin loukkaavaksi väitetty menettely on tapahtunut 1.9.2016 jälkeen, sitä arvioidaan nyt voimassa olevien säännösten perusteella.

7. Tavaramerkkilain 4 §:n 1 momentin (56/2000) mukaan oikeus tavaran tunnusmerkkiin sisältää sen, että elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa tavaroittensa tunnuksena käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa tai liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, siihen luettuna myös suullinen käyttäminen. Lain 6 §:n 1 momentin (996/1983) mukaan tunnusmerkkien katsotaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja.

8. Tavaramerkkilain edellä selostettuja säännöksiä on muutettu 1.9.2016 voimaan tulleella lailla tavaramerkkilain muuttamisesta (616/2016). Lain esitöiden (HE 24/2016 vp ja TaVM 9/2016 vp) perusteella uudistus on tehty tavaramerkkilain muuttamiseksi vastaamaan nykyistä paremmin Euroopan unionin oikeuden vaatimuksia ja uudistus ei varsinaisesti ole muuttanut vallitsevaa oikeustilaa. Vallitseva oikeustila on kuitenkin tullut muutosten myötä selkeämmin luettavaksi lain tekstistä. Lisäksi hallituksen esityksessä on nimenomaisesti sekaannusvaaraa koskevan säännöksen osalta todettu, että pykälässä käytetään tavaramerkkidirektiivin mukaista käsitettä sekaannusvaara käsitteen sekoitettavuus sijasta, eikä käsitteen vaihtaminen muuta oikeustilaa (HE 24/2016 vp s. 15).

9. Tavaramerkkilain 1.9.2016 voimaan tulleen 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää jäljempänä säädetyin poikkeuksin sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

3. Sekaannusvaaran arviointi

10. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkkien välillä on sekaannusvaara, jos kohdeyleisö saattaa erehtyä kyseisten tavaroiden tai palvelujen alkuperästä eli luulla, että aikaisemman tavaramerkin kattamat ja myöhemmällä tavaramerkillä markkinoidut tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai toisiinsa taloudellisesti liittyvistä yrityksistä. (ks. esim. tuomio 29.9.1998, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer, C-39/97, EU:C:1998:442, 26 ja 29 kohta sekä tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 17 kohta).

11. Sekaannusvaaran arvioinnissa on kysymys kokonaisarvioinnista, jossa on otettava huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen merkitykselliset tekijät. Huomioon tulee ottaa merkkien ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön liittyvät seikat sekä erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sekaannusvaaran on vakiintuneesti katsottu olevan sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on ja mitä samankaltaisempia ovat merkkien tarkoittamat tavarat tai palvelut (ks. esim. tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 16–21 kohta).

12. Arvioitaessa tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuutta tämän kokonaisarvioinnin on perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan ja siinä on otettava huomioon erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sillä, miten kysymyksessä olevien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Yleensä keskivertokuluttaja käsittää tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan merkin erilaisia yksityiskohtia (ks. esim. tuomio 11.11.1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, 23 kohta sekä tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 25 kohta).

13. Asiassa on riidatonta, että Vannetukku on myynyt ja markkinoinut kevytmetallivanteita ja vanteisiin kuuluvia keskiömerkkejä käyttäen merkkiä 885. Kysymys on siten ollut BBS:n tavaramerkin kattamiin autojen kevytmetallivanteisiin nähden samoista tai keskiömerkkien osalta vähintäänkin hyvin samankaltaisista tavaroista.

14. Vannetukku on esittänyt, että BBS- ja 885-merkkisten vanteiden kohdeyleisöt eivät ole samat johtuen muun ohella vanteiden erilaisesta laadusta ja hinnasta. Markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä olevien tavaroiden kohdeyleisön on katsottava koostuvan sellaisista kuluttajista, jotka ylipäänsä ostavat kysymyksessä olevia tavaroita eli tässä tapauksessa vanteita. Kohdeyleisö on arvioitava abstraktisti eikä tässä arvioinnissa ole merkitystä kantajan ja vastaajan myymien vanteiden mahdollisilla hinta- ja laatueroilla. Kysymyksessä olevien tavaroiden kohdeyleisön on katsottava koostuvan sellaisista tavanomaisen tarkkaavaisista suomalaisista keskivertokuluttajista, jotka ovat henkilöautojen omistajia tai haltijoita.

15. BBS:n tavaramerkin ja Vannetukun käyttämän merkin ulkoasujen yhteneväisyyden osalta markkinaoikeus toteaa seuraavan. Molemmat merkit koostuvat kolmesta kirjasimesta ja ne ovat suhteiltaan samankokoisia. Molempien merkkien kirjasimet ovat lihavoidut ja kursivoidut sekä varjostettu samoilta kohdin ja ne on aseteltu vierekkäin. Vannetukun käyttämässä merkissä oleva numero kahdeksan muistuttaa kirjainta B ja numero viisi muistuttaa kirjainta S. Kirjasimet ovat siten asettelultaan ja muodoltaan huomattavan samankaltaisia. Vannetukun käyttämää merkkiä on näistä syistä pidettävä ulkoasultaan erittäin samankaltaisena kuin BBS:n tavaramerkkiä BBS. Tehtyyn johtopäätökseen ei vaikuta se, että Vannetukun merkki on värillinen toisin kuin BBS:n mustavalkoinen tavaramerkki, eikä se, että Vannetukun merkki sisältää kirjasinten taustalla pallokuvion, joka on yksinkertainen geometrinen perusmuoto ja siten vailla erottamiskykyä.

16. Merkkien lausuntatavan osalta markkinaoikeus toteaa, että BBS ja 885 äännetään eri tavoin, joten lausuntatavaltaan niitä ei voida pitää samankaltaisina. Myöskään merkkien merkityssisällön ei voida katsoa olevan samankaltainen.

17. Merkkien välistä sekaannusvaaraa koskevassa kokonaisarvioinnissa on edellä todetuin tavoin otettava huomioon myös tavaramerkin BBS erottamiskyvyn aste. Asiassa on riidatonta, että BBS on hyvin tunnettu merkki autojen rakentelijoiden ja niin sanottujen tuunaajien keskuudessa. BBS on lisäksi väittänyt, että BBS on tunnettu tavaramerkki henkilöajoneuvojen omistajien ja haltijoiden keskuudessa. BBS on esittänyt tästä näyttönä muun ohella otteita erilaisten ulkomaisten aikakauslehtien lukijakyselyistä. Todetun näytön ei voida kuitenkaan katsoa osoittavan BBS:n tavaramerkin tunnettuisuutta Suomessa. Tavaramerkkiä BBS on siten pidettävä normaalisti erottamiskykyisenä merkkinä.

18. Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin osalta markkinaoikeus vielä toteaa, että vaikka kirjasimet ovat tavaramerkissä BBS kirjaimia ja merkissä 885 numeroita, kohdeyleisöön kuuluva keskivertokuluttaja käsittää merkit yleensä kokonaisuutena. Vaikka kyseessä olevissa kirjaimissa ja numeroissa on niitä erikseen vertailtaessa havaittavissa joitakin pieniä eroja, ovat merkit edellä todetuin tavoin ulkoasultaan huomattavan samankaltaisia. Siten edellä todetuille eroavaisuuksille merkkien lausuntatavassa ja merkityssisällössä ei ole annettava kokonaisarvioinnissa merkitystä. Kokonaisarvioinnin osalta on myös otettava huomioon se, että merkkejä käytetään kevytmetallivanteiden keskiömerkeissä, joita havainnoidaan usein etäältä ja siten, että merkki saattaa olla havainnoijaan nähden muussa kuin vaakasuorassa asennossa, jolloin merkkien välisten pienten erojen havainnointi voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta.

19. Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että ottaen erityisesti huomioon BBS:n tavaramerkin ja Vannetukun käyttämän merkin ulkoasun samankaltaisuuden aste sekä se, että merkkiä 885 on käytetty tavaramerkin BBS kattamiin tavaroihin nähden identtisille ja vähintään hyvin samankaltaisille tavaroille, on kohdeyleisö saattanut luulla merkeillä tarjottujen tavaroiden olevan samaa kaupallista alkuperää tai mahdollisesti peräisin taloudellisessa etuyhteydessä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Asiaa ei ole perusteita arvioida toisin siitä syystä, että Vannetukku on sittemmin lisännyt markkinoinnissa ja myynnissä käyttämilleen internetsivuille ilmoituksen siitä, että 885 on itsenäinen vannevalmistaja, jolla ei ole omistuksellista, toiminnallista tai muuta yhteyttä BBS GmbH -yhtiöön. Markkinaoikeus katsoo näin ollen, että tavaramerkin BBS ja Vannetukun käyttämän merkin 885 välillä on sekaannusvaara.

4. Johtopäätös väitetystä tavaramerkkiloukkauksesta

20. Vannetukku on vedonnut siihen, että se on ollut oikeutettu käyttämään merkkiä 885, koska merkki on rekisteröity Paalupaikka Oy:lle 14.4.2014 EU-tavaramerkkinä numero 012283231 885 (kuvio) ja Paalupaikka Oy on myöntänyt Vannetukulle käyttöoikeuden tähän merkkiin. Merkin etuoikeuspäivä on 6.11.2013. Markkinaoikeus toteaa, että väitetyn loukkauksen kohteena olevan tavaramerkin BBS etuoikeuspäivä on riidattomasti 8.5.1990. Näin ollen tavaramerkillä BBS on aikaprioriteetti suhteessa mainittuun EU-tavaramerkkiin, eikä siten Vannetukun vetoamalla myöhäisemmällä EU tavaramerkki-rekisteröinnillä ole merkitystä arvioitaessa väitettyä tavaramerkkiloukkausta (ks. tuomio 21.2.2013, Fédération Cynologique Internationale, C-561/11, EU:C:2013:91, 52 kohta).

21. Edellä todetusti tavaramerkin BBS ja Vannetukun käyttämän merkin 885 välillä on sekaannusvaara. Kun Vannetukku on käyttänyt mainittua merkkiä 885 markkinoidessaan ja myydessään kevytmetallivanteita ja niihin kuuluvia keskiömerkkejä, on se loukannut BBS:n tavaramerkkioikeutta.

5. Vahvistus- ja kieltoseuraamukset

22. Asiassa on edellä todetun loukkauksen johdosta vahvistettava, että Vannetukku loukkaa BBS:n tavaramerkkiä markkinoimalla ja myymällä kevytmetallivanteita ja vanteisiin kuuluvia keskiömerkkejä käyttämällä kohdassa 2 kuvattua merkkiä 885. Mainitun menettelyn jatkaminen ja toistaminen on samoin perustein myös kiellettävä.

6. Hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimukset

23. BBS on lähtenyt siitä, että Vannetukun liikevaihto BBS:n tavaramerkkiä loukkaavia vanteiden osalta on ollut noin 368.000 euroa. Hyvitysvaatimuksen määrä 36.800 euroa perustuu 10 prosentin käyttökorvaukseen tästä liikevaihdon määrästä. Lisäksi BBS:lle on sen mukaan aiheutunut vahinkoa, jonka hyvityksen määrän ylittävä osa on 36.800 euroa.

6.1. Hyvitys

24. Tavaramerkkilain 38 §:n 2 momentin mukaan, joka tahallaan tai huolimattomuudesta loukkaa oikeutta tavaran tunnusmerkkiin, on velvollinen suorittamaan loukatulle kohtuullisen hyvityksen merkin käyttämisestä sekä korvauksen kaikesta vahingosta, jonka loukkaus aiheuttaa. Jos huolimattomuus on vain lievää, korvausta vahingosta voidaan sovitella. Pykälän 3 momentin mukaan, jos huolimattomuuttakaan ei ole, loukkaaja on velvollinen suorittamaan kohtuullisen hyvityksen merkin käyttämisestä.

25. Tavaramerkkilain 38 §:n esitöiden (HE 26/2006 vp s. 23) mukaan hyvitys tulee suorittaa, vaikka loukattu ei osoittaisi kärsineensä tappiota teon johdosta. Hyvitys on siten riippumaton niistä taloudellisista menetyksistä, joita oikeudeton käyttäminen on saattanut aiheuttaa. Hyvityksen laskennallisena perusteena voidaan useimmissa tapauksissa pitää tavanomaista käyttökorvausta eli lisenssimaksua. Velvollisuus suorittaa hyvitystä ei edellytä huolimattomuutta.

26. Markkinaoikeus on edellä todennut Vannetukun loukanneen BBS:n tavaramerkkioikeutta. Vannetukku on näin ollen tuottamuksestaan riippumatta velvollinen suorittamaan BBS:lle hyvityksen sen tavaramerkin käyttämisestä. Hyvityksen suuruus määräytyy lähtökohtaisesti tunnuksen käyttämisestä vastaavassa tilanteessa tavanomaisesti suoritettavan käyttökorvauksen mukaisesti.

27. BBS:n mukaan hyvityksen perusteeksi tulee asettaa 10 prosentin lisenssimaksu tuotteiden tuottamasta liikevaihdosta ottaen huomioon, että BBS ei käytännössä lisensoi sen tavaramerkkioikeuksia mistään hinnasta ja että BBS:n tavaramerkki on erittäin tunnettu maailmanlaajuisesti. Vannetukku on väittänyt, että BBS:n esittämä prosenttiluku on epärealistinen, kun BBS on väitteestään huolimatta lisensoinut sen tavaramerkin omistajalta BBS Japan Co. Ltd -nimiseltä yhtiöltä.

28. Markkinaoikeus on edellä tavaramerkin BBS erottamiskyvyn arvioinnin osalta katsonut, ettei tavaramerkin BBS ole osoitettu olevan erittäin tunnettu Suomessa kohdeyleisön eli sellaisten keskivertokuluttajien keskuudessa, jotka ovat henkilöautojen omistajia tai haltijoita. Tästä ei kuitenkaan seuraa, ettei BBS:n tavaramerkin tunnettuudesta esittämillä seikoilla olisi merkitystä hyvityksen määrää arvioitaessa.

29. Asiassa on riidatonta, että tavaramerkki BBS on Suomessa tunnettu autojen rakentelijoiden ja niin sanottujen tuunaajien keskuudessa. Lisäksi asiassa on esitetty selvitystä erityisesti saksalaisten autoalan lehtien lukijatutkimuksista, joiden mukaan BBS on useina vuosina ollut arvostetuin vannemerkki Saksassa. Markkinaoikeus katsoo, että nämä seikat tulee ottaa huomioon käyttökorvausprosenttia arvioitaessa ja arvioi, että sovellettavana käyttökorvausprosenttina on tässä asiassa pidettävä 10 prosenttia.

30. Asiassa on seuraavaksi arvioitava tavaramerkillä 885 myytyjen vanteiden ja keskiömerkkien aikaansaamaa liikevaihtoa. Vannetukku on kertonut myyneensä 885-keskiömerkkejä haasteen tiedoksiantopäivään mennessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja muualla Euroopassa yhteensä 2.038 kappaletta. Myynnin tuottama liikevaihto on ollut yhteensä 124,08 euroa. Vannetukun mukaan sen myynnistä noin puolet on myyntiä kuluttajille ja noin puolet tukkumyyntiä yrityksille, tukkuhintojen ollessa alhaisempia kuin kuluttajahinnat.

31. BBS on puolestaan lähtenyt siitä, että 885-keskiömerkki myydään lähtökohtaisesti aina yhdessä 885-vanteen kanssa. Siten 885-vanteita on myyty vähintään yhtä paljon kuin 885-keskiömerkkejä. BBS on esittänyt arvionaan, että 885-vanteita on myyty lisäksi ilman keskiömerkkiä noin 240 kappaletta vuodessa, joten 885-vanteita on myyty yhteensä 1.600 kappaletta vuodessa, eli yhteensä noin 3.200 kappaletta vuoden 2014 lopusta vuoden 2016 loppuun saakka. BBS on lisäksi esittänyt arvionaan, että kun Vannetukun saama keskimyyntihinnasta laskettu arvonlisäveroton myyntitulo on ollut noin 115 euroa per vanne, on 885 vanteiden Vannetukulle tuottaman liikevaihdon määrä siten ollut yhteensä noin 368.000 euroa.

32. Markkinaoikeus toteaa, että BBS:n tavaramerkkioikeutta loukkaavaa merkkiä käyttäen myytyjen tuotteiden myyntimääristä ei ole esitetty näyttöä. Vannetukku on itse ilmoittanut 885-merkillä myytävien keskiömerkkien myyntimääräksi vuoden 2014 lopulta haasteen tiedoksiantoon, eli 2.6.2016 saakka, 2.038 kappaletta. Vannetukku ei ole kuitenkaan ilmoittanut 885-merkillä myytävien vanteiden myyntimääriä. Vannetukun mukaan vanteita voidaan myydä myös ilman keskiömerkkiä. Vannetukun asiakirjatodisteesta numero 2 ilmenee, että keskiömerkkejä on sen verkkosivuilla myyty erillisinä 2,95 euron kappalehintaan. Vannetukku on lisäksi kertonut, että edellä mainitusta 2.038 keskiömerkistä on toimitettu ilman vastiketta testikäyttöön noin 40 kappaletta, asiakastakuuseen noin 60 kappaletta ja sivuliikkeisiin noin 48 kappaletta. Vannetukun esittämästä seuraa, että keskiömerkkejä olisi myyty vastiketta vastaan 1.890 kappaletta.

34. BBS on esittänyt näyttönä 885-merkillä myytävien vanteiden keskihinnasta kuvakaappauksia vannetukku.fi-sivustolta, joista ilmenee, millä hinnoilla näitä vanteita on myyty. Markkinaoikeus katsoo, että edellä todetun näytön perusteella hyvitysmaksun määrän kannalta voidaan BBS:n esittämää laskelmaa vanteiden keskihinnasta 115 euroa vannetta kohden pitää lähtökohtana myynnin arvoa määritettäessä. Näin ollen markkinaoikeus arvioi, että loukkaavaa merkkiä käyttäen myytyjen vanteiden Vannetukulle tuottaman liikevaihdon määräksi on kohtuullista hyvitystä arvioitaessa katsottava 289.800 euroa. Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että kohtuullisen hyvityksen määräksi BBS:n tavaramerkin loukkauksesta on arvioitava 10 prosenttia edellä arvioidusta liikevaihdon määrästä, eli 28.980 euroa, mikä määrä Vannetukku on velvoitettava suorittamaan BBS:lle.

6.2. Vahingonkorvaus

35. Tavaramerkin haltijalla on edellä todetuin tavoin tavaramerkkilain 38 §:n 2 momentin mukaan oikeus saada yksinoikeutta sanottuihin tunnusmerkkeihin tahallisesti tai huolimattomuudesta loukanneelta korvaus loukkauksen aiheuttamasta vahingosta.

36. Asiassa on riidatonta, että BBS on 22.6.2015 ja 23.2.2016 kieltänyt Vannetukkua käyttämästä merkkiä 885 elinkeinotoiminnassaan ja että Vannetukku käyttää kysymyksessä olevaa merkkiä edelleen elinkeinotoiminnassaan. Markkinaoikeus katsoo, että kevytmetallivanteiden myyntiä harjoittavana yhtiönä Vannetukun on täytynyt olla tietoinen autoharrastajien tuntemasta ja asiassa esitetyn näytön mukaan alalla arvostetusta BBS:n tavaramerkistä jo ennen edellä mainittuja kieltokirjeitä. Joka tapauksessa Vannetukku on tullut tavaramerkistä tietoiseksi viimeistään edellä viitatut kieltokirjeet saatuaan. Vannetukun on jo lähtökohtaisesti tästä syystä katsottava loukanneen BBS:n tavaramerkkioikeutta vähintäänkin huolimattomuudesta, joten edellytykset vahingonkorvaukselle ovat tältä osin olemassa.

38. BBS on väittänyt, että sille on aiheutunut vahinkoa yhteensä 73.600 euroa ja että vahingonkorvauksen määrä perustuu Vannetukun saamaan perusteettomaan voittoon, joka on BBS:n arvion mukaan noin 20 prosenttia kunkin vanteen myyntihinnasta. BBS on vaatinut, että vahingonkorvausta tuomitaan kohtuullisen hyvityksen määrän ylittävä osa, eli 36.800 euroa. Vannetukku on puolestaan kertonut, että se ei ole saanut voittoa 885-vanteiden myynnistä ja että sen liiketulos on näiltä osin ollut tappiollinen.

40. Markkinaoikeus toteaa vielä, että BBS ei ole edes väittänyt, että sille olisi aiheutunut vahinkoa esimerkiksi goodwill-arvon heikentymisestä. Edellä todetuin perustein vahingonkorvausvaatimus on hylättävä.

7. Oikeudenkäyntikulut

41. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

42. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan.

43. Viimeksi mainitun pykälän 2 momentin mukaan mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti sovellettava, milloin asianosaisen vaatimus hyväksytään ainoastaan osaksi. Tällöin voidaan asianosaiselle kuitenkin tuomita täysi korvaus kuluistaan myös siinä tapauksessa, että hänen vaatimuksensa hyväksymättä jäänyt osa koskee ainoastaan harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään.

44. BBS:n vaatimukset on osaksi hyväksytty ja osaksi hylätty. Asianosaisten oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta on siten arvioitava oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 ja 2 momentin perusteella.

45. BBS:n tavaramerkkiloukkaukseen perustuvat vahvistus- ja kieltovaatimukset ovat tulleet hyväksytyiksi. Tavaramerkkiloukkaukseen perustuva hyvitysvaatimus on tullut hyväksytyksi, vaikkakin määrältään vaadittua pienempänä. Tältä osin on ollut kysymys sellaisesta harkinnanvaraisesta seikasta, jolla ei ole ollut olennaista vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään. Sen sijaan BBS:n tavaramerkkiloukkaukseen perustuva vahingonkorvausvaatimus on hylätty. Markkinaoikeus katsoo, että Vannetukku on syytä velvoittaa korvaamaan osaksi BBS:n oikeudenkäyntikulut.

46. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset.

47. BBS on vaatinut, että Vannetukku velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 90.604,32 eurolla viivästyskorkoineen. Vaatimus koostuu 131,82 euron kuluista ja 90.472,50 euron palkkiosta.

48. Vannetukku on paljoksunut vaatimusta pitäen käytettyä tuntiveloitusta liiallisena ja kahden asiamiehen käyttämistä turhana, ja ottaen myös huomioon, että asiassa esitetyt hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimukset ovat olleet määrältään palkkiovaatimusta pienemmät.

49. BBS on perustellut vaatimustaan sillä, että asia on saksalaisen päämiehen vuoksi edellyttänyt käännöstyötä, ensimmäiset toimenpiteet on suoritettu jo kesäkuussa 2015 ja Vannetukun edustaja on esittänyt useita tarpeettomia prosessiväitteitä, jotka ovat aiheuttaneet toimenpiteitä. Asiamiehillä on ollut keskinäinen työnjako toimenpiteiden osalta, eikä päällekkäistä työtä ole tehty.

50. Markkinaoikeus toteaa, että kysymys on ollut riita-asiasta, jossa esitettyjen vaatimusten osalta BBS:llä on ollut todistustaakka. BBS:lle voidaan näin ollen olettaa aiheutuneen kanteen ajamisen kannalta tarpeellista työtä enemmän kuin mitä Vannetukulle kanteeseen vastaamisesta. Vannetukun oikeudenkäyntikuluvaatimus on ollut 12.587,50 euroa.

51. Asia ei ole ollut oikeudellisesti erityisen vaikea tai laaja eikä henkilötodistelua ole ollut tarvetta esittää. Tämä on otettava huomioon arvioitaessa BBS:n vaatiman palkkion osalta tarpeellisista toimenpiteistä johtuvaa kohtuullista oikeudenkäyntikulujen määrää.

52. Usean asiamiehen käyttämistä oikeudenkäynnissä ei sinänsä voida pitää tarpeettomana. Ottaen kuitenkin huomioon mitä edellä on lausuttu asian laadusta ja laajuudesta, kahden asiamiehen esiintymisestä markkinaoikeuden istunnoissa aiheutuneita kuluja ei voida pitää tässä asiassa sellaisina tarpeellisina toimenpiteinä, jotka vastapuolen tulisi korvata.

53. BBS:lle on toisaalta aiheutunut oikeudenkäyntikuluja vastatessaan Vannetukun esittämään vaatimukseen asian lepäämään jättämisestä, mikä vaatimus on käsittelyratkaisulla hylätty, ja lausuessaan Vannetukun kiistämisestä koskien BBS:n editiovaatimusta. Myös ulkomaisesta päämiehestä johtunut asiakirjojen kääntämisestä aiheutunut lisätyö on ollut tarpeellinen. Mitä tulee asiassa käytettyyn keskimääräiseen tuntiveloitukseen 327,80 euroa, markkinaoikeus katsoo, ettei sitä käsillä olevassa yritysten välisessä tavaramerkkioikeudellisessa riita-asiassa ole pidettävä kohtuuttomana tuntiveloituksena.

54. Edellä lausutun perusteella ja ottaen huomioon asian ajamiseen käytettyjen työtuntien määrä ja siten vaatimuksen kokonaismäärä, markkinaoikeus katsoo, ettei sitä asian laatuun ja laajuuteen nähden ole pidettävä kohtuullisena. Vannetukku on siten velvoitettava korvaamaan BBS:n oikeudenkäyntikulut yhteensä 55.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Tuomiolauselma

1. Markkinaoikeus vahvistaa että vannetukku.fi Oy loukkaa BBS GmbH:n tavaramerkkiä numero 122033 markkinoimalla ja myymällä kevytmetallivanteita ja vanteisiin kuuluvia keskiömerkkejä tuomion perustelujen kohdassa 2 kuvatulla merkillä 885.

2. Markkinaoikeus kieltää vannetukku.fi Oy:tä jatkamasta tai toistamasta tuomiolauselman kohdassa 1 tarkoitettua loukkausta.

3. Markkinaoikeus velvoittaa vannetukku.fi Oy:n suorittamaan BBS GmbH:lle hyvityksenä BBS GmbH:n tavaramerkkioikeutta loukkaavan merkin käytöstä 28.980 euroa viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden ratkaisun antamisesta.

4. Markkinaoikeus velvoittaa vannetukku.fi Oy:n korvaamaan BBS GmbH:n oikeudenkäyntikulut 55.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden ratkaisun antamisesta.

5. Markkinaoikeus hylkää vaatimukset muilta osin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 28.3.2017.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Riikka Pirttisalo.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.