Trademark registration dismissed due to lack of need for protection when identical prior mark exists.

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 2.10.2014 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Abloy Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 2.10.2014 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi haetun merkin FORUM rekisteröintiä varten.

Perusteet

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä viitatut seikat liittyen valittajan omaan aiempaan tavaramerkkirekisteröintiin tai oikeussuojan tarpeen puuttumiseen eivät ole tavaramerkkilaissa säädettyjä perusteita tavaramerkkihakemuksen hylkäämiselle. Tavaramerkkilaissa on nimenomaisesti säädetty niistä perusteista, joiden mukaan tavaramerkki voidaan rekisteröidä tai on jätettävä rekisteröimättä.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä.

Koska haetun merkin tavarat sisältyvät valittajan aiemman tavaramerkin tavaraluetteloon, valittajalla on jo rekisteröintisuoja haetulle merkille ja haetuille tavaroille. Valittajalla ei ole sellaista oikeussuojan tarvetta, jota tavaramerkkilain 1 §:n mukaisesti myönnettävällä haetun merkin rekisteröinnillä voitaisiin saavuttaa.

Valittajan lausuma

Rekisteröinnin edellytykset ovat osa harmonisoitua tavaramerkkilainsäädäntöä.

Haettu merkki FORUM täyttää tavaramerkkilain 1 §:ssä säädetyt edellytykset, joten rekisteröintihakemuksen hylkäämistä ei ole voitu pätevästi perustella kyseisen säännöksen nojalla.

Myöskään väite oikeussuojan tarpeen puuttumisesta ei pidä paikkaansa. Eri ajankohtina jätetyt ja rekisteröidyt tavaramerkit tuottavat erilaiset oikeudet ja niiden aikaprioriteetti on erilainen. Käytännössä voi esimerkiksi esiintyä tilanne, jossa aiempi tavaramerkki on ollut käyttämättä yli viiden vuoden ajan ja on olemassa uhka, että merkkiä vastaan esitetään vaatimuksia sen rekisteröinnin kumoamisesta. Patentti- ja rekisterihallituksen ei ole edes mahdollista arvioida, onko jollakin tarvetta rekisteröinnille.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Abloy Oy:llä on 4.6.1975 tehdyn hakemuksen perusteella rekisteröity tavaramerkki FORUM (rekisterinumero 72468) luokan 6 tavaroille: "Ovenrivat". Tavaramerkki on rekisteröity 20.3.1980 ja sen nykyinen erääntymispäivä on 20.3.2020.

Abloy Oy on 20.6.2013 tehnyt hakemuksen tavaramerkin FORUM rekisteröimiseksi luokan 6 tavaroille: "Oven painikkeet (metalliset)".

Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkkilain 1 §:n 1 momentin mukaan rekisteröinnillä saadaan yksinoikeus tavaramerkkiin erityiseksi tunnusmerkiksi myytäviksi tarjottavien tai muutoin elinkeinotoiminnassa liikkeeseen laskettavien tavaroiden erottamiseksi toisten tavaroista. Pykälän 2 momentin mukaan tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti ja jonka avulla voidaan erottaa elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut tavarat toisten tavaroista.

Edellä mainitun lisäksi tavaramerkin rekisteröinnin edellytyksistä sekä tavaramerkin rekisteröintiä koskevista rekisteröintiesteistä säädetään tavaramerkkilain 13 ja 14 §:ssä. Lain 13 §:ssä säädetään rekisteröitävän tavaramerkin erottamiskykyä koskevasta edellytyksestä. Tavaramerkkilain 14 §:ssä säädetään puolestaan tavaramerkin rekisteröintiesteistä.

Tavaramerkkilain säännöksiä tulkittaessa on otettava huomioon myös jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY (jäljempänä tavaramerkkidirektiivi) ja yhteisön tavaramerkistä annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (jäljempänä yhteisön tavaramerkkiasetus) sekä niitä koskeva oikeuskäytäntö.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä selostetussa tavaramerkkilain 1 §:ssä säädetään yleisesti siitä, minkälainen merkki on mahdollista rekisteröidä tavaramerkkinä. Kyseisessä pykälässä ei aseteta rekisteröintihakemuksen tekijälle esimerkiksi erityistä velvollisuutta osoittaa, että sillä olisi jokin intressi haetun merkin saamiseksi. Tavaramerkkirekisteröinnin saamiseksi hakijalta ei myöskään edellytetä esimerkiksi sitoutumista haetun merkin käyttämiseen elinkeinotoiminnassa.

Nyt kysymyksessä olevaan haettuun merkkiin FORUM liittyen ei asiassa ole edes esitetty olevan käsillä seikkoja, joiden valossa kyseistä merkkiä sinänsä ei olisi pidettävä sellaisena merkkinä, joka tavaramerkkilain 1 §:n mukaan on mahdollista rekisteröidä tavaramerkkinä.

Muutoinkaan tavaramerkkilaissa, tavaramerkkidirektiivissä tai yhteisön tavaramerkkiasetuksessa ei säädetä nimenomaisesta rekisteröintiesteestä, jolla estettäisiin tavaramerkin haltijan identtistä tai hyvin samankaltaista merkkiä koskevan uuden tavaramerkkihakemuksen hyväksyminen samoille tavaroille tai palveluille.

Se, että tavaramerkin haltija tekee identtistä tai hyvin samankaltaista merkkiä koskevan uuden tavaramerkkihakemuksen samoille tavaroille tai palveluille saattaa sinänsä joissain tapauksissa viitata hakijalla olevaan vilpilliseen mieleen, jota koskevasta rekisteröintiesteestä säädetään tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdassa ja tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa.

Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa edellä mainitun kaltaisen vilpillisen mielen olemisesta käsillä ei asiassa kuitenkaan ole edes esitetty väitettä, vaan tavaramerkin rekisteröintiä koskeva hakemus on hylätty yksinomaan oikeussuojan puuttumisen perusteella.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei Patentti- ja rekisterihallituksen olisi valituksenalaisessa päätöksessään mainitsemilla perusteilla tullut hylätä Abloy Oy:n hakemusta merkin FORUM rekisteröimiseksi luokan 6 tavaroille: "Oven painikkeet (metalliset)".

Edellä esitetyillä perusteilla valituksenalainen Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 2.10.2014 on kumottava ja asia palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 2.10.2014 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Nina Korjus, Petri Rinkinen, Jaakko Ritvala (eri mieltä), Sanna Holkeri ja Saini Siitarinen.

Asiassa on äänestetty. Eri mieltä olevan jäsenen äänestyslausunto on liitetty päätökseen.

Eri mieltä olevan jäsenen lausunto

Markkinaoikeustuomari Ritvala:

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään todennut, että koska haetun merkin tavarat sisältyvät aiemman merkin tavaraluetteloon, hakijalla on jo rekisteröintisuoja haetulle merkille ja haetuille tavaroille. Valittaja ei ole markkinaoikeudessa kiistänyt Patentti- ja rekisterihallituksen edellä mainittua tulkintaa, joten haetun uuden rekisteröinnin hyväksyttävyyden arvioinnissa ei ole kysymys haetun merkin ja aiemman rekisteröinnin kattamien tavaroiden vastaavuudesta.

Edellä todettu huomioon ottaen asiassa ratkaistavana on siten se, onko hakijalla oikeus saada rekisteröidyksi toistamiseen sanamerkki FORUM tilanteessa, jossa haettu uusi rekisteröinti ei eroa hakijan voimassa olevasta sanamerkin FORUM rekisteröinnistä.

Valittaja ei ole esittänyt perustetta sille, miksi se on hakenut aiemman rekisteröintinsä kanssa identtiseksi katsottavan merkin rekisteröintiä. Valittaja on viitannut esimerkkinä tilanteeseen, jossa aiempi tavaramerkki on ollut käyttämättä yli viiden vuoden ajan ja on olemassa uhka, että merkkiä vastaan esitetään vaatimuksia rekisteröinnin kumoamisesta.

Identtistä tavaramerkkiä koskevien toistuvien rekisteröintien salliminen voisi johtaa tilanteeseen, jossa rekisteröinnin haltijan olisi mahdollista pitää yksinoikeutensa kyseiseen tavaramerkkiin voimassa rajoittamattoman ajan ilman, että haltijan yksinoikeus tavaramerkkiin voisi tulla tavaramerkkilain 26 §:n 2 momentin nojalla tosiasiassa menetetyksi, vaikka kyseistä tavaramerkkiä ei lainkaan käytettäisi rekisteröinnin haltijan elinkeinotoiminnassa.

Tavaramerkkilaissa tai tavaramerkkidirektiivissä ei sinänsä säädetä nimenomaisesta rekisteröintiesteestä, jolla olisi estetty tavaramerkin haltijan uuden identtistä merkkiä koskevan tavaramerkkihakemuksen hyväksyminen. Edellä mainitusta huolimatta katson, että valittajan aikaisemman ja yhä voimassa olevan rekisteröinnin kanssa identtinen tavaramerkkihakemus on vailla hyväksyttävää perustetta.

Edellä esitetyillä perusteilla hylkään valituksen.

Vakuudeksi:

Puheenjohtaja Kimmo Mikkola

PRH:n päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.