Market Court quashes Patent Office decision on international trademark registration validity in Finland due to lack of local agent representation.

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 6.2.2014 (liitteenä)

ASIAN TAUSTA

Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) on ilmoittanut 13.10.2011 Patentti- ja rekisterihallitukselle, että kansainvälinen tavaramerkkirekisteröinti F.S.S. (kuvio) numero 1092139 luokissa 12 ja 35, jonka haltija on F.S.S.FREN SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Turkista ja jonka rekisteröintipäivä on 17.2.2011, koskee Madridin pöytäkirjan perusteella muun ohella Suomea.

Patentti- ja rekisterihallitus katsottuaan, ettei asiassa ole estettä merkin kansainvälisen rekisteröinnin laajentamiselle koskemaan Suomea, on kuuluttanut tästä rekisteröinnistä 14.12.2012.

Kuulutuksen johdosta ISS A/S on 7.2.2013 Patentti- ja rekisterihallitukselle tekemässään väitteessä vaatinut, ettei kansainvälinen rekisteröinti koske Suomea luokan 35 palvelujen osalta. Väitteentekijä on vedonnut sekoitettavuuteen sille kuuluvien aikaisemmin rekisteröityjen yhteisön tavaramerkkien ja aikaisemman Suomea koskevan kansainvälisen tavaramerkkirekisteröinnin perusteella. Väitteentekijä on myös esittänyt merkkinsä olevan laajalti tunnettu.

Patentti- ja rekisterihallitus on 6.2.2014 antamallaan päätöksellä hylännyt väitteen kokonaisuudessaan, koska päätöksen mukaan kansainvälisen rekisteröinnin kattamien luokan 35 palvelujen ei voida katsoa olevan samoja tai samankaltaisia kuin väitteentekijän merkkien kattamat palvelut luokassa 35. Lisäksi päätöksen mukaan väitteentekijä ei ole esittänyt näyttöä siitä, että väitteentekijän merkki olisi Suomessa tullut laajalti tunnetuksi tavaramerkiksi. Näin ollen kansainvälinen rekisteröinti F.S.S. (kuvio) numero 1092139 koskee Suomea.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

ISS A/S on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen ja toteaa, ettei kansainvälinen tavaramerkkirekisteröinti F.S.S. (kuvio) numero 1092139 koske Suomea luokan 35 palveluiden osalta johtuen ensinnäkin sen sekoitettavuudesta valittajan merkkeihin ja toiseksi siitä, että valittajan merkit ovat laajalti tunnettuja valituksen ohessa esitetyn selvityksen perusteella.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Valituksessa esitetyt sekoitettavuutta koskevat lisäperustelut eivät anna aihetta muuttaa valituksenalaista päätöstä. Merkkien kattamat tavarat eivät ole samoja tai samankaltaisia. Lisäksi valituksessa ei ole esitetty riittävää näyttöä valittajan merkkien laajalti tunnettuudesta.

Valituksessa esitettyjen vaatimuksien ja niiden perusteiden lisäksi markkinaoikeus on pyytänyt patentti- ja rekisterihallitusta lausumaan erityisesti siitä, tuleeko kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, olla asiamies, joka asuu tai jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella. Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan kansainvälisen rekisteröinnin haltija, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tarvitsee asiamiehen vain, jos hän haluaa antaa lausuman Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Patentti- ja rekisterihallitus ei edellytä, että jokaisella kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla on Euroopan talousalueella asuva asiamies. Tiedoksiannot kansainvälisen rekisteröinnin haltijalle toimitetaan WIPO:n kautta. Patentti- ja rekisterihallitus ei pidä tavaramerkkirekisteriä kansainvälisistä rekisteröinneistä, minkä vuoksi asiamiehestä ei voida tehdä merkintää WIPO:n pitämään tavaramerkkirekisteriin. Patentti- ja rekisterihallitus pitää luetteloa Suomessa voimassa olevista kansainvälisistä rekisteröinneistä.

Kansainvälisen rekisteröinnin hyväksyntä on kansallista lainsäädäntöä, joka on erilaista jokaisessa Euroopan maassa. Kansainvälisiä rekisteröintejä koskevan Madridin pöytäkirjan mukaisen järjestelmän tarkoituksena on helpottaa ja yksinkertaistaa tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä edellyttämällä vain yhtä rekisteröintiä WIPO:ssa. Näin kansainvälisen rekisteröinnin haltija välttää useimmat kansallisten tavaramerkkihakemusten tekemisessä edellytetyt muodollisuudet ja kielivaatimukset.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian arvioinnin lähtökohdat

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, olla asiamies, joka voidaan merkitä Suomessa voimassa olevista kansainvälisistä rekisteröinneistä pidettävään luetteloon.

Valituksenalainen päätös koskee tavaramerkin kansainvälisen rekisteröinnin hyväksymistä koskemaan Suomea. Tavaramerkkien kansainvälisestä rekisteröinnistä säädetään tavaramerkkilain 10 luvussa (lain 53–56 l §). Kansainvälisellä rekisteröinnillä tarkoitetaan tavaramerkkilain 53 §:n 1 momentin perusteella WIPO:n kansainvälisen toimiston suorittamaa tavaramerkin rekisteröintiä, joka on toimitettu 14.4.1891 tehtyyn tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan sopimukseen liittyvän 27.6.1989 tehdyn Madridin pöytäkirjan mukaisesti. Mainittu pöytäkirja on saatettu Suomessa voimaan 1.4.1996 lukien tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Madridin sopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta annetulla asetuksella (SopS 180/1996).

Tavaramerkkilain 53 §:n 2 momentin mukaan Patentti- ja rekisterihallitus huolehtii Suomessa kansainvälistä rekisteröintiä koskevista tehtävistä ja pitää luetteloa Suomessa voimassa olevista kansainvälisistä rekisteröinneistä.

Tavaramerkkilain 56 l §:n 2 momentin perusteella rekisteriviranomaisen päätökseen, jonka mukaan kansainvälinen rekisteröinti on voimassa Suomessa tehdystä väitteestä huolimatta, voi väitteentekijä hakea muutosta.

Mikäli hallintoviranomaisen tekemään päätökseen voi jokin taho hakea muutosta tuomioistuimessa, oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimus edellyttää tuomiovallan käyttöön kuuluvan, että toimivaltaisella tuomioistuimella on mahdollisuus valittamiseen oikeutetun vaatimuksesta vähintäänkin kumota oikeudenkäynnin kohteena olevan päätös.

Tavaramerkkilaki ei rajaa sitä, millaisen kansainvälistä rekisteröintiä koskevan rekisteriviranomaisen päätöstä mahdollisesti rasittavan lainvastaisuuden johdosta päätös on väitteentekijän valituksesta kumottavissa. Näin ollen markkinaoikeus toimivaltaisena tuomioistuimena voi kumota käsillä olevan valituksenalaisen päätöksen riippumatta siitä, onko päätös tavaramerkkilain vastainen aineellisten vai muodollisten seikkojen suhteen. Hallintoprosessissa tuomioistuin ei ole sidottu valittajan kumoamisvaatimuksensa tueksi esittämiin perusteisiin.

Markkinaoikeuden arviointi

Madridin pöytäkirjan 5 artiklan 1 kohdan perusteella kansalliset virastot voivat kieltäytyä kansainvälisen rekisteröinnin antaman suojan ulottamisesta sopimusvaltioon vastaavilla perusteilla, jotka koskevat mainitulle virastolle suoraan tehtyjä hakemuksia. Näin ollen Madridin pöytäkirjan säännökset eivät aseta estettä sille, että kansainvälisen rekisteröinnin kansallisen voimassaolon edellytys on asiamiehen ilmoittaminen, mikäli tällainen edellytys koskee kansallisia tavaramerkkirekisteröintejä. Myös tavaramerkkilain 56 b §:n esitöissä (HE 135/1995 vp s. 17) on todettu, että kansallinen rekisteriviranomainen soveltaa kansallista lainsäädäntöä käsitellessään kansainvälistä rekisteröintiä.

Tavaramerkkilain 56 f §:n mukaan, jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, haluaa antaa lausuman patentti- ja rekisterihallitukselle, hänen tulee käyttää Euroopan talousalueella asuvaa asiamiestä. Asiamiehenä voi olla myös yhteisö, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella.

Tavaramerkkilain 56 e §:n mukaan kansainväliseen rekisteröintiin sovelletaan soveltuvin osin tämän lain säännöksiä ja sen nojalla annettuja määräyksiä.

Tavaramerkkilain 31 §:n 3 momentin mukaan, jollei tavaramerkin hakijalla tai rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla ole asianmukaisesti valtuutettua asiamiestä, on rekisteriviranomaisen hakijan tai merkin haltijan viimeksi ilmoitettua osoitetta käyttäen kehotettava tätä tekemään oikaisu määräajassa uhalla, että hakemus katsotaan peruutetuksi tai merkki poistetaan rekisteristä. Jollei rekisteriviranomaisen tiedossa ole hakijan tai merkin haltijan osoitetta, kuulutetaan asiasta tavaramerkkilehdessä.

Tavaramerkkilain 10 luvussa ei ole erityissäännöstä, josta johtuisi, etteivätkö tavaramerkkilain 31 §:n 2 ja 3 momentit soveltuisi samalla tavalla niin kansainvälisiin rekisteröinteihin kuin kansallisiin tavaramerkkirekisteröinteihinkin. Mainitun pykälän 2 momentin mukaisen lähinnä tavaramerkin haltijan mahdollisten vastapuolten intressissä säädetyn asiamiesedustuksen olemassaolon tarpeellisuus koskee samalla tavoin niin kansallisia tavaramerkkirekisteröintejä kuin kansainvälisiä rekisteröintejäkin.

Valituksenalaisen kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa. Edellä lausuttu huomioon ottaen Patentti- ja rekisterihallitus on menetellyt virheellisesti, kun se katsoessaan, että kansainvälinen rekisteröinti on saatettavissa voimaan Suomessa, ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin, jotta kansainvälisen rekisteröinnin haltija asettaisi asiamiehen edustamaan itseään. Näin ollen valituksenalainen päätös on kumottava ja asia on palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle sen selvittämiseksi, asettaako kansainvälisen rekisteröinnin F.S.S. (kuvio) numero 1092139 haltija asiamiehen edustamaan itseään tavaramerkkilain 31 §:n 2 momentissa säädetyssä tarkoituksessa.

Patentti- ja rekisterihallituksen on meneteltävä valtuutuksen selvittämisen suhteen soveltaen tavaramerkkilain 31 §:n 3 momenttia. Ellei haltija ilmoita asiamiestä, Patentti- ja rekisterihallituksen tulee edellä selostettu tavaramerkkilain 56 e §:n säännös huomioon ottaen ilmoittaa kansainväliselle toimistolle, ettei kansainvälinen rekisteröinti ole enää voimassa Suomessa.

Lopputulos

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös kumotaan siltä osin kuin se koskee palveluita luokassa 35 ja asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Patentti- ja rekisterihallituksen on kansainvälisen toimiston välityksellä selvitettävä kansainvälisen rekisteröinnin F.S.S. (kuvio) numero 1092139 haltijalta, asettaako mainittu haltija asiamiehen edustamaan itseään tavaramerkkilain 31 §:n 2 momentissa säädetyssä tarkoituksessa. Selvityspyynnössä on myös ilmoitettava, ettei kansainvälinen rekisteröinti ole enää voimassa Suomessa, ellei mainittu haltija asetetussa määräajassa ilmoita asiamiestä.

Ellei mainittu haltija ilmoita asiamiestä, Patentti- ja rekisterihallituksen tulee ilmoittaa kansainväliselle toimistolle, ettei kansainvälinen rekisteröinti ole enää voimassa Suomessa.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Jussi Karttunen, Sami Myöhänen ja Markus Mattila.

PRH päätös

HUOMAA

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 12.1.2016 taltionumero 53.