Trademark rejected for Class 42 services allowed; prior use evidence insufficient for distinctiveness.

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 17.1.2014 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Exhibía Oy:n on katsottava vaatineen, että muutoksenhaun kohteena oleva päätös kumotaan ja rekisteröitäväksi haettu merkki SOCIAL SHOPPING NETWORK hyväksytään rekisteröitäväksi kaikkien haettujen palvelujen osalta.

Perusteet

Valittaja on hallinnoinut ja aktiivisesti käyttänyt haettua merkkiä maailmanlaajuisesti vuodesta 2012 lukien ja sille on myönnetty verkkotunnus www.socialshopping.fi.

Valittaja on esiintynyt haettua merkkiä käyttäen esimerkiksi SLUSH 2013 -tapahtumassa sadoille suomalaisille. Valittaja on SOCIAL SHOPPING NETWORK -tunnukseen liittyvien oikeuksiensa perusteella vaatinut ja saanut eri internetpalvelujen ylläpitäjiä poistamaan internetsivustoilta sisältöä, jossa sanottu tunnus esiintyy.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Patentti- ja rekisterihallitus on lausunnossaan todennut, ettei valituskirjelmässä ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Valittajan lausuma

Internetsivustoilla, joilla valittaja on tunnusta SOCIAL SHOPPING NETWORK käyttänyt, on ollut vuonna 2013 tuhansia kävijöitä Yhdysvalloista, Suomesta ja Isosta-Britanniasta. Yhteenlaskettu kävijämäärä SOCIAL SHOPPING NETWORK -sivustolla on tällä hetkellä yli 300 ihmistä päivittäin.

Tämänhetkiset digitaaliset huutokauppajärjestelmät eivät ole "sosiaalisia" ja valittaja hakeekin tavaramerkkisuojaa nyt uudentyyliselle huutokauppatoiminnalle. Tällä hetkellä kukaan ei yhdistä digitaalista huutokauppaa ja sosiaalista mediaa, eikä sosiaalista huutokauppaa ole tähän saakka ollut olemassa.

Muut lausumat

Valittaja on lisälausumissaan esittänyt muun ohella, että Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on myöntänyt sille tuen OHIM-merkkiin ja toimittanut tästä selvityksenä ELY-keskuksen päätöksen 23.6.2016, jonka mukaan ELY-keskus on myöntänyt valittajalle yrityksen kehittämisavustusta yritystoiminnan käynnistämiseen yrityshautomo Crevessä.

Valittaja on ilmoittanut, että sille on Yhdysvaltojen tekijänoikeutoimiston toimesta rekisteröity tekijänoikeus teokseen nimeltä SOCIAL SHOPPING NETWORK ja että merkki SOCIAL SHOPPING NETWORK on rekisteröity sen tavaramerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Tieteelliset suunnittelupalvelut sisältävät sen sijaan lähinnä muun ohella lääketieteellisiä, farmakologisia, bakterologiaan tai genetiikkaan liittyviä tai muita luonnontieteellisiä tutkimus- tai suunnittelupalveluita, joiden osalta tavaramerkkiä SOCIAL SHOPPING NETWORK ei voida pitää kuvailevana.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian tarkastelun oikeudelliset lähtökohdat

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään hyväksynyt tavaramerkkiä SOCIAL SHOPPING NETWORK koskevan hakemuksen luokkaan 42 lukeutuvien tieteellisten suunnittelupalvelujen osalta. Asiassa on siten markkinaoikeudessa kysymys valittajan sanamerkin SOCIAL SHOPPING NETWORK erottamiskyvystä luokan 35 palveluille "internet-mainonta", luokan 38 palveluille "ostoskanavatyylinen suoralähetys Web-kameralla tietoverkoissa" ja luokan 42 palveluille "teknologiset suunnittelupalvelut sekä ohjelmointipalvelut".

Tavaramerkkilain 13 §:n mukaan rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Mitä tavaramerkkilaissa säädetään tavaroista, on lain 1 §:n 3 momentin mukaan vastaavasti voimassa palveluista.

Tavaramerkin kuvailevuutta ja erottamiskykyä arvioitaessa on otettava huomioon toisaalta ne palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin. Hakemuksessa tarkoitettujen palveluiden voidaan katsoa olevan ensisijaisesti suunnattuja yritysasiakkaille, joilla on ammatillista tietämystä tai asiantuntijuutta. Myös tällaisia palveluja mahdollisesti käyttävien yksityishenkilöiden voidaan katsoa olevan niiden suhteen varsin asiantuntevia.

Näin ollen haetun sanamerkin merkityksen pohjalta on arvioitava sitä, onko todetunkaltaisen asiantuntevan kohdeyleisön näkökulmasta katsottaessa merkin ja kysymyksessä olevien palvelujen välillä riittävän suora ja konkreettinen suhde.

Alkuperäisen erottamiskyvyn arviointi

Haettu merkki muodostuu sanoista SOCIAL SHOPPING NETWORK ja sen merkityssisältöä voidaan suomenkielellä kuvata muun ohella ilmaisulla sosiaalinen ostosverkosto. Suomalaisen englanninkieltä varsin hyvin ymmärtävän kohdeyleisön voidaan katsoa käsittävän, että merkki ensisijaisesti viittaa sosiaalisessa mediassa tai muuten tietoverkon välityksellä tapahtuvaan ostosten tekoon, johon mahdollisesti liittyy osallistujien välistä vuorovaikutusta, kuten esimerkiksi keskustelua ja kokemusten jakamista.

Valittaja on edellä esitetyin tavoin hakenut merkkiä rekisteröitäväksi muun ohella luokassa 35 palvelun "internet-mainonta" osalta sekä luokassa 38 palvelun "ostoskanavatyylinen suoralähetys Web-kameralla tietoverkoissa" osalta. Markkinaoikeus katsoo, että sanotut palvelut liittyvät olennaisesti internetissä tapahtuvaan kaupankäyntiin eikä haettua merkkiä näin ollen ole sen edellä esitetty merkityssisältö huomioon ottaen pidettävä niiden osalta erottamiskykyisenä.

Markkinaoikeus toteaa lisäksi, että valittajan voidaan haetun merkin erottamiskykyä osoittaaksen katsoa esittäneen, että merkki SOCIAL SHOPPING NETWORK on rekisteröity sille sekä yhteisön tavaramerkkinä että kansallisina tavaramerkkeinä useissa eri maissa ja että sille on Yhdysvalloissa rekisteröity tekijänoikeus SOCIAL SHOPPING NETWORK -nimiseen teokseen. Valittajan asiassa esittämän selvitykseen on tavaramerkkejä koskevilta osin sisältynyt yhdysvaltalaista tavaramerkkirekisteröintä koskeva hakemus sekä ote Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkirekisteristä, josta käy ilmi merkin SOCIAL SHOPPING NETWORK rekisteröinti tietyille luokkaan 45 kuuluville palveluille. Markkinaoikeus toteaa, ettei valittajan esittämästä selvityksestä ole käynyt tältä osin ilmi sellaisia seikkoja, joille olisi annettava merkitystä arvioitaessa merkin SOCIAL SHOPPING NETWORK erottamiskykyä hakemuksessa tarkoitettujen palveluiden osalta.

Luokan 42 palveluiden "teknologiset suunnittelupalvelut sekä ohjelmointipalvelut" osalta markkinaoikeus toteaa ensiksi, että sanotut palvelut saattavat tosin Patentti- ja rekisterihallituksen esittämin tavoin sisältää sellaisia palveluita, joiden tarkoituksena on suunnitella, luoda ja ylläpitää edellä mainittuja, merkin SOCIAL SHOPPING NETWORK merkityssisällön mukaisia sosiaalisia ostosverkostoja. Markkinaoikeus toteaa, että vaikka sanotun merkin sisältämän sanan "network" voidaan sinänsä katsoa viittaavan yleisimmin internetissä toimimiseen, ei merkin kokonaisuutena arvioiden voida kuitenkaan katsoa sisältävän mitään viittausta kysymyksessä oleviin, merkin kuvailemien ostospalveluiden taustalla mahdollisesti oleviin ja niiden toteuttamiseen ja ylläpitämiseen liittyviin palveluihin.

Markkinaoikeus katsoo näin ollen, ettei ilmaisua SOCIAL SHOPPING NETWORK kysymyksessä olevassa kohdeyleisössä välittömästi ja asiaa enempää pohtimatta yhdistetä teknologisiin suunnittelupalveluihin tai ohjelmointipalveluihin. Haetun merkin ei voida myöskään muutoin katsoa ilmaisevan sanottujen palveluiden lajia tai käyttötarkoitusta.

Edellä esitetty huomioon ottaen haettu merkki SOCIAL SHOPPING NETWORK ei ole erottamiskykyinen kysymyksessä oleville luokan 35 eikä luokan 38 palveluille. Haettu merkki on kuitenkin erottamiskykyinen luokan 42 palveluille "teknologiset suunnittelupalvelut sekä ohjelmointipalvelut".

Erottamiskyvyn saavuttaminen käytön perusteella

Valittajan on katsottava esittäneen, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki on joka tapauksessa kaikilta kysymyksessä olevilta osin saavuttanut erottamiskyvyn käytön perusteella. Edellä esitetyn johdosta asiassa jää vielä arvioitavaksi, onko valittaja osoittanut, että merkki SOCIAL SHOPPING NETWORK on tullut käytön kautta erottamiskykyiseksi myös kysymyksessä olevien luokkien 35 ja 38 palveluiden osalta.

Jotta tavaramerkki voidaan rekisteröidä merkin käyttöön perustuvan erottamiskyvyn saavuttamisen perusteella, sen tulee olla ollut erottamiskykyinen rekisteröintihakemuksen tekemishetkellä. Rekisteröitävän tavaramerkin erottamiskykyä koskeva kysymys on siten ratkaistava sen hetken tilanteen pohjalta, kun puheena olevaa rekisteröintiä on 26.7.2013 haettu.

Valittaja on esittänyt markkinaoikeudelle selvityksenä muun ohella useita sähköpostiviestejä, joilla valittaja on vaatinut eri internetpalvelujen ylläpitäjiä poistamaan sivustoiltaan määrättyä ilmaisuun "social shopping network" viittaavaa sisältöä. Viesteistä käy ilmi, että valittaja on vaatimuksissaan ilmoittanut omaavansa oikeudet merkkiin SOCIAL SHOPPING NETWORK ainakin Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Suomessa ja Benelux-maissa tehtyjen tavaramerkkirekisteröintien sekä Sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (tavaramerkit ja mallit) tehdyn yhteisön tavaramerkkirekisteröinnin perusteella. Osa pyynnöistä on nimenomaisesti perustettu Yhdysvaltojen lainsäädäntöön. Viesteistä käy edelleen ilmi, että pyynnöt ovat ainakin ensimmäisenä toimenpiteenä useissa tapauksissa johtaneet sisällön poistamiseen tai muokkaamiseen.

Markkinaoikeus toteaa, että viesteistä ilmenevässä menettelyssä ei ensinnäkään ole kysymys merkin tavaramerkinomaisesta käyttämisestä. Lisäksi sanottu selvitys osoittaa ainoastaan valittajan edustajan käsityksen tavaramerkkioikeutensa olemassaolosta ja laajuudesta, eikä palveluiden ylläpitäjien näiden ilmoitusten perusteella mahdollisesti suorittamista toimenpiteistä voida tehdä päätelmiä haetun merkin nyt arvioitavana olevan erottamiskyvyn osalta.

Markkinaoikeus toteaa vielä, että useat sanotuista poistopyynnöistä on lisäksi tehty merkin hakemispäivän 26.7.2013 jälkeen, eikä niistä näiltä osin voida tästäkään syystä tehdä johtopäätöksiä siitä, onko merkki SOCIAL SHOPPING NETWORK tullut tunnetuksi valittajan palveluiden tunnuksena jo rekisteröinnin hakemispäivänä.

Valittaja on toimittanut käyttönäyttönä lisäksi muun ohella otteita internetsivustoista, joissa merkki SOCIAL SHOPPING NETWORK on esitettynä sekä SlideShare-palvelun vuotta 2013 koskevan tulosteen, jossa on Social Shopping Network -sivustoon viitaten todettu, että kysymyksessä olevalla sivustolla on vuonna 2013 ollut 5.954 kävijää.

Markkinaoikeus katsoo, ettei valittajan esittämä selvitys kokonaisuutena arvioituna osoita, että tunnus SOCIAL SHOPPING NETWORK olisi tullut rekisteröintihakemuksen tekemishetkeen mennessä käytön perusteella tavaramerkkilain 13 §:n tarkoittamalla tavalla erottamiskykyiseksi hakemuksessa tarkoitetuille luokkien 35 ja 38 palveluille.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 17.1.2014 tekemän päätöksen siltä osin kuin Exhibía Oy:n tavaramerkkihakemus T201350275 on siinä hylätty luokan 42 palvelujen "teknologiset suunnittelupalvelut sekä ohjelmointipalvelut" osalta ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle todetun hakemuksen mukaisen tavaramerkin SOCIAL SHOPPING NETWORK rekisteröintiä varten luokassa 42 myös haetuille palveluille "teknologiset suunnittelupalvelut sekä ohjelmointipalvelut".

Markkinaoikeus hylkää valituksen muilta osin.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Sanna Holkeri.

PRH:n päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.