Market Court cancels trademark and trade name due to five-year non-use without valid reason.

KANNE

Vaatimukset

Lounea Oy on vaatinut, että markkinaoikeus

1. kumoaa tavaramerkkilain 26 §:n 2 momentin nojalla Elisa Oyj:lle rekisteröidyn tavaramerkin numero 241721 lounet (kuvio)

i) ensisijaisesti kokonaisuudessaan; tai

ii) toissijaisesti siltä osin kuin tavaramerkin ei katsota olleen tosiasiallisessa käytössä relevanttina ajankohtana; sekä

2. kumoaa toiminimilain 19 §:n 2 momentin nojalla JMS Group Oy:lle rekisteröidyn aputoiminimen Lounet

i) ensisijaisesti kokonaisuudessaan; tai

ii) toissijaisesti siltä osin kuin aputoiminimen rekisteröinnin katsotaan olevan kumottavissa aputoiminimen rekisteröinnin käyttämättömyyden perusteella; sekä

3. velvoittaa Elisa Oyj:n ja JMS Group Oy:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Lounea Oy:n oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 19,50 eurolla ja palkkion osalta 58.320 eurolla eli yhteensä 58.339,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tavaramerkkirekisteröinnin menettämistä koskeva vaatimus

Elisa Oyj:lle (jäljempänä myös Elisa) on 15.4.2008 rekisteröity tavaramerkki numero 241721 lounet (kuvio):

Tavaramerkki kattaa

luokassa 9 tavarat: Tieteelliset, merenkulku- geodeettiset, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -kojeet; laitteet ja kojeet sähkön johtamiseen, kytkemiseen, muuntamiseen, varaamiseen, säätämiseen tai hallintaan; äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset tietovälineet, tallennelevyt; myyntiautomaatit ja kolikkokäyttöisten laitteiden koneistot; kassakoneet, laskukoneet, tietojenkäsittelylaitteet ja tietokoneet; tulensammutuslaitteet.

luokassa 38 palvelut: Kaukoviestintä.

luokassa 42 palvelut: Tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen.

Elisa ei ole tosiasiallisesti käyttänyt tavaramerkkiä viimeisten viiden vuoden aikana edellä luetelluille rekisteröinnin kattamille tavaroille ja palveluille. Käyttämättömyydelle ei ole ollut hyväksyttävää syytä. Tavaramerkin rekisteröinti tulee näillä perusteilla kumota.

Tavaramerkin käyttö ei ole ollut aitoa eikä se ole tapahtunut liiketoiminnan edellyttämässä laajuudessa. Arvioitaessa käytön tosiasiallisuutta tulee erityisesti ottaa huomioon käytetty merkkityyppi, luokkiin 9, 38 ja 42 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen laji ja laatu sekä Elisan liiketoiminnan luonne ja markkinoilla tyypilliset käyttötavat. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota käytön aikaan, paikkaan, laajuuteen ja luonteeseen sekä siihen, onko tunnus objektiivisesti arvioiden ollut esillä aidosti ja riittävästi.

Elisan asiassa esittämä käyttönäyttö, joka koostuu muun muassa myyntiraportista, 14 laskusta ja yhdestä urheilukentän laidalla sijaitsevasta mainostaulusta, on laadultaan ja laajuudeltaan hyvin suppeaa. Elisa ei ole esittänyt käyttönäyttönä esimerkiksi markkinointimateriaalia. Myyntiraportti ei osoita merkin käyttöä ulospäin. Lisäksi yhtä urheilukentän laidalla sijaitsevaa mainostaulua ei voida pitää osoituksena tosiasiallisesta tuotteiden markkinoinnista markkinoiden ja Elisan liiketoiminnan luonne huomioiden. Mainostaulu on pystytetty kentälle jo vuonna 2007 tai aikaisemmin ja on nykyisin poistettu sieltä. Poistaminen osoittaa, ettei markkinointia ja kuviomerkin käyttöä ole ollut tarkoitus jatkaa. Myöskään Elisalle rekisteröity verkkotunnus lounet.fi ja Lounet Oy:n LinkedIn-käyttäjäprofiili eivät osoita tavaramerkin käyttöä.

Elisa toimii valtakunnallisilla telepalvelumarkkinoilla. Vuonna 2013 Suomen markkinoilla toimivien teleyritysten yhteenlaskettu kokonaisliikevaihto oli 4,7 miljardia euroa. Elisalla oli samana vuonna suurin yksittäinen markkinaosuus ja sen liikevaihto oli 1.547 miljoonaa euroa. Elisalla on 2,3 miljoonaa asiakasta ja yhtiö on julkisesti noteerattu. Liiketoiminnan luonteen ja markkinoiden valossa 14 Varsinais-Suomen alueelle kohdistetulla laskulla osoitettu käyttö on alueellisesti ja taloudellisesti niin rajattua, ettei sitä voi pitää tosiasiallisena.

Tavaramerkin tosiasiallista käyttöä ei ole myöskään merkin käyttö sellaisessa muodossa, joka oleellisesti eroaa rekisteröinnistä. Myyntiraportissa ja laskuissa esiintyvä sana "lounet" yhdistettynä kuvaileviin nimikkeisiin "verkkovahti plus 100", "verkkovahti 10", "yritysliittymä", "toimipisteverkko", "dataliittymä" ja "vpn-etätyö" eroaa olennaisesti vaatimuksen kohteena olevasta kuviotavaramerkistä numero 241721. Käytettyjen sanayhdistelmien erot alkuperäiseen kuviomerkkiin eivät ole vähäiset. Kuviomerkki on ulkoasultaan lainehtiva ja koostuu kirjaimista "lo" ja "et" sekä merkin keskellä aaltoilevan vaalean janan sisältävästä mustasta tyylitellystä kuvioelementistä. Kyseinen kuvioelementti on itsessään erottamiskykyinen osa rekisteröityä tavaramerkkiä eikä sitä välttämättä myöskään lueta kirjaimina. Myyntiraportti ja laskut eivät osoita kuviomerkin käyttöä.

Laskujen vastaanottajista ei ole tietoa, joten on mahdollista, että ne koskevat sisäistä laskutusta. Koska euromääristäkään ei ole tietoa, laskujen perusteella ei ole mahdollista tehdä johtopäätöksiä palvelujen arvosta, millä on merkitystä käytön laajuutta arvioitaessa. Laskuissa esiintyvillä palvelunimikkeillä ei löydy internet-haussa lainkaan vastaajayhtiöihin viittaavia hakutuloksia. Lisäksi Elisan kotisivuilta ei löydy hakusanalla "lounet" yhtäkään hakuosumaa.

Kannetta tavaramerkin rekisteröinnin kumoamiseksi saa ajaa jokainen, joka kärsii haittaa rekisteröinnistä. Kantajayhtiö Lounea Oy (jäljempänä myös Lounea) on kesäkuussa 2014 rekisteröinyt nykyisen toiminimensä Lounea Oy ja ottanut yritysilmeensä uudistamisen yhteydessä käyttöön uuden Lounea-logon. Elisa on 24.6.2014 ja 9.9.2014 vaatinut Louneaa lopettamaan toiminimen ja Lounea-logon käytön. Näin ollen Lounealla on perusteltu syy vaatia Elisan vaatimuksensa perusteena esittämän tavaramerkin rekisteröinnin kumoamista.

Aputoiminimen kumoamista koskeva vaatimus

Elisan tytäryhtiölle JMS Group Oy:lle (jäljempänä myös JMS Group) on rekisteröity aputoiminimi Lounet 4.10.2007 sen jälkeen, kun Lounet Oy oli sulautunut Elisaan 30.9.2007. Aputoiminimen toimiala oli 26.8.2014 saakka "Teletoiminta erityisesti Lounais-Suomen alueella". Tämän jälkeen aputoiminimen toimiala on 26.8.2014 alkaen muutettu kuulumaan seuraavasti: "Teletoiminta erityisesti Lounais-Suomen alueella. Tietoliikennepalvelut Suomessa." Toimialan muutos ei ole muuttanut aputoiminimen rekisteröintipäivää. Yksinomaan se, että toimialan laajennuksen yhteydessä kaupparekisterissä suoritetaan estetutkimus, ei vaikuta rekisteröintipäivään. Koska rekisteröintipäivä on edelleen 4.10.2007, rekisteröinti on yli viisi vuotta vanha. Myös toiminimien osalta on edellytettävä tosiasiallista käyttöä. JMS Group ei ole tosiasiallisesti käyttänyt aputoiminimeä Lounet viimeisten viiden vuoden aikana aputoiminen toimialalla. Käyttämättömyydelle ei ole hyväksyttävää syytä.

Toimialan muutos on vain näennäinen. Alkuperäinen toimiala ei ole estänyt valtakunnallisten palvelujen tarjoamista ja se kattaa ne palvelut, jotka toimialan muutoksella on lisätty, koska tietoliikennepalvelut toteutetaan juuri teletoiminnalla. Lisäksi toimialan muutos on rekisteröity vain kaksi viikkoa ennen kuin Elisa lähetti Lounealle 9.9.2014 vaatimuskirjeen kumoamisvaatimusten kohteina olevien tunnusten loukkauksesta. Elisa oli tätä aiemmin lähestynyt Louneaa asian johdosta jo 24.6.2014, joten toimialan muutos on tehty sen jälkeen, kun vastaajat ovat esittäneet kantajalle vaatimuksia aputoiminimeen perustuen.

Toiminimellä ei eroteta toisistaan tavaroita tai palveluita, vaan yrityksiä. JMS Group ei ole osoittanut, että aputoiminimellä olisi harjoitettu mitään liiketoimintaa. Yhtiön tilinpäätöstiedoista ilmenee, ettei yhtiöllä ole ollut lainkaan liikevaihtoa asiassa kyseessä olevana aikana, vaan tuloslaskelman tulos on koostunut ainoastaan rahoitustuotoista. Jos yhtiöllä olisi ollut aktiivista liiketoimintaa esimerkiksi aputoiminimellä Lounet, tämä ilmenisi tuloslaskelmassa liikevaihtona. Vastaajien toimittama käyttönäyttö ei koske aputoiminimeä.

Elisalle rekisteröity verkkotunnus lounet.fi, Lounet Oy:n

LinkedIn-käyttäjäprofiili tai mainostaulu eivät osoita mitään käyttöä. Verkkotunnus on ainoastaan IP-osoite, joka ohjaa verkkosivuille, joilla tunnus ei ole ollut käytössä. Lounet Oy:n LinkedIn-profiili on luotu ajalla 1.8.2014-7.8.2014 eli sen jälkeen, kun Lounea Oy:öön kohdistuvia vaatimuksia on esitetty. Lounet Oy:n vanhoihin osakkeisiin liittyvä vaihdanta sekä asiasta julkaistu uutinen eivät osoita, että aputoiminimellä olisi harjoitettu liiketoimintaa tässä asiassa kyseessä olevana ajanjaksona. Tiedotusvälineessä julkaistu uutinen 2007 lakanneesta Lounet Oy -yhtiöstä ei osoita nykyisen aputoiminimen tai tavaramerkin käyttöä.

Aputoiminimen osittaiselle kumoamiselle ei ole estettä.

Aputoiminimen rekisteröinnistä aiheutuu Lounealle haittaa samoin perustein kuin mitä edellä on esitetty tavaramerkin osalta. Lounealla on siten perusteltu syy vaatia myös aputoiminimen rekisteröinnin kumoamista.

VASTAUS

Vaatimukset

Elisa Oyj ja JMS Group Oy ovat vaatineet, että markkinaoikeus

1. hylkää tavaramerkkirekisteröinnin numero 241721 lounet (kuvio) kumoamista koskevan vaatimuksen siltä osin, kun vaatimus koskee seuraavia tavaroita ja palveluita:

luokka 9: Äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset tietovälineet, tallennelevyt; tietojenkäsittelylaitteet ja tietokoneet.

luokka 38: Kaukoviestintä.

luokka 42: Tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; tietokonelaitteistojen ja

ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen.

2. hylkää kanteen aputoiminimen Lounet rekisteröintiin kohdistetun kumoamisvaatimuksen osalta; ja

3. velvoittaa Lounea Oy:n korvaamaan Elisa Oyj:n ja JMS Group Oy:n oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 37,40 eurolla ja palkkion osalta 22.550 eurolla eli yhteensä 22.587,40 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Yleistä

Sekä tavaramerkki numero 241721 lounet (kuvio) että aputoiminimi Lounet ovat koko ajan olleet käytössä myös sen jälkeen, kun Lounet Oy on sulautunut Elisaan. Edellä todetulla käytöllä on haluttu varmistaa, että yksinoikeus Turussa ja Lounais-Suomen alueella hyvin tunnettuihin merkkiin ja nimeen säilyy muutoksista huolimatta. Tavaramerkillä ja aputoiminimellä myydään tällä hetkellä erilaisia lähinnä internetiin liittyviä teknologia- ja ohjelmistotuotteita, kaukoviestintäpalveluita sekä niihin liittyviä konsultointi- ja asiantuntijapalveluita.

Tavaramerkkirekisteröinnin menettämistä koskeva vaatimus

Elisa on käyttänyt tavaramerkkiä 18.9.2009 ja 18.9.2014 välisenä aikana useiden tarjoamiensa tuotteiden ja palveluiden tavaramerkkinä. Tavaramerkin käyttö vastaa tavaramerkkirekisteröinnin tavara- ja palveluluetteloa siltä osin kuin kannevaatimus 1 on kiistetty. Käyttö on ollut tosiasiallista ja se on tapahtunut asiaa koskevan oikeuskäytännön edellyttämällä tavalla ja laajuudessa. Merkin käyttö liittyy olemassa olevaan asiakaskuntaan pitkäaikaisissa todellisissa asiakassuhteissa.

Tavaramerkillä myydään seuraavia tuotteita ja palveluita:

lounet verkkovahti plus 100

lounet toimipisteverkko 10mbits/s kk-maks

lounet verkkovahti plus 30

lounet vpn-etätyö

lounet verkkovahti 10

lounet dataliittymä

lounet verkkovahti plus 50

lounet yritysliittymä 4,6m/4,6m kk-maks.

Edellä mainittuja tuotteita ja palveluita koskevia laskuja on vuosina 2009-2014 lähetetty yhteensä 325 kappaletta. Tavaramerkki on ollut käytössä näissä laskuissa. Tavaramerkki on myös ollut käytössä rekisteröidyssä muodossaan ulkomainoksissa vuosina 2009-2013.

Tavaramerkkiä on käytetty ja käytetään pääasiassa sanamerkkinä lounet, joka jossain määrin eroaa rekisteröidystä muodosta. Rekisteröity merkki kuitenkin muodostuu selvästi luettavasta sanasta "lounet" ja merkin keskellä oleva kuvio on u- ja n-kirjainten yhdistelmä. Kuvio on siis sanamerkkiä muistuttava. Rekisteröidyn merkin kuvioluonteisuudesta huolimatta sanan "lounet" käyttöä voidaan ottaa huomioon rekisteröidyn tavaramerkin tosiasiallista käyttöä arvioitaessa. Laskuissa merkkiä ei edes olisi teknisesti mahdollista käyttää kuviomuotoisena.

Aputoiminimen kumoamista koskeva vaatimus

JMS Groupin aputoiminimen Lounet 26.8.2014 rekisteröity nykyinen toimiala on aikaisempaa laajempi siltä osin kuin toimialaan sisältyvät "Tietoliikennepalvelut Suomessa". Kyseessä on tältä osin uusi aputoiminimirekisteröinti. Kaupparekisteriviranomainen käsittelee toimialan laajennuksen uuden toiminimen rekisteröintinä. Kaupparekisterin ohjeiden mukaan toimialaa laajennettaessa yrityksen toiminimi tutkitaan kaupparekisterissä uudelleen. Tällöin on tarpeen verrata toiminimeä muihin samalla alalla toimiviin nimiin ja tavaramerkkeihin.

Edellä mainitun 26.8.2014 rekisteröidyn toimialan laajennuksen vuoksi aputoiminimen rekisteröinti on toimialan "Tietoliikennepalvelut Suomessa" osalta uusi rekisteröinti, joka ei ole kumottavissa käyttämättömyyden perusteella. Toiminimeä ei lain mukaan voi kumota osittain, vaan kumoamisen tulee lain sanamuodon mukaan koskea koko toiminimirekisteröintiä. Aputoiminimirekisteröinnin kumoamisvaatimus on siten hylättävä kokonaan perusteettomana.

Aputoiminimi Lounet on lisäksi ollut käytössä asiassa kyseessä olevana ajankohtana. Edellä mainituissa laskuissa sanaa "lounet" on käytetty sekä tavaramerkkinä että aputoiminimenä. Tuotteiden ja palveluiden nimiin sisältyvä sana "lounet" viittaa myös tuotteet toimittavaan yhtiöön ja sen edeltäjään Lounet Oy:öön, jolla on kohderyhmän edustajille huomattava merkitys.

TODISTELU

Asiakirjatodistelu

Lounea Oy

1. Elisa Oyj:n asiamiehen kirje Lounea Oy:lle 9.9.2014

2. Lounea Oy:n asiamiehen ilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle 18.9.2014

3. Viestintävirasto, Markkinakatsaus 2013, Teletoiminnan liikevaihto ja investoinnit

4. Elisa Oyj:n vuosikertomus 2013

5. Ote Youtube-palvelussa saatavilla olevasta 21.5.2007 kuvatusta ottelusta TPS-PaiHA

6. Ote Youtube-palvelussa saatavilla olevasta 26.2.2014 kuvatusta ottelusta PaiHa-RaiFu

7. Paimion Hakan uutiskirje maaliskuu 2013

8. Talouselämä-lehti, päivän uutiskommentti 15.4.2004: "Radiolinjan mukana katosi gsm-historiaa"

9. Google-hakupalvelun hakutulokset hakusanoille "lounet verkkovahti", "lounet toimipisteverkko", "lounet vpn-etätyö", "lounet yritysliittymä" ja "lounet dataliittymä"

10. Otteita Elisan kotisivuilta

11. Ote Superbrands 2005 -julkaisusta, kohta Elisa

12. Elisan sähköpostiviesti 24.6.2014

13. JMS Group Oy:n tilinpäätöstiedot vuosilta 2009, 2010, 2011, 2012 ja 2013

14. Google-hakupalvelun hakutulos 7.8.2014

15. Turun Seudun Puhelin Oy:n ja Paimion Haka ry:n välillä vuonna 2000 tehty yhteistyösopimus stadionmainonnasta

Elisa Oyj ja JMS Group Oy

1. Ote Elisan tietokannasta

2. Laskuja koskien Elisan LOUNET-tuotteita ja palveluita ajalta 2009-2014

3. Kuvia ulkomainoksesta vuosilta 2009-2013

4. Tuloste kaupparekisteriviranomaisen kotisivuilta

5. Lounet Oy:n LinkedIn-käyttäjäprofiili

6. Uutinen Lounet Oy:n osakkeiden lunastamisesta 11.12.2014

7. LOUNET palvelu- ja tuotekuvaukset (salassa pidettävä)

Henkilötodistelu

Lounea Oy

1. Toimitusjohtaja VV, todistelutarkoituksessa

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1. Tavaramerkkirekisteröinnin menettämistä koskeva vaatimus

1.1. Asian tarkastelun lähtökohdat ja kysymyksenasettelu

1. Elisan tavaramerkki numero 241721 lounet (kuvio) on rekisteröity 15.4.2008 kanteesta ilmeneville tavaroille luokassa 9 sekä palveluille luokissa 38 ja 42.

2. Lounea on 18.9.2014 markkinaoikeudessa vireille tulleella kanteella vaatinut tavaramerkin rekisteröinnin menettämistä sillä perusteella, että tavaramerkkiä ei ole tosiasiallisesti käytetty vaatimuksen esittämistä edeltäneiden viiden vuoden aikana. Lounean mukaan tavaramerkin käyttö ei ole ollut aitoa eikä se ole tapahtunut liiketoiminnan edellyttämässä laajuudessa. Lisäksi Lounean mukaan Elisa on laskuissaan käyttänyt merkkiä muodossa, joka oleellisesti eroaa rekisteröidystä tavaramerkistä.

3. Tavaramerkkilain 27 §:n 2 momentin mukaan tavaramerkin rekisteröinnin menettämistä koskevaa kannetta saa ajaa jokainen, joka kärsii haittaa rekisteröinnistä. Elisa on muun ohella tavaramerkkiin numero 241721 lounet (kuvio) vedoten vaatinut 9.9.2014 päivätyllä kirjeellään (kantajan todiste 1), että Lounea lopettaa lounea-tunnusten käytön kaikessa liiketoiminnassa. Lounealla on näin ollen tavaramerkkilain 27 §:n 2 momentin mukainen kanneoikeus.

4. Elisa on kiistänyt tavaramerkkirekisteröintiin kohdistuvan menettämisvaatimuksen vain vastaajien vaatimuskohdasta 1 ilmeneviltä osin. Lounean kannevaatimus on näin ollen hyväksyttävä ja tavaramerkkirekisteröinti määrättävä menetetyksi niiltä osin kuin vaatimusta ei ole kiistetty. Asiassa on kuitenkin vielä arvioitava, onko tavaramerkin rekisteröinti määrättävä menetetyksi tätä laajemmin.

5. Kysymyksessä olevan tavaramerkin haltijana Elisalla on todistustaakka siitä, että tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty rekisteröinnin menettämistä koskevan vaatimuksen esittämistä edeltäneiden viiden vuoden aikana. Elisan asiassa esittämästä tavaramerkin käyttöä koskevasta näytöstä merkittävä osa koostuu laskuista, joissa tavaramerkkiä ei ole käytetty siinä muodossa kuin se on rekisteröity. Asiassa on näin ollen tarkoituksenmukaista ensin arvioida, mikä merkitys näille laskuille on annettava arvioitaessa onko tavaramerkkiä numero 241721 lounet (kuvio) käytetty tosiasiallisesti. Tämän jälkeen asiassa on suoritettava kokonaisarviointi siitä, onko tavaramerkkiä asiassa esitetyn näytön perusteella käytetty tosiasiallisesti niille luokan 9 tavaroille sekä luokkien 38 ja 42 palveluille, joiden osalta Elisa on kiistänyt kanteen.

1.2. Sovellettavat säännökset ja oikeusohjeet

6. Tavaramerkkilain 26 §:n 2 momentin mukaan tavaramerkin rekisteröinti menetetään, jos merkkiä ei ole käytetty viimeisten viiden vuoden aikana eikä haltija osoita siihen hyväksyttävää syytä. Pykälän 3 momentin mukaan jos rekisteröinnin menettämisperuste koskee vain joitakin niistä tavaroista, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, rekisteröinti menetetään vain näiden tavaroiden osalta.

7. Tavaramerkkilaissa ei ole säännöksiä siitä, minkälaista tavaramerkin käyttöä on pidettävä riittävänä. Myöskään edellä mainittua säännöstä koskevissa esitöissä (HE 302/1992 vp) ei ole käsitelty tätä kysymystä.

8. Tavaramerkkilain säännöksiä tulkittaessa on otettava huomioon Euroopan unionin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY (tavaramerkkidirektiivi) ja sitä koskeva oikeuskäytäntö. Huomioon on otettava niin ikään 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 yhteisön tavaramerkistä (yhteisön tavaramerkkiasetus) sekä sitä koskeva oikeuskäytäntö.

9. Niin sanottu tosiasiallisen käytön vaatimus käy ilmi tavaramerkkidirektiivin 10 artiklasta, jonka 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan jos tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröintimenettelyn päättymisestä ole ottanut jäsenvaltiossa tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä, tavaramerkkiin sovelletaan direktiivissä säädettyjä seuraamuksia. Edellä mainitussa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua käyttöä on 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaan myös tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta vain sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta merkin erottuvuuteen.

10. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin käyttö on tosiasiallista silloin, kun tavaramerkkiä käytetään sen keskeisen tehtävän mukaisesti eli erottamaan haltijansa tavarat ja palvelut muiden tavaroista ja palveluista. Tosiasiallista käyttöä ei ole pelkästään symbolinen käyttö, jolla pyritään ainoastaan säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet ja estämään mahdollinen menettämisvaatimus. Tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin niihin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella kaupallisesti hyödynnettävän. Tällaisia ovat erityisesti sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa, näiden tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseessä olevien markkinoiden ominaispiirteet sekä tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus (tuomio Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, kohta 43).

11. Tosiasialliselle käytölle ei unionin tuomioistuimen mukaan ole mahdollista määrittää mitään abstraktia määrällistä vähimmäisvaatimusta, vaan kansallisen tuomioistuimen on voitava ottaa asiaa koskevassa arvioinnissa huomioon kaikki olosuhteet (määräys La Mer Technology, C-259/02, EU:C:2004:50, kohta 25). Tavaramerkin käytön ei aina edellytetä olevan määrältään huomattavaa, jotta sitä pidettäisiin tosiasiallisena, koska käytön tosiasiallisuus riippuu tavaran tai palvelun ominaispiirteistä markkinoilla (edellä mainittu tuomio Ansul, EU:C:2003:145, kohta 39). Käyttö voi tapauskohtaisista olosuhteista riippuen olla tosiasiallista, vaikka tavaroita olisi myyty vain yhdelle ainoalle asiakkaalle ja käytön alueellinen merkityksellisyys on vain yksi niistä seikoista, jotka on otettava huomioon käytön tosiasiallisuutta arvioitaessa (tuomio Sunrider v. SMHV, C-416/04 P, EU:C:2006:310, kohta 76).

12. Siltä osin kuin tavaramerkkiä on käytetty rekisteröidystä muodosta poikkeavasti, Euroopan unionin tuomioistuin on todennut, että tavaramerkkidirektiivin edellä kohdassa 9 selostetun säännöksen tarkoitus on antaa rekisteröidyn tavaramerkin haltijalle mahdollisuus tehdä merkkiin sitä kaupallisesti hyödynnettäessä muunnoksia, joilla merkki voidaan sen erottamiskykyä muuttamatta sopeuttaa paremmin asianomaisten tavaroiden tai palvelujen myyntiä ja myynnin edistämistä koskeviin vaatimuksiin (tuomio Rintisch, C-553/11, EU:C:2012:671, kohta 21).

13. Unionin yleinen tuomioistuin on edellä mainittua tavaramerkkidirektiivin säännöksen kanssa samansisältöisen tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan säännöksen osalta katsonut, että kaupankäynnissä käytetyn merkin erotessa rekisteröidystä muodostaan ainoastaan vähän siten, että nämä kaksi merkkiä voidaan kokonaisuutena arvioiden katsoa samanlaisiksi, tavaramerkin tosiasiallinen käyttö voidaan osoittaa näytöllä, joka koskee merkin markkinoilla käytettyä muotoa (tuomio Il Ponte Finanziaria v. SMHV - Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, EU:T:2006:65, kohta 50).

14. Unionin tuomioistuin on antanut tavaramerkin käytön tosiasiallisuutta arvioitaessa merkitystä sille, mielletäänkö käytetty merkki edelleen osoitukseksi kyseessä olevan tuotteen samasta kaupallisesta alkuperästä (tuomio Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, kohta 35).

1.3. Tavaramerkin käyttö laskuissa

15. Elisa on muun ohella esittänyt näyttönä tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä laskuja (vastaajien todiste 2), joissa ei edellä todetuin tavoin ole käytetty asiassa vaatimuksen kohteena olevaa rekisteröityä tavaramerkkiä numero 241721 lounet (kuvio) sellaisenaan. Laskuissa on sen sijaan käytetty tunnusta "lounet" yksilöitäessä laskutettuja palveluita seuraavasti:

lounet verkkovahti plus 100

lounet toimipisteverkko 10mbits/s kk-maks

lounet verkkovahti plus 30

lounet vpn-etätyö

lounet verkkovahti 10

lounet dataliittymä

lounet verkkovahti plus 50

lounet yritysliittymä 4,6m/4,6m kk-maks.

16. Edellä Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä esitettyyn viitaten kysymys on siten sen arvioimisesta poikkeaako laskuissa käytetty tunnus "lounet" kokonaisuutena arvioiden rekisteröidystä kuviotavaramerkistä vain sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta merkin erottamiskykyyn. Arvioinnissa merkitystä on annettava sille mieltääkö kohdeyleisö merkkien osoittavan samaa kaupallista alkuperää.

17. Kannevaatimuksen kohteena olevassa rekisteröidyssä kuviotavaramerkissä esiintyy sana "lounet" siten, että ensimmäiset kaksi kirjainta "lo" ja viimeiset kaksi kirjainta "et" ovat tavanomaisella kirjasinlajilla. Merkki on asettelultaan nouseva siten, että kirjaimet "et" on sijoitettu ylemmäksi kuin kirjaimet "lo". Keskellä olevat kirjaimet "un" on kirjoitettu muista kirjaimista selvästi poikkeavasti. Kirjaimet ovat kietoutuneet yhteen ja ovat niin vahvasti tyyliteltyjä, että ne voi hahmottaa myös erillisenä kuviona.

19. Elisa on laskuissaan käyttänyt sanaa "lounet" tuotenimien alussa ilman edellä kuvattuja kuvioelementtejä. Sanaa "lounet" on tuotenimissä käytetty yhdessä muiden ilmaisujen, kuten "verkkovahti", "vpn-etätyö", "dataliittymä" ja "yritysliittymä" kanssa. Markkinaoikeus toteaa, että kyseiset ilmaisut kuvailevat Elisan myymiä tietoliikenne- ja tietoturvapalveluita sekä niihin liittyviä laitteita. Ne ovat siten toissijaisessa asemassa eikä niillä ole katsottava olevan merkitystä asian arvioinnissa.

20. Markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevan merkin kuviollisuus ja erityisesti yhteen kietoutuneiden "u" ja "n" kirjainten muodostama elementti on rekisteröityä tavaramerkkiä kokonaisuutena arvioiden olennaisessa asemassa. Käytetty merkki poikkeaa rekisteröidystä tavaramerkistä siten, että siitä puuttuu kyseinen kuviollisuus. Poikkeamisen olennaisuuden johdosta sen on katsottava vaikuttavan merkin erottamiskykyyn. Kohdeyleisö ei todennäköisesti miellä laskuissa käytetyn merkin osoittavan samaa kaupallista alkuperää kuin rekisteröity tavaramerkki eikä JMS Group ole tältä osin esittänyt näyttöä, jonka perusteella asiaa olisi arvioitava toisin.

21. Merkin tosiasiallista käyttöä arvioitaessa ei siten voida tukeutua sellaiseen käyttöön, jossa sanaa "lounet" on käytetty ilman kuvioelementtiä. Näin ollen Elisan esittämissä laskuissa ei ole ollut kyse rekisteröidyn tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä.

22. Markkinaoikeus joka tapauksessa toteaa laskujen osalta vielä, että niistä on poistettu kaikki vastaanottajia koskevat tiedot postitoimipaikkaa ja postinumeroa lukuun ottamatta. Laskuista on myös poistettu niiden loppusummat ja yksittäisten palvelujen veloitusta koskevat tiedot. Elisan tietokannasta tulostetusta otteesta (vastaajien todiste 1) ilmenee, että laskuja on lähetetty vuosina 2009-2014 yhteensä 325 kappaletta 14 eri asiakkaalle, mitä määriä on sinänsä pidettävä suhteellisen vähäisinä. Koska esitetystä näytöstä ei käy ilmi myynnin määrää tai asiakkaiden tietoja, yksinomaan laskujen perusteella ei ole mahdollista tehdä johtopäätöksiä tavaramerkin käytön tosiasiallisuudesta siinäkään tapauksessa, että laskujen katsottaisiin muutoin osoittavan tässä asiassa kyseessä olevan rekisteröidyn tavaramerkin käyttöä.

2.3.3. Kokonaisarvio tavaramerkin käytön tosiasiallisuudesta

23. Markkinaoikeuden katsottua edellä, etteivät Elisan todisteena esittämät laskut osoita kysymyksessä olevan rekisteröidyn tavaramerkin käyttöä, asiassa on vielä muun esitetyn näytön perusteella arvioitava, onko tavaramerkkiä käytetty tosiasiallisesti.

24. Elisa on edellä mainittujen laskujen ja tietokannasta tulostetun otteen lisäksi esittänyt näyttönä tavaramerkin käytöstä kuvia ulkomainoksista vuosilta 2009-2013 (vastaajien todiste 3), Lounet Oy:n

LinkedIn-käyttäjäprofiilin (vastaajien todiste 5) ja sanomalehtiuutisen Lounet Oy:n osakkeiden lunastamisesta (vastaajien todiste 2).

25. Markkinaoikeus toteaa ensinnäkin, että LinkedIn-käyttäjäprofiilista ilmenee ainoastaan, että Lounet Oy:lle on luotu käyttäjäprofiili sosiaaliseen mediaan LinkedIn-palveluun. Profiilista ilmenee vain toiminimi Lounet Oy, joka viittaa Elisaan 30.9.2007 sulautuneeseen yhtiöön. Sanomalehtiartikkeli taas koskee Lounet Oy:n osakkeiden lunastamista yhtiön sulauduttua Elisaan. Markkinaoikeus katsoo, ettei tästä Lounet Oy:tä koskevasta näytöstä käy millään tavalla ilmi, että kysymyksessä olevaa tavaramerkkiä olisi käytetty osoittamaan sen kattamien tavaroiden ja palveluiden alkuperää, vaan pikemminkin sitä on käytetty yhtiön yksilöimiseen. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että kyseisillä Lounet Oy:tä koskevilla todisteilla ei ole merkitystä arvioitaessa Elisan tavaramerkin käyttöä.

1.4. Johtopäätös tavaramerkin osalta

28. Markkinaoikeus katsoo, ettei Elisa ole näyttänyt, että tavaramerkkiä numero 241721 lounet (kuvio) olisi käytetty tavaramerkkilain 26 §:n 2 momentissa tarkoitetuin tavoin menettämisvaatimusta edeltävien viiden vuoden aikana. Lisäksi Elisa ei ole edes väittänyt, että käyttämättömyydelle olisi ollut sanotussa lainkohdassa tarkoitettu hyväksyttävä syy. Tavaramerkin numero 241721 lounet (kuvio) rekisteröinti on näin ollen määrättävä menetetyksi.

2. Aputoiminimen kumoamista koskeva vaatimus

2.1. Asian tarkastelun lähtökohdat ja kysymyksenasettelu

29. JMS Groupille on rekisteröity aputoiminimi Lounet 4.10.2007. Aputoiminimen toimiala on 26.8.2014 saakka ollut "Teletoiminta erityisesti Lounais-Suomen alueella". Aputoiminimen toimiala on 26.8.2014 alkaen muutettu kuulumaan seuraavasti: "Teletoiminta erityisesti Lounais-Suomen alueella. Tietoliikennepalvelut Suomessa".

30. Lounea on vaatinut aputoimimen Lounet rekisteröinnin kumoamista sillä perustella, ettei sitä ole käytetty kumoamisvaatimusta edeltävien viiden vuoden aikana.

31. Toiminimilain 20 §:n mukaan kannetta rekisteröinnin kumoamiseksi saa ajaa jokainen, jolle aiheutuu rekisteröinnistä haittaa. Elisa on muun ohella JMS Groupin aputoiminimeen Lounet vedoten vaatinut 9.9.2014 päivätyllä kirjeellään (kantajan todiste 1), että Lounea lopettaa lounea-tunnusten käytön kaikessa liiketoiminnassa. Lounealla on näin ollen katsottava olevan toiminimilain 20 §:n mukainen kanneoikeus.

32. JMS Group on vaatimusta vastustaessaan väittänyt, ettei aputoiminimeä Lounet tule käyttämättömyyden perusteella kumota ensinnäkään siitä syystä, että aputoiminimen kattamaa toimialaa on edellä kuvatulla tavalla muutettu 26.8.2014. JMS Groupin mukaan toimialan muutos on merkinnyt uutta aputoiminimen rekisteröintiä ja rekisteröinnin kumoamista voitaisiin tästä syystä vaatia aikaisintaan viiden vuoden kuluttua sanotusta päivämäärästä lukien. Lisäksi JMS Group on vedonnut siihen, että aputoiminimeä on joka tapauksessa käytetty kumoamiskanteen vireilletuloa edeltävien viiden vuoden aikana.

33. Markkinaoikeus toteaa, että asiassa on ensiksi kysymys siitä, onko aputoiminimen toimialan muutoksesta alkanut uusi aputoiminimen niin sanotun käyttöpakon kannalta merkityksellinen viiden vuoden ajanjakso. Kumoamisvaatimusta ei tällöin voitaisi hyväksyä, koska toimialan muutoksesta kanteen vireille panoon ei ole kulunut viittä vuotta. Mikäli kuitenkin katsotaan, ettei toimialan muutoksella ole ollut sanotunlaista vaikutusta, on asiassa arvioitava, onko JMS Group näyttänyt aputoiminimeä Lounet käytetyn toiminimilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetuin tavoin kumoamisvaatimusta edeltävien viiden vuoden aikana.

2.2 Sovellettavat säännökset

34. Toiminimilain 1 §:n 2 momentin mukaan kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja saa harjoittaa osaa toiminnastaan aputoiminimellä. Pykälän 3 momentin mukaan mitä toiminimilaissa säädetään toiminimestä, koskee myös aputoiminimeä.

35. Toiminimilain 8 §:n mukaan toiminimen tulee yksilöidä haltijansa yritys.

36. Toiminimilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan toiminimen rekisteröinti voidaan kumota, jos toiminimeä ei ole viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana käytetty eikä toiminimen haltija osoita siihen hyväksyttävää syytä.

2.3. Aputoiminimen toimialan muutoksen merkitys

37. Asiassa on riidatonta, että JMS Groupin aputoiminimi Lounet on rekisteröity 4.10.2007 ja että sen toimialan muutos on rekisteröity 26.8.2014.

38. Mahdollisuutta kumota toiminimen rekisteröinti käyttämättömyyden perusteella on toiminimilain esitöissä (HE 238/1978 vp s. 31) perusteltu tarpeella puuttua siihen, että käyttämättömät toiminimet voivat muodostaa rekisteröintiesteen uusille toiminimille. Esitöissä on myös todettu (s. 32), että niin sanotun paperiyhtiön rekisteröinti, jonka pääasiallisena tarkoituksena on muiden samankaltaisten toiminimien rekisteröimisen ehkäiseminen tai pääyhtiön toiminimen suojan laajentaminen, ei ole hyväksyttävä syy toiminimen käyttämättömyydelle.

39. Edelleen esitöiden mukaan (s. 31) toiminimen käyttö edellyttää, että toiminimi on esiintynyt esimerkiksi mainoksissa, liikeasiakirjoissa tai muissa sen kaltaisissa yhteyksissä. Jollei aputoiminimeä tosiasiallisesti käytetä ilmoitetulla toimintalohkolla tai alueella, sen rekisteröinti on esitöiden mukaan kumottavissa, vaikka haltijan muu toiminta olisi hyvinkin laajaa. Yksinomaan erilaisiin laissa säädettyihin toimenpiteisiin ryhtyminen, kuten tilinpäätöksen laatiminen ja veroilmoituksen antaminen, ei esitöiden mukaan sellaisenaan osoita, että toiminimi olisi käytössä, jollei toimenpiteistä ilmene, että toimintaa on tosiasiallisesti harjoitettu. Oikeuskirjallisuudessa (Castrén, Martti: Toiminimi, 2008, s. 288) on katsottu, että toiminimen rekisteröinnin kattaessa useampia toimialoja rekisteröinnin kumoaminen estyy, jos toiminimeä on käytetty yhdelläkin rekisteröinnin kattamalla alalla.

40. Toiminimen tai aputoiminimen rekisteröinnin kumoamisvaatimusta arvioitaessa on edellä esitetyin tavoin olennaista se, onko kysymyksessä olevaa toiminimeä käytetty viiden vuoden aikana jollakin sen toimialan osalla. Aputoiminimen toimialalla on siten merkitystä arvioitaessa sitä, onko aputoiminimeä käytetty toiminimilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

41. JMS Group on lähtenyt siitä, että toimialan laajentaminen 26.8.2014 on merkinnyt uutta toiminimirekisteröintiä. JMS Group on väitteensä tueksi esittänyt todisteenaan 4 otteen kaupparekisteriviranomaisen kotisivuilta, josta käy ilmi, että toimialaa laajennettaessa yrityksen toiminimi tutkitaan kaupparekisterissä uudelleen, koska toiminimeä on tarpeen verrata muihin samalla alalla toimiviin nimiin ja tavaramerkkeihin.

42. Markkinaoikeus toteaa tältä osin, että toimialan muutosta rekisteröitäessä on luonnollisesti tarpeen tutkia mahdollisten rekisteröintiesteiden olemassaolo toimialan muutetuilta osin. Tästä ei kuitenkaan seuraa, että asiassa kysymyksessä olevan aputoiminimen rekisteröintiä olisi toimialan muutoksen johdosta pidettävä JMS Groupin väittämällä tavalla uutena.

43. Aputoiminimi Lounet itsessään on pysynyt toimialamuutoksesta huolimatta samana eikä toimialan muutosta koskeva rekisteröinti 26.8.2014 ole muuttanut aputoiminimen rekisteröintipäivää, joka on muutoksen jälkeenkin edelleen 4.10.2007.

44. Markkinaoikeus toteaa, ettei toiminimen ensisijaisena tehtävänä ole toimia tavaroiden tai palveluiden tunnuksena, vaan toiminimen keskeinen tehtävä on toiminimilain 8 §:n mukaisesti yksilöidä kysymyksessä oleva yritys. Kulloinkin rekisteröidyllä toimialalla on edellä esitetyin tavoin sinänsä merkitystä arvioitaessa toiminimen käyttöä kyseisen viiden vuoden ajan kuluessa. Tilanteessa, jossa toiminimeä ei kuitenkaan viiden vuoden ajanjakson aikana ole lainkaan käytetty, ei toimialan laajentamisesta automaattisesti seuraa, että viiden vuoden aika toiminimen käyttämiselle alkaisi JMS Groupin esittämällä tavalla kulua uudelleen muutospäivästä lukien.

45. Tällainen JMS Groupin esittämä tulkinta merkitsisi, että tosiasiallisesti pysyvästi käyttämätön toiminimi voisi pelkkien säännöllisin väliajoin tehtävien toimialaa joltakin osin laajentavien muutosten perusteella saada suojaa ja vastaavasti olla uusien tunnusten rekisteröinnin esteenä käytännössä rajoittamattoman ajan. Markkinaoikeus katsoo, että toiminimilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdan sanamuoto ei miltään osin puolla edellä mainittua tulkintaa, joka myös olisi ristiriidassa edellä kohdassa 38 todetun toiminimilain tavoitteen kanssa.

46. Edellä esitettyjen seikkojen perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei toimialan muutosta ole JMS Groupin väittämin tavoin pidettävä uutena aputoiminimirekisteröintinä. Toiminimilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu käytön arvioinnin kannalta merkityksellinen viiden vuoden ajanjakso on siten käsillä olevassa tilanteessa aputoiminimen kumoamisvaatimuksen tekemistä edeltävä viiden vuoden ajanjakso.

2.4. Aputoiminimen käyttö

47. Markkinaoikeus toteaa aluksi, että näyttötaakka aputoiminimen käytöstä kuuluu aputoiminimen haltijalle JMS Groupille. Pääosa aputoiminimen osalta esitetystä käyttönäytöstä liittyy Elisan laskutukseen. JMS Group on esittänyt näyttönä aputoiminimensä Lounet käytöstä samat edellä mainitut laskut (vastaajien todiste 2), joiden Elisa on katsonut osoittavan sen edellä mainitun tavaramerkin käyttöä. Lisäksi näyttönä aputoiminimen käytöstä on esitetty ote Elisan tietokannasta (vastaajien todiste 1), joka myös sisältää tietoja Elisan laskutuksesta. Edellä todetun perusteella asiassa on aluksi arvioitava, missä määrin laskut osoittavat aputoiminimen käyttöä.

48. Vastaajien mukaan sana "lounet" on ollut käytössä Elisan tuotteissa ja palveluissa tavaramerkkinä sekä aputoiminimenä. Markkinaoikeus toteaa, että vaikka aputoiminimeä ja tavaramerkkiä saatetaan käyttää samankaltaisissa yhteyksissä, niillä on kuitenkin eri tehtävät. Toiminimen ja myös aputoiminimen pääasiallisena tarkoituksena on edellä todetulla tavalla yksilöidä haltijansa yritys. Tavaramerkinomaisesta käytöstä on kyse silloin, kun tunnusta käytetään tavaran tai palvelun kaupallisen alkuperän ilmaisemiseksi.

49. Laskuissa sana "lounet" esiintyy laskutettujen palvelujen nimien yhteydessä edellä kohdasta 15 ilmenevällä tavalla. Muualla laskuissa sana "lounet" ei esiinny. Laskut on lähettänyt Elisa, joka on myös ilmoitettu laskuissa maksun saajaksi. Laskuissa on käytetty Elisan logoa ja ilmoitettu Elisan yhteystiedot. Laskuista ei ilmene aputoiminimen haltijan JMS Groupin toiminimi eivätkä sen yhteystiedot. Vastaajat eivät ole myöskään esittäneet minkäänlaista selvitystä Elisan oikeudesta käyttää JMS Groupin aputoiminimeä Lounet.

50. Markkinaoikeus katsoo edellä todetuin perustein, että sanaa "lounet" on käytetty laskuissa yksinomaan Elisan palvelujen tunnuksena eikä laskuista ilmene mitään sellaista, jonka perusteella sanaa "lounet" voisi katsoa käytetyn JMS Groupin aputoiminimenä. Näin ollen laskut eivät miltään osin osoita JMS Groupin aputoiminimen Lounet käyttöä.

51. JMS Group on vielä esittänyt näyttönä aputoiminimen käytöstä Lounet Oy:n LinkedIn-käyttäjäprofiilin (vastaajien todiste 5) ja sanomalehtiuutisen Lounet Oy:n osakkeiden lunastamisesta (vastaajien todiste 2). Asiassa on riidatonta, että Lounet Oy on purkautunut sen sulauduttua Elisaan 30.9.2007. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että kyseisillä Lounet Oy:öön liittyvillä todisteilla ei ole merkitystä arvioitaessa JMS Groupin aputoiminimen käyttöä nyt kysymyksessä olevalla ajanjaksolla.

53. Edellä todetun mukaisesti aputoiminimen toimialaan on koko kyseessä olevana ajanjaksona sisältynyt "Teletoiminta erityisesti Lounais-Suomen alueella". Myöhemmin toimialaan on 26.8.2014 lisätty "Tietoliikennepalvelut Suomessa". Asiassa ei ole näytetty, että JMS Group olisi 18.9.2014 edeltävien viiden vuoden aikana harjoittanut aputoiminimen alkuperäisen tai muutetun toimialan mukaista liiketoimintaa aputoiminimellä Lounet. JMS Group ei ole myöskään edes väittänyt, että se olisi ryhtynyt esimerkiksi valmisteleviin toimiin aputoiminimen Lounet käyttöön ottamiseksi. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että JMS Group ei ole käyttänyt aputoiminimeään Lounet asian kannalta merkityksellisenä aikana.

2.5. Johtopäätös aputoiminimen osalta

54. JMS Group ei ole näyttänyt, että aputoiminimeä Lounet olisi käytetty toiminimilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla menettämisvaatimusta edeltävien viiden vuoden aikana. Lisäksi JMS Group ei ole edes väittänyt, että aputoiminimen käyttämättömyydelle olisi ollut sanotussa lainkohdassa tarkoitettu hyväksyttävä syy. Näin ollen JMS Groupin aputoiminimen Lounet rekisteröinti on kumottava.

Oikeudenkäyntikulut

55. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

56. Lounea Oy on voittanut asian. Elisa Oyj:llä ja JMS Group Oy:llä ei ole ollut huomauttamista Lounea Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksesta sen määrän osalta. Näin ollen Elisa Oyj ja JMS Group Oy ovat velvollisia yhteisvastuullisesti korvaamaan Lounea Oy:n oikeudenkäyntikulut vaaditun määräisinä.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus määrää tavaramerkin numero 241721 lounet (kuvio) rekisteröinnin menetetyksi.

Markkinaoikeus kumoaa JMS Group Oy:n aputoiminimen Lounet rekisteröinnin.

Elisa Oyj ja JMS Group Oy velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan Lounea Oy:lle korvauksena kuluista 19,50 euroa ja palkkiona 58.320 euroa eli yhteensä korvauksena oikeudenkäyntikuluista 58.339,50 euroa. Korvaukselle on maksettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 21.7.2015.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Sanna Holkeri sekä asiantuntijajäsen Merja Karhapää.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.