Market court dismisses trademark appeal as prior marks were not widely known at the time of registration.

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 4.3.2013 (liitteenä)

Päätöksestä on valitettu Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakuntaan. Patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta annetun lain 2 §:n nojalla asia on siirtynyt markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Gulf International Lubricants, Ltd. on vaatinut, että valituksenalainen päätös kumotaan ja että asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle rekisteröinnin kumoamista varten.

Perusteet

Tavaramerkkirekisteröinti numero 242085 Gulf (kuvio) on ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään sekoitettavissa valittajan aikaisempiin tavaramerkkeihin numero 40998 Gulf (kuvio) ja numero 44073 Gulf (kuvio) sekä valittajan kanssa samaan konserniin kuuluvan Gulf Oil Marketing GmbH:n aikaisempaan yhteisön tavaramerkkiin numero 4134623 Gulf (kuvio).

Edellä mainittuja aiempia tavaramerkkejä on pidettävä laajalti tunnettuina. Suomessa on ollut lukuisia Gulf-huoltamoita, jotka aikoinaan siirtyivät muille yrityksille, mutta jotka ovat nyttemmin tekemässä paluun. Asiassa kyseessä olevan merkin haltijan voidaan katsoa pyrkivän käyttämään oikeudettomasti hyväksi valittajan merkkien mainetta.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Vastaajan vastaus

Vaatimukset

X (jäljempänä myös vastaaja) on vaatinut, että valitus hylätään.

Perusteet

Valittaja on esittänyt runsaasti aineistoa tavaramerkin käytöstä. Valittaja on myös todennut, että tavaramerkki on laajalti tunnettu Suomessa, mikä on aivan totta. Edellä esitetystä johtuen vastaaja on hakenut tavaramerkin rekisteröintiä ja viranomainen on sen hyväksynyt rekisteröitäväksi. Vastaaja ei ole pyrkinyt käyttämään oikeudettomasti hyväkseen valittajan merkkien saavuttamaa mainetta, vaan on saanut asiassa kyseessä olevaan merkkiin oikeudet täysin laillisesti ja on käynnistänyt liiketoiminnan sen hyödyntämiseksi. Lisäksi vastaaja on pyrkinyt asiassa sovintoratkaisuun valittajan kanssa.

Valittajan lausuma

Vastaaja on vastauksessaan myöntänyt, että valittajan tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja. Vastaaja on kuitenkin kiistänyt käyttäneensä oikeudettomasti hyväkseen niiden saavuttamaa mainetta. Lisäksi vastaajan mukaan valittaja ei olisi reagoinut vastaajan yrityksiin sopia asia. Väitteet eivät pidä paikkaansa. Vastaaja on toimittanut valittajalle sopimusehdotuksen, jossa vastaaja on esittänyt valittajalle myyvänsä oikeudet asiassa kyseessä olevaan tavaramerkkirekisteröintiin huomattavalla summalla. Koska vastaaja on myöntänyt Gulf-kuviomerkin olevan laajalti tunnettu ja on tietoisesti rekisteröinyt sen tavaramerkiksi sekä vaatinut sen siirrosta valittajalle kohtuutonta korvaussummaa, tavaramerkkilain mukainen laajalti tunnettujen merkkien suoja tulee sovellettavaksi. Tämän osoittaa myös valittajan esittämä selvitys Gulf-kuviomerkin käytöstä. Vastaajan vaatima korvaussumma osoittaa, että vastaaja on pyrkinyt käyttämään valittajan merkkien mainetta ja erottamiskykyä epäoikeudenmukaisesti hyödykseen.

Asiassa on kyse myös valittajan tavaramerkkien maineen norkkimisesta, joka on sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaista menettelyä. Maineen norkkiminen voidaan kieltää, kun jäljitelty toiminta, tuote tai tunnus on markkinoilla niin tunnettu, että kohdeyleisö yhdistää sen tiettyyn elinkeinonharjoittajaan. Vastaajan vastaus ja valittajan tavaramerkkien maine huomioiden vastaaja on valinnut identtisen Gulf-merkin tavaramerkikseen sen maineesta johtuen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä muun ohella, jos se on sekoitettavissa toisen tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella, tai toisen tunnusmerkkiin, joka on vakiinnutettu silloin, kun rekisteröintiä haetaan. Saman momentin 9 kohdan perusteella tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa 57 §:ssä tarkoitettuun yhteisön tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tunnusmerkkien katsotaan tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin mukaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja. Pykälän 2 momentin mukaan tunnusmerkkien sekoitettavuuteen voidaan kuitenkin 1 momentin estämättä vedota sellaisen tunnusmerkin hyväksi, joka on laajalti tunnettu tässä maassa, jos toisen samankaltaisen tunnusmerkin käyttäminen ilman hyväksyttävää syytä merkitsisi aikaisemman merkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi haitaksi aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle.

Vastaajan tavaramerkki koskee tavaroita luokassa 21, kun taas valittajan tavaramerkki numero 40998 koskee tavaroita luokassa 1 ja tavaramerkki numero 44073 tavaroita luokassa 4. Markkinaoikeus katsoo, että kyseessä olevat tavarat ovat varsin erilaisia, eikä valittaja ole edes esittänyt niiden olevan samoja tai samankaltaisia. Näin ollen sekoitettavuus tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin ja 14 §:n 1 momentin 6 kohdan perusteella ei tule harkittavaksi.

Asiassa on kuitenkin vielä arvioitava, ovatko valittajan kansalliset tavaramerkit laajalti tunnettuja siten, että ne saisivat tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaista suojaa riippumatta siitä, ovatko tavarat samoja tai samankaltaisia.

Valittaja on esittänyt selvitystä Gulf-kuviomerkin käytöstä voiteluaineiden ja voitelutuotteiden sekä huoltoasemien yhteydessä. Selvitys on koostunut pääasiassa erilaisista lehtiartikkeleista ja lehtimainonnasta vuosina 2002−2009. Osasta mainoksia ja lehtiartikkeleita ei ilmene julkaisupäivämäärää. Lisäksi selvityksessä on ollut englanninkielinen Wikipedia-artikkeli vuodelta 2013 Gulf Oil Corporationin historiasta ja tilastoja Gulf-merkillä varustettujen tuotteiden myynnistä Suomessa vuosina 2003−2008. Selvityksestä ilmenee muun ohella, että Gulf-tuotemerkki poistui käytöstä 1970-luvun alussa koko Euroopassa, mutta on tekemässä paluuta. Selvityksen mukaan Gulf-voiteluaineet ovat palanneet Suomen markkinoille vuonna 2002 yli 30 vuoden jälkeen ja Gulf-huoltoasematoiminta on alkanut Suomessa uudelleen vuonna 2008.

Valittajan Gulf-merkkien laajalti tunnettuutta koskeva kysymys on ratkaistava sen hetken tilanteen pohjalta, jolloin vastaaja on hakenut tässä asiassa kyseessä olevaa tavaramerkkiä rekisteröitäväksi 15.8.2007. Näin ollen valittajan esittämällä selvityksellä Gulf-merkin käytöstä ei ole merkitystä asiassa siltä osin kuin selvitys koskee vuonna 2008 Suomessa uudelleen alkanutta Gulf-huoltoasematoimintaa tai koskee muutoin 15.8.2007 jälkeistä aikaa. Esitetty aineisto koostuu vain joistakin yksittäisistä lehtiartikkeleista ja mainoksista, joista ei voida päätellä Gulf-merkin olleen Suomessa laajalti tunnettu 15.8.2007. Lisäksi valittajan esittämistä myyntitilastoista ilmeneviä myyntimääriä ei markkinaoikeuden käsityksen mukaan voida pitää erityisen suurina eikä tilastoista muutenkaan käy ilmi Gulf-merkin tunnettuus.

Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, että asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei ole pääteltävissä, että valittajan Gulf-merkki olisi ollut tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla laajalti tunnettu silloin, kun vastaaja on hakenut tässä asiassa kyseessä olevaa tavaramerkkirekisteröintiä 15.8.2007. Näin ollen asiassa ei ole tarpeen arvioida enemmälti tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun laajalti tunnetun merkin suojan saamisen edellytyksiä.

Siltä osin kuin valittaja esittänyt asiassa olevan kyse myös valittajan tavaramerkkien maineen norkkimisesta, markkinaoikeus toteaa vielä, että tämän tavaramerkkirekisteröintiä koskevan valitusasian yhteydessä ei voida tutkia sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin perustuvia väitteitä.

Markkinaoikeus katsoo, ettei valittaja ole esittänyt perusteita rekisteröidyn merkin kumoamiseksi.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Maarit Lindroos, Sirkku Seppälä ja Markus Mattila.

PRH:n päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.