2-17-9843/14 · Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium

K O H T U O T S U S

EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus

Tallinna Ringkonnakohus, tsiviilkolleegium

Kohtukoosseis

Eesistuja Gaida Kivinurm, liikmed Meeli Kaur ja Indrek

Soots

Otsuse tegemise aeg ja koht

05.06.2019, Tallinn

Tsiviilasja number

2-17-9843

Tsiviilasi

McDonald’s International Property Company Ltd hagi

Future

Enterprises

Pte

Ltd

vastu

kaubamärgi

MacCoffee 3 in 1 + kuju õiguskaitset välistava asjaolu

tuvastamiseks

Vaidlustatud kohtulahend

Harju Maakohtu 26.06.2018 otsus

Kaebuse esitajad, kaebuse liik

ja tsiviilasja hind apellatsiooni-

menetluses

McDonald’s

International

Property

Company

Ltd.

apellatsioonkaebus, 3500 eurot

Future Enterprises Pte Ltd vastuapellatsioonkaebus, 3500

eurot

Menetlusosalised

ja

nende

esindajad

Hageja (apellant/vastustaja): McDonald’s International

Property Company Ltd. (asukoht 2711 Centerville Road,

Suite 400, 19808 Wilmington, Delaware, Ameerika

Ühendriigid), esindaja patendivolinik Mikas Miniotas

Kostja (vastuapellant/vastustaja): Future Enterprises Pte Ltd

(asukoht 31 Harrison Road, #08-01 Food Empire Suites,

369649 Singapur), esindaja patendivolinik Linnar Puusepp

Menetluse liik

Kirjalik menetlus

RESOLUTSIOON:

1. Jätta Harju Maakohtu 26.06.2018 otsus muutmata ja apellatsioonkaebus

rahuldamata.

2. Jätta vastuastuapellatsioonkaebus läbi vaatamata.

3. Maakohtu ja ringkonnakohtu menetluskulud jätta McDonald’s International

Property Company Ltd kanda.

4. Välja mõista McDonald’s International Property Company Ltd-lt 1500 eurot

ringkonnakohtu menetluskulude hüvitamiseks Future Enterprises Pte Ltd kasuks.

5. Hüvitamisele kuuluvatelt menetluskuludelt tuleb McDonald’s International

Property Company Ltd-l tasuda viivist VÕS § 113 lg 1 teises lauses ettenähtud

ulatuses alates menetluskulude suurust kindlakstegeva lahendi jõustumisest kuni

lahendi täitmiseni.

Edasikaebamise kord

Otsuse peale võib kassatsiooni korras edasi kaevata, esitades kaebuse vahetult Riigikohtule 30

päeva jooksul otsuse kassaatorile kättetoimetamisest, kuid mitte pärast viie kuu möödumist

otsuse avalikult teatavaks tegemisest. Hagimenetluses Riigikohtus võib menetlusosaline

menetlustoiminguid teha ning avaldusi ja taotlusi esitada üksnes vandeadvokaadi vahendusel.

Menetlusosaline võib ise esitada menetlusabi saamise taotluse, samuti esitada teise

menetlusosalise kaebuse või muu taotluse kohta seisukohti ja vastuväiteid.

Menetlusabi taotlemise selgitus

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 187 lg 6 kohaselt peab seaduses sätestatud tähtaja

järgimiseks tegema menetlusabi taotleja tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks

ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu

tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi

taotlemisega, annab kohus tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui

nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei

välista menetlustähtaja ennistamist.

Hagi ja selle aluseks olevad asjaolud

1. McDonald’s International Property Company Ltd. (hageja) esitas 26.06.2017 Harju

Maakohtule hagiavalduse Future Enterprises Pte Ltd (kostja) vastu kaubamärgi

„MacCoffee 3 in 1 + kuju“ õiguskaitset välistava asjaolu tuvastamiseks.

2. Hagiavalduse kohaselt kuuluvad hagejale Eestis registreeritutena kaubamärgid

McDONALD´S,

BIG

MAC,

McMUFFIN,

McNUGGETS,

MAC

FRIES,

McCHICKEN, McDRIVE, McSUNDAE, FISH MAC, McROYAL, McBACON,

McWALK, McGRISPY, McSALAD SHAKER,McFLURRY ja Euroopa Liidu

kaubamärgid McROYAL, McFEAST, EGG McMUFFIN, McPIZZA, McCHICKEN,

CHICKEN Mc NUGGETS, McNUGGETS, McBACON, McSNACK, McEXPRESS,

McWORLD, McKIDS, McCAFE, McDONALD´S, McDRIVE, BIG MAC,

McRECYCLE, MACFISH, McHAPPY DAY, McFLURRY, McGRISPY, McSALAD,

McNET, McRIB, McPORK, McSHAKER, McMAGINATION, McCORSTY,

McINTERNET, McCHOISE, GREEK MAC, PITAMAC, MCMUFFIN, MCTOAST,

MCFISH, McMARINS, McGRIDDLES, McCAFE, MCD, McNUGGET.

3. Hageja poolt 1940. a. asutatud McDonald´s on maailma juhtiv kiirtoitlustusfirma. Eestis

on 10 McDonald´si restorani ning 2 McCafé kohvikut.

4. Kaubamärgilehest nr 12/2012 nähtub, et Patendiamet on otsustanud anda õiguskaitse

kostja kaubamärgile MacCoffee 3 in 1 klassi 30 kuuluvate kaupade „lahustuva kohvi

segud“

osas.

Hageja

vaidlustas

kaubamärgi

registreerimise

Tööstusomandi

Apellatsioonikomisjonis (TOAK) kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-de 2 ja 3

alusel (suhtelised õiguskaitset välistavad asjaolud; äravahetamise tõenäosus ning maine

ja eristusvõime kahjustamine ja/või ärakasutamine). TOAK tuvastas kaubamärkide

tervikuna erinevuse ja õiguskaitset välistava asjaolu puudumise. KaMS § 41 lg 5

kohaselt võib hageja esitada kostja vastu hagi õiguskaitset välistava asjaolu

tuvastamiseks.

5. Hageja leiab, et kostja kaubamärgi registreerimine on väär. Kostja kaubamärk rikub

hageja varasemaid kaubamärgiõigusi, mis tulenevad kaubamärgist McCAFE ja tema

tuntud mainekast eesliitest Mc, mis on hageja kaubamärkide pere ühilduv osa. Kostja

kaubamärgi MacCoffee 3 in 1 registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Hageja on varasema kaubamärgi omanik KaMS § 11 lg 1 p-de 2 ja 6 mõttes. Hagejale

kuuluvad Eesti ja Euroopa Liidu kaubamärkide taotluste esitamise kuupäevad on

varasemad kostja kaubamärgi taotluse esitamise ajast (29.09.2009). Kõik hagiavalduses

märgitud hageja kaubamärgid on varasemad kostja kaubamärgist.

6. Hageja arvates on kostja kujutiskaubamärk MacCoffee 3 in 1 sarnane hageja EL

sõnalise kaubamärgiga McCAFE. Hageja kaubamärk on sõnamärk, mis koosneb sõnast

McCAFE. Kostja kaubamärk on kujutismärk, mis koosneb sõnast MacCoffee,

kohvitassist, millele on kirjutatud MacCoffee, kohviubadest ja ovaalis tähisest 3 in 1.

7. Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale (C-251/95) peab äravahetamise tõenäosust

hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki asjasse puutuvaid tegureid. Kaubamärkide

visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse hinnang peab tuginema kaubamärkide

üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

8. Hageja kaubamärgis on sõna McCAFE visuaalselt domineeriv element. Kostja

kaubamärgitaotluses on kaubamärgis sisalduvat sarnast sõna MacCoffee kasutatud

domineerival kujul ning viisil, mis tarbija silmis toimib kaubamärgina. Kaubamärgid

sarnanevad tulenevalt nende domineerivatest osadest McCAFE ja MacCoffee.

Mõlemad sõnad algavad M tähega ja lõpevad tähega E. Mõlemas märgis kordub

silmatorkav kahe C tähe kasutus cC. Mõlema märgi puhul on tegemist kahest sõnast

kokkuliidetud tähisega, mille osad Mac ja Mc ning Coffee ja CAFE on visuaalselt

sarnased. Visuaalne sarnasus tuleneb mõlema kaubamärgi koosseisu kuuluvatest

domineerivatest sõnadest McCAFE ja MacCoffee.

9. Kaubamärgid on foneetiliselt identsed või vähemalt äärmiselt sarnased (Üldkohtu otsus

T-518/13, p 27-28). Hageja kaubamärk koosneb kolmesilbilisest sõnast [MC], [CA],

[FE] ja kostja kaubamärgi domineeriv element samuti kolmesilbilisest sõnast [MAC],

[CO], [FFEE]. Esimesi silpe [MC] ja [MAC] hääldatakse identselt [MÄK]. Teine ja

kolmas silp [CA], [FE] ja [CO], [FFEE]on häälduselt sarnased.

10. Mis puutub kontseptuaalsesse sarnasusse, siis eesti keeles Mc ja Mac tähendust ei oma.

Inglise keelt kõnelevad tarbijad võivad tajuda Mc ja Mac kui Gaeli perekonnanimede

eesliidet, mida saab vahet tegemata kirjutada kas mc või mac. Inglise keeles tähendab

CAFE kohvikut ja COFFEE kohvi. Toidu ja joogi ning sellega seotud teenuste

valdkonnas tähisega Mc seondub McDonald´s. Sõna DONALDS tajuvad tarbijat

perekonnanimena.

11. 3 in 1 tähendab kolm ühes ja viitab sellele, et antud kohvijook koosneb kolmest osast

(tõenäoliselt kohv, piim ja suhkur). Seega võivad tarbijad tajuda kostja kaubamärki

viitena kohvijoogile, mille on tootnud Šoti või Iiri päritolu isik. Hageja kaubamärki

võivad tarbijad tajuda kui Šoti või Iiri päritolu isikut. Seega on kaubamärkidel teatav

kontseptuaalne sarnasus.

12. Kostja kaubamärgi kaupade loetelu klassis 30 (lahustuva kohvi segud) on identne hageja

kaubamärgi McCAFE kaupade loeteluga klassis 30 (kohv, kohvi asendusained).

Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale (C-39/97) võib väiksem sarnasuse tase kaupade või

teenuste osas olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega

ja vice versa. Kaupade identsusest tulenevalt on antud juhul kaubamärkide

äravahetamise tõenäosus suurem. Äravahetamise tõenäosuse olemasolu määrab risk, et

avalikkus võib arvata, et kaubad ja teenused pärinevad samast ettevõttest või

majanduslikult seotud ettevõtetest (C-251/95).

13. Kostja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3 tulenevalt

hageja kaubamärgi McCAFE mainest ja eristusvõimest. Kuigi KaMS § 10 lg 1 p 3

kohaldamise tingimuseks on sättes märgitu kohaselt vaid kaupade või teenuste erinevus,

on Euroopa kohus juba 10 aastat viljelenud praktikat sätte kohaldamiseks ka

samaliigiliste ja identsete kaupade ja teenuste puhul (C-292/00, C-65/12, p 68). Selline

praktika kajastub ka Euroopa parlamendi ja Nõukogu 16.12.29015 direktiivis (art 5.3

(a)). Täidetud on eeldus, mille kohaselt peab hageja kaubamärk olema varasem (KaMS

10 lg 3), kaubamärkide sarnasust ning hageja kaubamärgi mainet on hageja tõendanud

(sarnasus - hagiavalduse p-des 4.1.3,4.1.18; maine - p-des 4. 2.13, 4.2.40). Asjaolu, et

kostja kaubamärgi kasutamine ilma tungiva põhjuseta peab tekitama ohu, et varasema

EL kaubamärgi eristusvõimet või mainet võidakse ära kasutada, tõendavad

hagiavalduse p-d 4.2.41-4.2.64. Hageja peab tõendama kaubamärkide sarnasust, mitte

nende äravahetamise tõenäosust (C-487/07, p 36).

14. Kostja kaubamärgi domineeriv tähis MacCoffee põhjustab selle, et asjaomane avalikkus

seostab tähist hageja kaubamärkidega (C-487/07, p-d 40-41). Hageja kaubamärk

McCAFE on kõrge eristusvõimega ning mainekas. Kaubamärgi maine tõendamiseks

piisab selle tõendatusest liidu olulises osas, mis võib vastavalt olukorrale ühtida

üheainsa liikmesriigi territooriumiga, mis ei pea tingimata olema see liikmesriik, kus on

esitatud hilisema siseriikliku kaubamärgi registreerimise taotlus, tuleb järeldada, et see

kaubamärk on omandanud maine liidus (C-125/14, p 25). Seega ei pea hageja tuginema

maine olemasolule Eestis enne 29.09.2009. Euroopa kohtupraktika kohaselt eeldab

mõiste „maine“ asjaomase avalikkuse hulgas teatavat tuntuse taset (C-301/07, p-d

21,24). Hagejal oli 31.12.2008 seisuga Euroopas 754 McCAFE kohvikut, 2009. a.

lisandus 272 McCAFE kohvikut. Taotluse esitamise hetkel olid hageja McCAFE

kohvikud 19-s EL liikmesriigis (70% liikmesriikidest).

15. Eristusvõime ja maine kahjustamise ja/või ärakasutamise kriteeriume on Euroopa

Kohus tõlgendanud otsustes C-252/07, C-197/07. Kostja kaubamärgi registreerimine

kahjustab hageja mainekate McCAFE kaubamärkide eristusvõimet (C 408/01). Hageja

kaubamärgid on suure eristusvõimega nii olemuslikult, kui ka intensiivse kasutuse tõttu.

See tuleneb hageja aktiivsest tegutsemisest üle maailma, mille tulemusena on välistatud

sarnaste kaubamärkide kasutamine ja on kindlustatud hageja kaubamärkide ainulaadsus.

Seega vähendab ja kahjustab kostja kaubamärk suure sarnasuse tõttu hageja

kaubamärkidega seda eristusvõimet, mida hageja kaubamärgid omavad.

16. Vastuolu on ka hageja kaubamärgi McDonald´s ja teiste Mc eesliitega kaubamärkide

maine ja eristusvõimega (hagiavalduse p 4.3). Hagejale kuulub Mc eesliitega 16 Eesti

rahvuslikku kaubamärki ja 40 EL kaubamärki. Tegemist on maailma TOP 10 kuuluva

kõige väärtuslikuma kaubamärgiga. Kaubamärgi McDonald´s maine ja tuntus kandub

üle ka teistele Mc eesliitega kaubamärkidele. Tarbijad on harjunud, et hageja tooteid ja

teenuseid tähistatakse eesliitega Mc või MAC.

17. Puudub alus TsMS § 371 lg 1 p 3 kohaldamiseks, kuna hageja on kinni pidanud

seadusega sätestatud korrast ja on läbinud kohtueelse menetluse. Seaduses puuduvad

sätted, mis kohustaksid hindama, kas hagiavalduse esitamisel tugineti samadele alustele

kui TOAK-s või mitte.

Kostja vastuväited hagile

18. Kostja vaidlustab hagi menetlusse võtmise hagiavalduse p-s 1.4 loetletud varasemate

õiguste suhtes, kuna selles osas ei ole kohustuslikku kohtueelset menetlust läbi viidud

(tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus (TÕAS) § 38 lg 2, TsMS § 371 lg 1 p 3).

Muus osas palus kostja jätta hagi rahuldamata ja menetluskulud hageja kanda.

19. Kostja lähtus MacCoffee kohvijoogi kaubamärgi väljatöötamisel 1994. a. Venemaa

turust ja Venemaal esiletõusvast keskklassist, kes hindas demokraatlikke ja läänelikke

väärtusi. Kuna sõna mac kasutatakse paljude läänelike nimede eesliitena (Šoti keeles

viide pojale, Ameerikas pöördumisena mehe poole, kelle nime ei teata), väljendas sõna

Mac liidetuna sõnale Coffee just neid ideid ja ideaale, mida kostja soovis sellel hetkel

oma toodetega seostada. Kostja ei lähtunud oma kaubamärgi väljatöötamisel

kiirtoiduketi McDonald´s nimest. 1997. aastaks oli MacCoffee saanud tuntuimaks

kohvisegude brändiks Venemaal, mis tõi kaasa kiire laienemise uutele Ida-Euroopa

turgudele.

20. Eestis on MacCoffee kohvijooke turustatud aastaid enne vaidluse objektiks oleva

kaubamärgitaotluse esitamist. Seega teadsid Eesti tarbijad kostja toodet ja kaubamärki

MacCoffee 3 in 1+kuju enne hageja kaubamärgi McCafe taotlemist kohvi ja kohvi

aseainete osas (18.04.2008).

21. Kostja kaubamärk ei ole äravahetamiseni sarnane hageja varasemate kaubamärkidega.

Kostja kaubamärk koosneb nii sõnalistest kui ka kujunduslikest elementidest:

MacCoffee ja 3 in 1, MacCoffee logo kandvast triibuga kohvitassi kujutisest, mis

paikneb kaubamärgi vasakus alumises nurgas viltuses asendis kohviubade keskel ning

milles on aurav kohv, kohviubadest ja MacCoffee logost tassi kohal ning ovaalsest 3 in

1 kujundusest nende eriomases paigutuses. Hageja kaubamärk on sõnaline tähis

McCAFE, millel kujunduslikud elemendid puuduvad. Seega erineb kostja

kombineeritud kaubamärgi üldmulje hageja kaubamärgi üldmuljest lisaks sõnalise osa

erinevustele ka kujunduslike elementide tõttu.

22. Visuaalselt koosneb kostja kaubamärgi sõnaline osa eesliitest Mac, sõnast Coffee ja

elemendist 3 in 1, sisaldades kokku 9+4 tähte. Hageja kaubamärk koosneb eesliitest Mc

ja lühikesest sõnast CAFE, kokku 6 tähte. Seega on kostja kaubamärgi sõnaline osa

pikem hageja kaubamärgist. Kostja kaubamärk sisaldab eristavaid elemente ja koheselt

on märgatav ka topelt tähtede sisaldumine kaubamärgis. Kuna kostja kaubamärk on nii

kujunduselementide kui ka sõnaliste osade poolest hageja kaubamärkidest erinev, on

kaubamärgid visuaalselt erinevad.

23. Foneetiliselt saab võrrelda kaubamärkide sõnalisi osi. Hageja kaubamärk kõlab selgelt

lühemalt kui kostja kaubamärk. Erinevad on nii sõnade arv kui ka sõnarõhkude

paigutused: McCAFE [mä´kkafe] vs MacCoffee 3 in 1 [ma´kko´ffii kolm in üks].

24. Kontseptuaalsest aspektist on mõlemad kaubamärgid rohkem või vähem seotud

kohviga, kuid nende tähendused on erinevad. Hageja kaubamärgid, sisaldades sõna

CAFE viitavad kohvikule kui kohale, kus pakutakse kohvikuteenuseid. Kostja

kaubamärk sisaldades sõna Coffee, viitab kohvile kui joogile. Sellist kontseptuaalset

erinevust rõhutab veelgi kostja kaubamärgi kujunduslik terviklahendus, mis sisaldab

kujutist auravast kohvist ja kohviubadest. Varasemate kaubamärkide tervikpilt (kohvik)

on kooskõlas kaubamärkide reaalse kasutamisega. Kaubamärki McCAFE kasutataksegi

üksnes kohvikuteenuste osutamiseks, mitte kohvivalmistusainete müümiseks. Seega on

kaubamärgid kontseptuaalselt ja semantiliselt erinevad.

25. Hageja kaubamärgid on registreeritud: McCAFE nr 37824 klassi 43 teenustele,

McCAFE nr 000058438 klassi 42 teenustele ja McCAFE nr 006870851 klasside 29 ja

30 (võileivad, lihavõileivad, sealihavõileivad, kalavõileivad, kanavõileivad, küpsised,

leivad, šokolaad, kohv, kohvi aseained, tee, sinep, kaeratoidud, kondiitritooted,

kastmed, maitseained, suhkur) kaupadele. Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleb

kaupade loetelude sarnasuse (samaliigilisuse) hindamisel arvesse võtta kõiki nende

konkreetsete kaupadega seonduvad asjaolusid, mh kaupade olemus, lõpptarbijate ring,

kasutamise meetodid, kas kaubad on turul konkureerivad või üksteist täiendavad (C-

39/97, p 23). Arvesse võib võtta ka teisi faktoreid, sh kaupade turustuskanaleid (T-

48/06, p 38).

26. Kostja kasutab oma kaubamärki väga spetsiifiliste kitsa ringi kaupade, lahutuva kohvi

segude, tähistamiseks. Toode on tarbijatele saadav harilikest toidukauplustest,

eesmärgiga valmistada kohvi ka siis, kui neil on vähe aega. Hageja McCAFE

kaubamärgid nr 37824 ja nr 000058438 on registreeritud klasside 43 ja 42 teenuste osas

(toiduasutuste pidamine, ja seal tarbijatele toitlustusteenuste osutamine), mis

olemuslikult

erinevad lahustuva kohvi

segude tootmisest

ja turustamisest

toidukauplustes.

27. Hageja esitas kaubamärgi taotluse 18.04.2008. Kostja oli selleks ajaks turustanud oma

kaubamärki MacCoffee 3 in 1 + kuju kandvaid tooteid laialdaselt ka Eestis, mistõttu

tarbijad teadsid kostja kaubamärki ja toodet (lahustuvat kohvi). Kostja toodet oli

võrreldud teist sarnaste toodetega ka Eesti ajakirjanduses. Tulenevalt pikaajalisest

kasutamisest nii Eestis kui väljaspool Eestit ning kaubamärgi tutvustamist

ajakirjanduses ja spordivõistluste ülekannetes, oli kostja kaubamärk 18.04.2008 seisuga

Eesti tarbijate hulgas tuntud.

28. Kuna vastandatavad kaubamärgid on üldmuljelt üksteisest piisavalt erinevad, ei esine

nende äravahetamise tõenäosust KaMS mõistes ka identsete kaupade puhul.

29. Kostja kaubamärk ei kasuta ära ega kahjusta hageja McCAFE kaubamärkide ega teiste

Mc eesliitega kaubamärkide mainet või eristusvõimet. Kostja esitas kaubamärgi

registreerimise taotluse 29.09.2009. Hageja peaks tõendama oma kaubamärkide tuntust

ja mainet Eesti tarbijate hulgas 29.09.2009 seisuga. Hageja esitatud tõendid aga

nimetatut ei tõenda. Kuna vaadeldavad kaubamärgid ei ole sarnased, ei esine kostja

kaubamärgi suhtes KaMS § 10 lg 1 p-s 3 nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu.

Esimese astme kohtu otsus

30. Harju Maakohtu 26.06.2018 otsusega jäeti hagi rahuldamata ja menetluskulud hageja

kanda. Maakohus määras kostja menetluskulude rahaliseks suuruseks 7320 eurot ning

mõistis hagejalt kostja kasuks välja menetluskulud 7320 eurot ning määras, et

menetluskuludelt kuulub tasumisele viivis.

31. TOAK-i 23.03.2017 otsusest nr 1448-o (I kd, tl 118-131) tuleneb, et TOAK on lähtunud

ka hageja poolt esitatud asjaolust varasemate õiguste kohta (otsuse osa „Asjaolud“

eelviimane lõige). Seega puudub alus hagi läbi vaatamata jätmiseks seoses kostja poolt

viidatud varasemate õiguste suhtes kohtueelse menetluse mitteläbiviimisega.

32. Hageja nõude õiguslik alus on KaMS § 10 lg 1 p 2. Selle sätte kohaselt ei saa

õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on

saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui

on

tõenäoline

kaubamärkide

äravahetamine

tarbija

poolt,

sh

kaubamärgi

assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidluse lahendamisel arvestab kohus lisaks

KaMS-i käsitlevale siseriiklikule kohtupraktikale Euroopa Kohtu ja Üldkohtu praktikat

(RKTKo nr 3-2-1-4-06, p 31 esimene lõik).

33. Hageja ja kostja kaubamärgi puhul on tegemist osaliselt samaliigiliste kaupadega hageja

kaubamärgi McCAFE nr 006870851 klassi 30 kaupade puhul. Kui taotletava

kaubamärgiga tähistatavad kaubad ja varasemate kaubamärkidega tähistatavad kaubad

on samaliigilised, identsed, tuleb kontrollida, kas kõnealuste märkide vaheline sarnasus

on piisavalt suur järeldamaks, et nende kaubamärkide segiajamine on tõenäoline.

Tähiste sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise hindamisel tuleb aluseks võtta

tähiste visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte, kusjuures tähiste hindamine peab

põhinema tähistest tekkival üldmuljel, võttes arvesse eriti nende eristatavaid ja

domineerivaid osi. Otsustav tähtsus on seejuures asjaolul, kuidas asjaomase kauba või

teenuste keskmine tarbija tähiseid tervikuna tajub. Keskmine tarbija tajub tähist

tervikuna ega analüüsi selle erinevaid detaile (RKTKo nr 3-2-1-77-10, p 11, C-251/95,

p 23, C-342/97, p 25, T-684/13, p 42, C-334/05, p-d 34–36). Tuleb ka eeldada, et

keskmine tarbija on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas

(C-93/16, p 41, C-147/14, p-d 21 ja 25).

34. Tervikuna võrreldes on kaubamärgid sõnalises osas foneetiliselt ja kirjapildilt erinevad.

Kaubamärgid ei ole segiaetavad kirjapildilt ega ka seetõttu, et kostja kaubamärk

sisaldab kujunduslikke elemente, mida tuleb arvestada kaubamärkide kui tervikute

visuaalsel võrdlemisel. Visuaalselt on poolte kaubamärgid kujunduselt erinevad.

Kõnealused kaubamärgid on üldmuljelt piisavalt erinevad, et eristada ühe tootja kaupu

teise omadest ning seetõttu ei esine kaubamärkide segiajamise tõenäosust, sh

vaidlustatud kaubamärgi assotsieerumist varasemate kaubamärkidega.

35. Tarbija tähelepanu hindamise eesmärk on selgitada välja vaidlusaluste kaubamärkidega

tähistatud toodete äravahetamise tõenäosus. KaMS § 10 lg 1 p 2 tuleb sisustada selliselt,

et äravahetamine (segiajamine) on tõenäoline, kui üldsus võib arvata, et kõnealused

kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud

ettevõtjatelt.

36. Hageja ja kostja kaubamärgid ei ole visuaalselt ja foneetiliselt sarnased. Hagejale ei

kuulu käesoleva vaidlusega seonduvaid kombineeritud kaubamärke. Hageja

kaubamärgid on sõnamärgid, milledeks on McCAFE ja teised sõnamärgid, mis

sisaldavad eesliidet Mc. Seevastu kostja kaubamärk on kombineeritud kaubamärk, mis

sisaldab sõnalisi osi ja kujunduslikke elemente. Kostja kaubamärgi sõnalisteks osadeks

on MacCoffee, mis asub kaubamärgi ülemises osas keskel ja 3 in 1, mis paikneb tumeda

ovaali sees kaubamärgi parempoolses osas kohvitassi alumise osa ning kohviubade

ülemise osa kõrgusel. Kostja kaubamärgi kujunduslikeks elementideks on kohvitass,

millel on logo MacCoffee, mis paikneb kaubamärgi vasakpoolses alumises osas keset

kohviube, ning kohvioad, mis asuvad kaubamärgi vasakpoolses alumises osas.

37. Hageja ja kostja kaubamärkide sõnalised osad McCAFE ja MacCoffee omavad erinevat

tähendust, kohvik ja kohv, ning on erinevas kirjaviisis.

38. Kohtu arvates on tarbijale kaubamärgi puhul silmatorkavamaks osaks pildi, mitte teksti

osa. Seega jäävad tarbijale kostja kombineeritud kaubamärgi puhul silma eelkõige

kujunduslikud elemendid, mis hõlmavad kaubamärgi pinnast oluliselt suurema osa kui

sõnaline osa MacCoffee, mille tõttu hageja peab kaubamärke eelkõige äravahetamiseni

sarnasteks.

39. Ka kontseptuaalselt on kaubamärgid erinevad. Hageja kaubamärk McCAFE tähendus

on kohvik, st koht. Kostja kaubamärgi sõnaline osa MacCoffee tähendab aga kohvi –

jooki. Inglise keelt mitteoskavad tarbijad võivad sõnade tähendust mitte eristada.

Sellisel juhul omavad kaubamärkide eristusvõime hindamisel suuremat tähtsust

kaubamärkide visuaalne ja foneetiline aspekt. Kaubamärkide sõnalisele sarnasusele

hinnangu andmisel tuleb lähtuda kaubamärgi sõnaliste osade kui terviku võrdlemisest.

Lisaks tuleb silmas pidada, et kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks on kaubamärgi

reproduktsioon, mis tähendab, et kaubamärki tuleb vaadata sellisena, nagu see on

registreerimiseks esitatud.

40. Peale selle on kostja turustanud „MacCoffee 3 in 1+kuju“ kaubamärki kandvaid tooteid

Eestis enne kaubamärgi registreerimise taotluse esitamist. Seega on Eesti tarbijale kostja

kaubamärgiga tähistatud tooted tuntud juba varasemast. See teadmine aitab tarbijal teha

vahet hageja ja kostja kaubamärkidel.

41. Arvestades, et kohus tuvastab vastandlike kaubamärkide erinevuse määral, mis ei anna

põhjust nende segiajamiseks, ei saa kostja kaubamärk MacCoffee kahjustada hageja

kaubamärgi McCAFE mainet. Erinevuse tõttu ei saa kostja kaubamärk kahjustada

hageja kaubamärkide eristusvõimet ja mainet ega põhjustada viimaste ebaausat

ärakasutamist nagu on hageja avaldanud hagiavalduse p-des 4.2.50, 4.2.52-4.2.53,

4.2.57 jj.

Apellatsioonkaebus

42. Hageja palub apellatsioonkaebuses maakohtu otsuse tühistada ning teha asjas uus otsus,

millega hagi rahuldada ja jätta menetluskulud kostja kanda.

43. Maakohus ei ole hinnanud kaubamärkide sarnasust kõikide faktiliste asjaolude osas,

millele hageja on hagiavalduses tuginenud. Maakohus ei ole kõikidele õiguskaitset

välistavatele asjaoludele KaMS § 10 lg 1 p 3 mõistes hinnangut andnud ega ole selles

osas oma otsust põhjendanud.

44. Hageja arvates loovad tema Mc eesliitega kaubamärgid kaubamärkide pere ning tarbijad

on harjunud sellega, et hageja tooteid ja teenuseid tähistatakse eesliitega „Mc“ või

MAC. Kostja on loonud kaubamärgi, mis on sarnane hageja eelmainitud

kaubamärkidega ning tarbijad võivad arvata, et see kuulub hageja kaubamärkide perre.

45. Kuigi seadus ei näe otseselt ette seeria kaubamärke on Euroopa Kohus andnud selle

kohta oma tõlgenduse kohtuasjas T-194/03 Bainbirdge: „Tuleb märkida, et juhul kui

ühenduse kaubamärgi taotlusele esitatud vastulause põhineb mitmel varasemal

kaubamärgil ja neil kaubamärkidel on tunnused, mis võimaldavad neid pidada samasse

„seeriasse" või „perekonda" kuuluvateks — mis võib toimuda eelkõige juhul, kui need

sisaldavad täies ulatuses sama eristavat elementi koos neid üksteisest eristava lisatud

graafilise või sõnalise elemendiga, või juhul, kui neid iseloomustab algupärase

kaubamärgi osaks oleva sama ees- või järelliite kordumine —, siis kujutab selline

asjaolu endast asjakohast tegurit segiajamise tõenäosuse olemasolu hindamisel“ (p

123). „Sellistel juhtudel võib segiajamise tõenäosus tekkida taotletava kaubamärgi ja

varasemate seeriakaubamärkide seostamise võimalusest, kui taotletaval kaubamärgil

on viimastega sarnasusi, mis võivad panna tarbija arvama, et see kuulub samasse

seeriasse ja et järelikult on sellega tähistatud kaupadel sama kaubanduslik päritolu kui

varasemate kaubamärkidega kaitstud kaupadel või sellega seotud päritolu. Niisugune

taotletava kaubamärgi ja varasemate seeriakaubamärkide seostamise tõenäosus, mis

võib kaasa tuua vastandatud tähistega tähistatud kaupade kaubandusliku päritolu

segiajamise, võib esineda isegi juhul, kui — nagu käesolevas asjas — taotletava

kaubamärgi ja varasemate ükshaaval vaadeldud kaubamärkide võrdlus ei võimalda

tuvastada otsest segiajamise tõenäosust. Sellisel juhul ei tulene tõenäosus, et tarbija

võib kõnealuste kaupade või teenuste kaubandusliku päritolu osas eksida, võimalusest,

et ta ajab taotletava kaubamärgi segi ühe või teise varasema seeriakaubamärgiga, vaid

võimalusest, et ta leiab, et taotletav kaubamärk kuulub samasse seeriasse“ (p 124).

46. Üldkohus on 05.07.2016 otsuses T-518/13 tühistanud kostja EL sõnamärgi 7307382

MACCOFFEE ning nõustunud Apellatsioonikoja seisukohtadega, et esineb tõsine oht,

et asjaomane avalikkus võib kostja MACCOFFEE kaubamärki Mc kaubamärkide

perekonnaga assotsieerida ning vastandatud kaubamärke mõtteliselt seostada, mistõttu

on olemas tõsine oht, et MACCOFFEE kaubamärgi kasutamine tähendab kaubamärgi

McDONALD’S maine ärakasutamist. Olukorras, kus hageja kasuks on samade poolte

vahel sisuliselt identsete kaubamärkide osas jõustunud Üldkohtu otsus, oleks maakohus

pidanud põhjendama, miks ta jõudis vastupidisele seisukohale.

47. Maakohus on kohaldanud ebaõigesti KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatut. Maakohus

on eksinud teostades visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset märkide võrdlust. Hageja

kaubamärgil McCAFE ei ole konkreetset kirjapilti. Sõnamärk on kaubamärk, mis

kaitseb konkreetset sõna sõltumata sellest, mis kirjastiilis või kujunduses on see

esitatud. Üldkohus on leidnud, et kaitse, mida saab sõnamärki registreerides, on

taotluses esitatud sõnale, mitte selle võimalikele graafilistele või stilistilistele

omadustele (T-254/06, p 43 ja T-281/07, p 31). Kui kaubamärk koosneb sõnalistest ja

kujutisosadest, tuleb esimesi pidada eristusvõimelisemateks kui viimaseid, kuna

keskmisel tarbijal on antud kaubale lihtsam viidata selle nime välja öeldes, kui selle

kujutisosa kirjeldades (T-312/03). Seega on ekslik maakohtu argumentatsioon visuaalse

erinevuse kohta, mis tugineb sõnade kirjastiilidele ja sellest tulenev järeldus, et

vaadeldavad sõnalised tähised on visuaalselt erinevad. Maakohus on eksinud visuaalsel

võrdlusel leides, et tarbija paneb rohkem tähele pildi mitte teksti osa. Kohvitassi kujutis

ja kohvioad ei ole eristusvõimelised tähised lahustuva kohvi joogi tähistamiseks, kuna

kirjeldavad seda toodet. Viide kolm ühes on laialt levinud ning oma olemuselt antud

toote puhul eristusvõimetu.

48. Maakohus ei ole põhjendusi foneetilise erinevuse kohta välja toonud. Tegemist on

foneetiliselt äärmiselt sarnaste kaubamärkidega. Hageja tõi apellatsioonkaebuses

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti juhisest välja näiteid tähistest, mida on peetud

foneetiliselt sarnasteks.

49. Maakohus leidis ebaõigesti, et kontseptuaalselt on tähised erinevad. Kohv ja kohvik on

kontseptuaalselt väga sarnased, kuna mõlemad sõnad viitavad sõnale kohv ja kohvikutes

tarbitakse seda sama kohvi jooki. Antud võrdluses ei ole vaja tõestada identsust ja piisab

vaid sarnasusest. Toidu ja joogi ning sellega seotud teenuste valdkonnas seostub tähis

Mc McDonald’siga selle pikaajalise kasutuse tõttu ja tulenevalt sellest, et hageja omab

mitmeid kaubamärke, mis algavad eesliitega Mc või on nendes kasutatud lühendit

MAC.

50. Maakohus ei ole arvestanud hageja märkide tugevat eristusvõimet, mis suurendab

äravahetamise tõenäosust. Euroopa Kohus on leidnud, et mida eristusvõimelisem on

varasem märk, seda suurem on äravahetamise tõenäosus ja seepärast kõrge

eristusvõimega tähised, emb-kumb, kas iseenesest või nende omandatud tuntuse pärast,

naudivad laiemat kaitset kui madalama eristusvõimega tähised (C-342/97, p 20).

51. Maakohus ei ole arvestanud kaupade identsust. Võrreldavate, klassi 30 kuuluvate

toodete, „lahustuva kohvi segud“ ja „kohvi, kohvi asendusained“ identsusest tulenevalt

on äravahetamise tõenäosuse oht suurendatud. Väiksem sarnasuse tase kaupade või

teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide

sarnasusega ja vice versa (C-39/97, p 17).

52. Maakohus ei ole teostanud globaalset äravahetamise tõenäosuse hinnangut. Maakohus

on piirdunud vaid visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse võrdlusega. Maakohus oleks

pidanud lisaks hindama kaupade/teenuste sarnasust, nende seotust ja asendamise

võimalusi.

53. Maakohus on eksinud KaMS § 10 lg 1 p-i 3 sarnasuse kriteeriumi määratlemisega ja on

võrdsustanud selle KaMS § 10 lg 1 p-i 2 sarnasuse kriteeriumiga. Eeltoodud sätetes

kirjeldatud sarnasuse hindamise alused on erinevad ja neid tuleb hinnata iseseisvalt (C-

581/13 ja C-582/13, p. 72-73). Hageja tõi apellatsioonkaebuses välja näited Üldkohtu

lahenditest, milles kohus leidis, et vaadeldavad kaubamärgid on sarnased. Esitatud

näidetest nähtub, et piisab vaid minimaalsest sarnasusest visuaalse aspekti poolest, et

märke pidada KaMS § 10 lg 1 p-i 3 mõistes sarnasteks.

Kostja vastuapellatsioonkaebus

54. Kostja palub 26.09.2018 vastuapellatsioonkaebuses tühistada maakohtu otsuse osas,

milles kohus võttis seisukoha, et antud asjas puudub alus hagi läbi vaatamata jätmiseks

seoses kostja poolt viidatud varasemate õiguste suhtes kohtueelse menetluse

mitteläbiviimisega,

nimelt

järgmiste

kaubamärkide

osas:

reg.

nr.

07097

McDONALD'S; reg. nr. 07099 BIG MAC; reg. nr. 21362 McMUFFIN; reg. nr. 22665

McNUGGETS; reg. nr. 22812 MAC FRIES; reg. nr. 23197 McCHICKEN; reg. nr.

23566 McDRIVE; reg. nr. 24987 McSUNDAE; reg. nr. 25599 FISH MAC; reg. nr.

27679 McROYAL; reg. nr. 29370 McBACON; reg. nr. 30976 McWALK; reg. nr.

31645 McCRISPY; reg. nr. 37817 McSALAD SHAKER; reg. nr. 37944 McFLURRY;

reg. nr. EU000015818 McROYAL; reg. nr. EU000015941 McFEAST; reg. nr.

EU000015966 EGG McMUFFIN; reg. nr. EU000016014 McPIZZA; reg. nr.

EU000016188 McCHICKEN; reg. nr. EU000016196 CHICKEN McNUGGETS; reg.

nr. EU000016238 McNUGGETS; reg. nr. EU000016253 McBACON; reg. nr.

EU000057869 McSNACK; reg. nr. EU000057935 McEXPRESS; reg. nr.

EU000058263 McWORLD; reg. nr. EU000058339 McKID'S; reg. nr. EU000062497

McDONALD'S; reg. nr. EU000062612 McDRIVE; reg. nr. EU000062638 BIG MAC;

reg. nr. EU000464453 McRECYCLE; reg. nr. EU000553214 MACFISH; reg. nr.

EU000681890 McHAPPY DAY; reg. nr. EU000864694 McFLURRY; reg. nr.

EU001024678 McCRISPY; reg. nr. EU001221704 McSALAD; reg. nr. EU001389626

McNET; reg. nr. EU001391663 McRIB; reg. nr. EU002181048 McPORK; reg. nr.

EU002225209 McSHAKER; reg. nr. EU002339117 McMAGINATION; reg. nr.

EU002690873 McCORSTY; reg. nr. EU002888402 McINTERNET; reg. nr.

EU002986875 McCHOICE; Reg. Nr. EU003170727 GREEK MAC; Reg. Nr.

EU004264818 PITAMAC; reg. nr. EU004562419 MCMUFFIN; reg. nr. EU004699054

MCTOAST; reg. nr. EU005056429 MCFISH; reg. nr. EU005247903 McMARINS; reg.

nr. EU005506555 McGRIDDLES; reg. nr. EU008503931 McD; reg. nr. EU008540601

McNUGGET. Kostja palub teha asjas uue otsuse, millega jätta hagi eeltoodud

kaubamärkide osas läbi vaatamata. Kostja palus jätta menetluskulud hageja kanda.

55. Maakohus ei selgitanud, miks on kohus jätnud tähelepanuta asjaolu, et hageja ei ole

kohustuslikus kohtueelses menetluses tuginenud kaubamärkidele, millele hageja

tugineb käesolevas hagimenetluses. Maakohtu viide TOAK-i 23.03.2017 otsusele nr

1448-o osale „Asjaolud“ on mõistetamatu – asjaolu, et vaidlustaja leiab, et taotleja

kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt vaidlustaja

varasematest õigustest, ei tähenda seda, et hageja oleks kohtueelses menetluses

vastandanud kostja kaubamärgile kõik oma olemasolevad varasemad kaubamärgid. See

oleks mõeldamatu – väidetavat konflikti kaubamärkide vahel tuleb kontrollida iga

vastandatava kaubamärgi osas eraldi. Nii asjaomase menetluse aluseks olnud

vaidlustusavaldusest, kui ka apellatsioonikomisjoni otsuses nr 1448-o esitatust

nähtuvalt, on hageja vastandanud käesoleva tsiviilasja kohustuslikus kohtueelses

menetluses kostja taotletavale kaubamärgile üksnes apellatsioonikomisjoni otsuses

nimetatud kolm McCAFE kaubamärki. Seega on kohustuslik kohtueelne menetlus

viidud läbi üksnes nende kolme kaubamärgi osas, mitte aga nende 53 täiendava

kaubamärgi osas, millele hageja käesolevas tsiviilasjas tugineb.

Vastustaja seisukoht

56. Kostja palus jätta hageja apellatsioonkaebuse rahuldamata ja menetluskulud hageja

kanda.

57. Hageja palus jätta kostja vastuapellatsioonkaebuse rahuldamata ja menetluskulud kostja

kanda.

Ringkonnakohtu seisukoht

58. Tsiviilkolleegium, tutvunud kirjalikus menetluses asja materjaliga, leiab, et maakohtu

otsus on seaduslik ja põhjendatud ning apellatsioonkaebuse väited ei anna alust selle

tühistamiseks. Otsus tuleb TsMS § 657 lg 1 p 1 alusel jätta muutmata ja

apellatsioonkaebus rahuldamata. Ringkonnakohtu hinnangul ei rikkunud maakohus

otsuse tegemisel menetlusõiguse norme ja kohaldas materiaalõiguse norme õigesti.

Maakohus on oma seisukohti piisavas ulatuses põhjendanud. Kolleegium nõustub

esimese astme kohtu põhjendustega ja TsMS § 654 lg-st 6 tulenevalt neid ei korda.

59. Esmalt käsitleb kolleegium kostja vastuapellatsioonkaebust. Kostja palub oma

vastuapellatsioonkaebuses tühistada maakohtu otsuse osas, milles kohus võttis

seisukoha, et antud asjas puudub alus hagi läbi vaatamata jätmiseks seoses kostja poolt

viidatud varasemate õiguste suhtes kohtueelse menetluse mitteläbiviimisega hagejale

kuuluva 26 Mc eesliitega kaubamärgi osas. Maakohus jättis hagi täielikult rahuldamata.

Seega on otsus tehtud kostja kasuks. Kostja ei saa menetluslikult esitada

apellatsioonkaebust üksnes kohtuotsuse põhjenduste peale. Seega on kostja

vastuapellatsioonkaebus võetud ebaõigesti ringkonnakohtu menetlusse ja see tuleb jätta

TsMS § 643 lg 1 alusel

läbi

vaatamata.

Kolleegium arvestab kostja

vastuapellatsioonkaebuses esitatud seisukohti kostja vastusena.

60. Kostja seisukoht, et maakohus oleks pidanud jätma hagi osaliselt läbi vaatamata, ei ole

põhjendatud. Asjaolu, et hageja ei ole kohtueelses menetluses vastandanud kostja

kaubamärgile kõiki oma olemasolevaid varasemaid kaubamärke, millele ta viitab hagis,

ei muuda iseenesest nõuet ega ka nõude alust. Hageja nõudeks oli nii TOAK-le esitatud

kaebuses kui ka kohtule esitatud hagiavalduses tuvastada kostja kaubamärgi MacCoffee

3 in 1 + kuju õiguskaitset välistav asjaolu. Sellist tuvastusnõuet ei saa jätta osaliselt läbi

vaatamata. Hageja tugineb ja tugines ka TOAK-i menetluses õiguskaitset välistava

asjaoluna sellele, et kostja kujutiskaubamärk MacCoffee 3 in 1+kuju on sarnane hageja

EL sõnalise kaubamärgiga McCAFE, mistõttu on tõenäoline kaubamärkide

äravahetamine tarbija poolt (KaMS § 10 lg 1 p 2) ja millega kostja kasutab ebaausalt

ära kostja kaubamärgi mainet (KaMS § 10 lg 1 p 3). KaMS § 41 lg 6 kohaselt

vaidlustusavalduse

menetlusosaline,

keda

ei

rahulda

tööstusomandi

apellatsioonikomisjoni otsus, võib esitada tööstusomandi õiguskorralduse seaduse § 64

lg-s 1 sätestatud tähtaja jooksul hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi

õiguskaitset

välistava

asjaolu

või

selle

puudumise

kindlakstegemiseks.

Kaubamärgiseaduses ja tööstusomandi õiguskorralduse seaduses puuduvad sätted, mis

kohustaksid hagejat lähtuma vaid tööstusomandi apellatsioonikomisjoni menetluses

tuginetud asjaoludele.

61. Järgnevalt käsitleb kolleegium hageja apellatsioonkaebust.

62. Ringkonnakohtu hinnangul on maakohus kohaldanud õigesti KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja

3 sätestatut. Maakohus on teostanud visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset märkide

võrdlust ning hinnanud kaubamärkide sarnasust kõikide faktiliste asjaolude osas,

millele hageja on hagiavalduses tuginenud, võttes seejuures arvesse Euroopa Kohtu ja

Üldkohtu praktikat.

63. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane

varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade

või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt,

sh kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Maakohus on arvestanud

asjaomaste kaupade osalise samaliigilisusega ja andnud hinnangu kaubamärkide

visuaalsetele, foneetilistele ja kontseptuaalsetele sarnasustele, lähtudes keskmisest

tarbijast. Kolleegium nõustub maakohtu järeldusega, et kaubamärgid on üldmuljelt

piisavalt erinevad, et eristada ühe tootja kaupu teise omadest ning seetõttu ei esine

kaubamärkide segiajamise tõenäosust (KaMS § 10 lg 1 p 2).

64. Maakohus on õigesti lähtunud sellest, et tähiste sarnasuse ja sellest tuleneva

äravahetamise tõenäosuse hindamine peab põhinema tähistest tekkival visuaalsel

üldmuljel, võttes arvesse eriti nende eristatavaid ja domineerivaid osi. Keskmine tarbija

tajub tähist tervikuna ega analüüsi selle erinevaid detaile ( vt Riigikohtu 29.09.2010

otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-77-10, p 11 ja selles viidatud Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus

kohtuasjas C-251/95: SABEL BV vs. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, p 23 ja Euroopa

Kohtu 22.06.1999 otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH

vs. Klijsen Handel BV, p 25)

65. Euroopa Kohus on oma praktikas korduvalt selgitanud, et äravahetamise tõenäosuse

esinemise väljaselgitamisel ei tähenda kahe kaubamärgi sarnasuse hindamine seda, et

arvesse tuleb võtta vaid mitmeosalise kaubamärgi ühte koostisosa ja võrrelda seda teise

kaubamärgiga. Selle asemel tuleb võrdlemisel uurida igat kõnealust kaubamärki

tervikuna, mis ei välista, et mitmeosalisest kaubamärgist asjaomase üldsuse mälus

tekkinud tervikmuljes võib mõnel juhul domineerida üks või mitu selle koostisosadest.

Juhul, kui märk koosneb nii figuratiivsetest kui ka sõnalistest elementidest, ei tähenda

see automaatselt seda, et sõnaline element oleks alati domineeriv (vt kohtuasi T‑3/04).

66. Maakohus on õigesti tuvastanud, et lisaks kaubamärkide sõnaliste osade erinevustele

sisaldab kostja kaubamärk ka kujunduslikke elemente, mida tuleb kaubamärkide kui

tervikute visuaalsel võrdlemisel arvestada.

67. Visuaalne sarnasus kaubamärkide McCAFE ja MacCoffee 3 in 1+ kuju vahel puudub.

68. Ka vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa sisaldab erisusi, mis ei jää tarbijatele

märkamata ja mis muudavad vaidlustatud kaubamärgi üldmulje varasematest tähistest

erinevaks. Vastandatavate kaubamärkide sõnaliste osade erinevused on tajutavad ka

foneetiliselt. Olgugi, et võrdlusalused kaubamärgid on mõlemad seotud kohviga, on

nende tähendused siiski erinevad. Kontseptuaalset erinevust rõhutab ka vaidlustatud

kaubamärgi

kujunduslik

terviklahendus.

Hageja

varasemate

kaubamärkide

kontseptuaalne tervikpilt (kohvik) on kooskõlas ka nimetatud tähiste reaalse

kasutamisega, kus kaubamärki McCAFE kasutataksegi üksnes kohvikuteenuste

osutamiseks, mitte aga kohvivalmistusainete müümiseks kaubanduskeskustes. Seega on

vastandatavad kaubamärgid kontseptuaalselt ja semantiliselt erinevad.

69. KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis on identne või sarnane

varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale

enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki

kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära

kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli

omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või

prioriteedikuupäevaks. Maakohus on õigesti tuvastanud, et kostja kaubamärk

MacCoffee 3 in 1 + kuju esitati registreerimiseks 29.09.2009. Seetõttu on hageja

kohustatud käesolevas asjas tõendama oma varasemate McCAFE kaubamärkide tuntust

ja mainet Eestis nimetatud kuupäeva seisuga. Hageja ei ole esitanud tõendeid selle

kohta, et McCAFE kaubamärgid olid 29.09.2009 seisuga Eesti tarbijate hulgas tuntud

ja mainekad. Hageja esitatud sellekohased tõendid ei puuduta Eestit ega Eesti tarbijaid.

Kuna hageja kaubamärgid ei olnud nimetatud ajahetke seisuga Eesti tarbijate hulgas

tuntud, ei seostanud Eesti tarbijad ka kostja taotletavat kaubamärki MacCoffee 3 in 1 +

kuju hageja McCAFE kaubamärkidega, mistõttu ei kasuta kostja kaubamärk ära ka

hageja varasemate kaubamärkide mainet või eristusvõimet ega kahjust neid.

70. Ringkonnakohtu hinnangul ei kasuta ära ega kahjusta kostja kaubamärk ka hageja teiste

Mc eeslitega kaubamärkide mainet ega eristusvõimet. Hageja „Mc“ eesliitega

kaubamärkidel, peale kaubamärgi McDonald’s, mis on tuntud kiirtoiduketi

kaubamärgina, ei olnud tuntud olulisele osale Eesti avalikkusest.

71. Samuti ei moodusta eesliide „Mac“ hageja kaubamärkide eristavat tunnust. Selline

eesliide võib saada eristusvõime koos kaubamärgi muude elementidega. Hageja ei ole

näidanud ega tõendanud, et talle kuuluks monopoolne õigus eesliite „Mac“

kasutamiseks või kasutamise keelamiseks. Samuti ei kasuta hageja oma kaubamärkides

üldjuhul eesliidet „Mac“. Hinnates kaubamärke tervikuna, puudub tõenäosus, et Eesti

tarbijad looksid asjaomaste kaubamärkide vahele KaMS § 10 lg 1 p-i 3 kohaldamise

eelduseks oleva seose. Kaubamärgid langevad omavahel kokku vaid esimese tähe „M“

poolest. Muus osas on nimetatud tähised erinevad.

72. Lisaks mainele on KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eeltingimuseks ka kahjulik mõju

varasemale kaubamärgile, mis võib seisneda varasema kaubamärgi eristusvõime või

maine ebaõiglases ärakasutamises Tõendamaks, et hilisema kaubamärgi kasutamine

kahjustab varasema kaubamärgi eristusvõimet, on vaja tõendada, et hilisema

kaubamärgi kasutamise tagajärjel on muutunud nende kaupade või teenuste, mille jaoks

varasem kaubamärk registreeriti, keskmise tarbija majanduslik käitumine, või esineb

tõsine oht, et selline muutus tulevikus toimub ((vt. Euroopa Kohtu 27.09.2008 otsus

kohtuasjas C-252/07: Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd, , p-d 27 ja 77).

Hageja ei ole esitanud tõendeid, millest nähtuks taotletava kaubamärgi kahjulik mõju

varasematele kaubamärkidele ja/või sellise ohu esinemise tõsine oht.

Menetluskulude jaotus ja kindlaksmääramine

73. TsMS § 173 lg 1 kohaselt määrab kohus asjas tehtavas lõpplahendis kindlaks

menetluskulude jaotuse. Maakohus

jättis

menetluskulud hageja kanda ja

ringkonnakohtul pole alust otsust selles osas muuta. Apellatsioonkaebuse rahuldamata

jätmisel jäävad TsMS § 171 lg 1 alusel apellatsioonimenetluse kulud samuti hageja

kanda.

74. Maakohus määras hüvitatava menetluskulu kindlaks rahaliselt, mistõttu teeb seda TsMS

§ 174 lg 3 järgides ka ringkonnakohus.

75. Maakohus määras kostja põhjendatud ja vajalike menetluskulude (õigusabikulud)

suuruseks 7320 eurot, mille suurust pole vaidlustatud.

76. Tulenevalt ringkonnakohtu menetluskulude jaotusest, tuleb need rahaliselt kindlaks

määrata kostja kulunimekirja põhjal. Kostja taotleb 1800 euro hüvitamist, mis koosneb

õigusabikulust 12,5 tunni eest tasumääraga 120 eurot/t, kokku 1500 eurot ja

vastuapellatsioonkaebuselt tasutud riigilõivust 300 eurot. Hageja esindaja tutvus

maakohtu otsuse ja apellatsioonkaebusega, nõustas klienti ja koostas vastuse. Need

toimingud on vajalikud ja põhjendatud, samuti on mõistlik tasumäär. Hageja ei taotle

õigusabikuludelt käibemaksu hüvitamist. Seega tuleb õigusabikulu 1500 eurot hagejalt

kostja kasuks välja mõista. Vastavalt hageja taotlusele ja TsMS § 177 lg-le 4 tuleb

kostjal hüvitamisele kuuluvatelt kuludelt tasuda viivist.

77. Kostja poolt vastuapellatsioonkaebuse esitamisel tasutud riigilõiv 300 eurot kuulub

TsMS § 150 lg 1 p 3 alusel tagastamisele vastava avalduse esitamisel, kuivõrd kaebus

jääb läbi vaatamata põhjusel, et see on ebaõigesti võetud ringkonnakohtu menetlusse.

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

Gaida Kivinurm

Meeli Kaur

Indrek Soots