3-2-1-77-10 · Riigikohus

RIIGIKOHUS

TSIVIILKOLLEEGIUM

KOHTUOTSUS

Eesti Vabariigi nimel

Kohtuasja number

3-2-1-77-10

Otsuse kuupäev

Tartu, 29. september 2010. a

Kohtukoosseis

Eesistuja Lea Laarmaa, liikmed Peeter Jerofejev ja Jaak Luik

Kohtuasi

HIPHOP OÜ hagi Aktsiaseltsi Uvic vastu kaubamärgi

õiguskaitset välistavate asjaolude tuvastamiseks

Vaidlustatud kohtulahend

Tallinna Ringkonnakohtu 4. märtsi 2010. a otsus tsiviilasjas nr 2-

08-54906

Kaebuse esitaja ja kaebuse liik

Aktsiaseltsi Uvic kassatsioonkaebus

Tsiviilasja hind Riigikohtus

15 000 krooni

Menetlusosalised ja nende

esindajad Riigikohtus

Hageja HIPHOP OÜ (registrikood 10975853), seaduslik esindaja

juhatuse liige Lauri Liiv

Kostja Aktsiaselts Uvic (registrikood 10259621), esindajad

vandeadvokaat Priit Lätt ja patendivolinik Almar Sehver

Asja läbivaatamise kuupäev

30. august 2010. a, kirjalik menetlus

RESOLUTSIOON

1. Tühistada tsiviilasjas nr 2-08-54906 tehtud Tallinna Ringkonnakohtu 4. märtsi 2010. a otsus

ja Harju Maakohtu 12. mai 2009. a otsus. Saata asi uueks läbivaatamiseks Harju Maakohtule.

2. Jätta rahuldamata Aktsiaseltsi Uvic taotlus peatada tsiviilasja nr 2-08-54906 menetlus.

3. Kassatsioonkaebus rahuldada.

4. Tagastada Aktsiaseltsile Uvic 5. aprillil 2010 tasutud kautsjon 400 (nelisada) krooni.

ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

1. HIPHOP OÜ (hageja) esitas 21. augustil 2008 Harju Maakohtule hagi Aktsiaseltsi Uvic (kostja)

vastu kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude tuvastamise nõudes.

Hagiavalduse kohaselt esitas hageja 4. novembril 2003 kaubamärgi "MAMMA MIA" (sõnamärgina)

registreerimise taotluse ning 1. märtsil 2005 registreeriti kaubamärk "MAMMA MIA" klassides

29 ja 33 hageja nimele. Kostja hakkas märtsis 2005 Eestis tootma ja müüma "Mamma-Mia

Pelmeene". Sellise tegevuse palus hageja kostjal 29. märtsil 2005 saadetud kirjas lõpetada. Kostja

esitas kaks nädalat pärast hagejalt kirja saamist Patendiametile kaubamärgitaotluse. Patendiamet

rahuldas kostja kaubamärgitaotluse ja avaldas selle Kaubamärgilehes. Hageja vaidlustas otsuse, kuid

vaidlustusavaldus jäeti rahuldamata.

Kostja toodab ja turustab hagejale registreeritud kaubamärgiga tähistatud tooteid valmistoiduainete

klassis. Kostja kaubamärgi registreeringuga rikutakse varasema kaubamärgi omaniku õigusi, kuivõrd

hageja registreeritud ja kehtiv kaubamärk on varem saanud õiguskaitse samaliigiliste

valmistoiduainete klassis (klassis nr 29). Kaubamärgid on äravahetatavad tarbija poolt, sealhulgas

assotsieeruvad.

Kostja toodet pakutakse Eesti (suur)kauplustes tarbijale müügiks ning defineeritakse ka müügiarvetel

kui "MAMMA MIA PELMEENID" (mitte kui "Mamma-Mia pelmeenid UVIC Edu maitse! + kuju").

Kostja müüb "MAMMA MIA PELMEENIDE" nime all pelmeene juba üle 3,5 aasta. Kostja

kodulehe külastaja võib alakategooriat "Kodumaised valikud" avades leida kodulehel toote

nimetusega "MAMMA-MIA pelmeenid". Sõna "pelmeenid" ei ole kaubamärgis eristusvõimeline ega

vähenda äravahetamise ja assotsieerumise riski. Hageja palub kohtul teha kindlaks kostja taotletava

kaubamärgi "Mamma Mia Pelmeenid" õiguskaitset välistav asjaolu.

2. Kostja hagi ei tunnistanud ja palus jätta selle rahuldamata. Hageja kavatseb toota siidrit,

dieetjogurtisarja ja teisi kaupu, mis kuuluvad 29. ja 33. klassi loetelusse. Kostja valmistab eranditult

30. klassi kaupade loetelusse kuuluvaid kaupu ("ravioolid, pelmeenid"). Hageja kaubamärk ei ole

sarnane kostja tähisega "Mamma-Mia pelmeenid" ega ka üldtuntud. Hageja ei ole Eesti Vabariigis

üldtuntud, kostja ei tooda kaupa kaubamärgiga "MAMMA MIA". Hageja kavatseb kaubamärki

kasutada toodetel, mis ei ole identsed kostja toodanguga. Kaubamärk "Mamma-Mia pelmeenid" ei

ole samane ega identne hageja "MAMMA MIA" kaubamärgiga ja sellel märgil on teine mõtteline

tähendus.

3. Harju Maakohus rahuldas 12. mai 2009. a otsusega hagi ja tegi kindlaks kostja kaubamärgi

(Patendiameti otsus nr 7/M200500468; Tööstusomandi Apellatsioonikomisjoni otsus nr 990-o)

õiguskaitset välistava asjaolu. Menetluskulud jättis maakohus kostja kanda.

Maakohtu otsuse kohaselt ei vaidle pooled selle üle, et hageja sõnaline kaubamärk "MAMMA MIA"

on hageja 4. novembri 2003. a taotluse alusel registreeritud klassides 29 ja 33 järgmistele kaupadele

ja teenustele: klassis 29 liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, kuivatatud ja

keedetud puuvili ja köögivili; tarretised, keedised, puuviljakompotid; muna, piim ja piimatooted;

toiduõlid ja toidurasvad; klassis 33 alkoholijoogid (v.a õlu). Pooled ei vaidle ka selle üle, et kostja

kasutab toodetel tähist "Mamma-Mia pelmeenid" (tlk 10-11), 21. aprillil 2005 võttis Patendiamet

menetlusse kostja 15. aprillil 2005 esitatud kaubamärgitaotluse pildilise kaubamärgi (tlk 14) klassis

30 kaupadele ravioolid ja pelmeenid registreerimiseks, avaldas kaubamärgi Kaubamärgilehes (tlk 17)

ja registreeris selle 6. jaanuaril 2006. Kohtule esitatud e-kirjast (tlk 12) nähtub hageja kavatsus hakata

tootma oma kaubamärgi all siidrit ja dieetjogurtisarja. Hageja on seisukohal, et kostja pelmeenide

tähistamine vaidlusaluse tähisega rikub hageja kaubamärgiomaniku õigusi. Tööstusomandi

apellatsioonikomisjon on jätnud hageja avalduse rahuldamata (tlk 18-25). Pooled vaidlevad selle üle,

kas esinevad kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud asjaolud, mis välistavad kostja

kaubamärgi õiguskaitse. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne

või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade

või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas

kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Hageja ja kostja kaubad on registreeritud küll erinevates klassides, kuid nimetatu ei tähenda, et

tegemist ei ole sarnaste kaupadega KaMS-i mõttes. Toodete samaliigilisust tuleb hinnata tarbija

seisukohast.

Alkoholijoogid (klass 33) ei ole samaliigilised tooted kostja klassis 30 registreeritud kaupadega

ravioolid ja pelmeenid. Tuleb analüüsida, kas liha ja piimatooted on sarnased kaubad toodetega

ravioolid ja pelmeenid. Tegemist on olemuselt, otstarbelt ja kasutamisviisilt kaupadega, mille

turustusviis pole määratud. Kostja kasutab kaubamärki vaidluse asjaolude kohaselt pelmeenidel, mis

on laialdase levikuga esmatarbekaup ja mille tarbijaks on kogu avalikkus. Kaubamärkide

registreeringutest ei tulene ühtegi täpsemat turustusviisi ega vanusekategooriat või muud tingimust,

mis võimaldaks väita, et tegemist on erinevate kaupadega. Hageja registreeringus märgitud erinevad

lihad võib tarbija asendada kostja ravioolide ja pelmeenidega. Tarbija jaoks on tegemist osaliselt

asendatavate ja samas üksteist täiendavate samaliigiliste kaupadega. Hageja kaubamärgi

registreerimisel märgitud toiduained on toitude, sealhulgas pelmeenide ja ravioolide valmistamisel

üksteist täiendavad ja neid kasutatakse paljude toitude valmistamisel koos. Seega kostja tooted on

hageja klassis 29 märgitud toodetega samaliigilised.

Euroopa Kohtu praktika kohaselt peab segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine tuginema

kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja semantilise sarnasuse osas nende üldmuljele, arvestades

eelkõige nende eristatavaid ja domineerivaid osi. Keskmisel tarbijal on harva võimalus võrrelda

erinevaid kaubamärke vahetult. Tarbijad tuginevad kaubamärke võrreldes üldjuhul neile meelde

jäänud ebatäielikele kujutluspiltidele varem nähtud kaubamärkidest (Euroopa Kohtu 11. novembri

1997. a otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL BV vs. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, p 23; 22. juuni

1999. a otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs. Klijsen Handel BV,

p 25).

Kaubamärgi visuaalses muljes jääb esiplaanile pelmeenide pilt ja sõnaühend "Mamma-mia".

"Mamma-mia" langeb hageja kaubamärgiga kokku, erinevuseks on vaid sidekriips, kuid nimetatut ei

saa pidada oluliseks erinevuseks.

Kuigi vaidlusalused kaubamärgid on erinevad sõnade, tähtede, silpide, täis- ja kaashäälikute arvu

poolest, on nad foneetiliselt sarnased, kuna varasem kaubamärk on tervikuna hõlmatud taotletava

kaubamärgiga. Kahe kaubamärgi ühesugune osa langeb kokku hageja kaubamärgiga tervikuna ja

kostja kaubamärgi domineeriva osaga, mis tarbija jaoks on esimene väljaöeldav sõna. Eraldi sõnade

"pelmeenid", "Uvic", "edu maitse" lisamine ei sea seda sarnasust kahtluse alla. Võttes arvesse, et

väljend "Mamma mia" on lühike ja lööv, ei saa välistada, et suulises kõnes ütleb tarbija välja ainult

need sõnad. Sõna "Mamma-mia" moodustab seega foneetilisest seisukohast kostja kaubamärgi

domineeriva osa ja on identne hageja kaubamärgi ainsa osaga.

Kaubamärgid on ka kontseptuaalselt sarnased. Mõlemad märgid sisaldavad sõnu "Mamma mia",

millel on asjaomase tarbijaskonna jaoks kontseptuaalselt selge sisu, kuna see mõiste annab edasi

ühelt poolt emaliku soojuse ja toidu maitsvuse ideed, teisalt viitab üllatusele toidu heast maitsest.

Sõnu "pelmeenid", "Uvic" või "edu maitse" ei jäta tarbija meelde kui taotletava kaubamärgi

kontseptuaalse osa domineerivaid osi ja need ei muuda taotletava kaubamärgi kontseptuaalset sisu.

Veelgi enam, teatavat seoseid tekitavat osa võidakse tajuda domineeriva osana, kui kaubamärgi teised

osad on väiksema eristusvõimega ehk vähem iseloomulikud.

Kaubamärgi visuaalses muljes jääb esiplaanile pelmeenide pilt ja sõnaühend "Mamma-mia". Tarbija

tähelepanu kandub esmalt sõnale "Mamma-mia", kuna kaubamärgi kujutisosad on täiesti

teisejärgulised. Vaidlusalustel kaubamärkidel on palju olulisi sarnaseid osi.

Segiajamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvestada asjaomast publikut (tarbijaskonda), kaubamärkide

võrdlust, kaupade võrdlust ja kõiki muid olulisi asjaolusid kogumis. Poolte esiletoodud asjaoludest

võib teha järelduse, et mõlemad kaubamärgid on suunatud Eesti tarbijaskonnale üldiselt (tegemist on

laiatarbekaupadega) Eesti territooriumil. Varasem kaubamärk on hageja registreeritud kaubamärk

"MAMMA MIA". Tegemist on küll kaitstava, kuid mitte kõrge eristusvõimega sõnaga kaubamärgi

koostisosas. Poolte kaubad on osalt samaliigilised. Kuna tegemist on igapäevaseks tarbimiseks

mõeldud kaubaga, ei pööra tarbijaskond neile suuremat tähelepanu ja nimetatud põhjusel tuleb

jaatada võimalust, et tarbijad ajavad kaubamärgid segi. Arvestades asjaomaste kaupade osalist

samaliigilisust, kaubamärkide sarnasust ning varasema kaubamärgi keskmist eristusvõimet, on

tõenäoline, et tarbija ajab hageja ja kostja kaubamärgid segi (KaMS § 10 lg 1 p 2).

4. Kostja esitas maakohtu otsuse peale apellatsioonkaebuse, milles palus maakohtu otsuse tühistada ja

teha uus otsus. Menetluskulud palus kostja jätta hageja kanda.

5. Hageja vaidles kostja apellatsioonkaebusele vastu ja palus jätta selle rahuldamata ning

menetluskulud kostja kanda.

Ringkonnakohtu lahend ja põhjendused

6. Tallinna Ringkonnakohus jättis 4. märtsi 2010. a otsusega apellatsioonkaebuse rahuldamata,

maakohtu otsuse muutmata ning menetluskulud kostja kanda.

Ringkonnakohus nõustus maakohtu otsuse põhjendustega ega korranud neid tulenevalt

tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 654 lg-st 6. Ringkonnakohus leidis, et maakohus ei

rikkunud menetlusõiguse norme ning kohaldas materiaalõigust õigesti. Maakohus tuvastas asjas

tähtsad asjaolud õigesti ja rahuldas hageja tuvastushagi põhjendatult.

Asja lahendamisel ei oma tähtsust asjaolu, et kostja kasutab kaubamärki oma toodetel, kuid hageja ei

tooda midagi. KaMS ei seosta kaubamärgi õiguskaitset kauba olemasoluga, vaid ka kavatsusega

kasutada kaubamärki vastavasse registreerimisklassi kuuluvatel kaupadel. Vaidluse all ei ole asjaolu,

et hageja kavatseb tootma hakata 29. ja 33. klassi kaupade loetelusse kuuluvaid tooteid. Sellele on

tuginenud ka kostja oma vastuses hagiavaldusele.

Ekslik on kostja väide, et maakohus oleks pidanud otsuse tegemisel lähtuma tööstusomandi

apellatsioonikomisjoni otsusest. Tulenevalt KaMS § 41 lg-s 5 sätestatust võib vaidlustusavalduse

menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus kaubamärgi kaitstavuse küsimuses,

esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle

puudumise kindlakstegemiseks. Hagi menetlemisel ei vaata kohus läbi apellatsioonikomisjoni otsust

ega pea seda analüüsima, nagu kostja ekslikult leiab.

Selle vaidluse esemeks ei olnud kaubamärgi ainuõiguse rikkumine ega kahju hüvitamine ning

maakohus ei pidanud andma hinnangut kostja süüle, tegevuse õigusvastasusele ega põhjuslikule

seosele, nagu kostja ekslikult leiab.

MENETLUSOSALISTE PÕHJENDUSED

7. Kostja esitas ringkonnakohtu otsuse peale kassatsioonkaebuse, milles palub ringkonnakohtu otsuse

tühistada ning saata asi tagasi maakohtule uueks läbivaatamiseks või teha uus otsus, millega jätta hagi

rahuldamata või läbi vaatamata. Menetluskulud palub kostja jätta hageja kanda. Kostja palub ka

peatada asja menetluse kuni lahendi tegemiseni Harju Maakohtus tsiviilasjas, milles kostja on

esitanud hagi hageja vastu kaubamärgi ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks alates 2. märtsist 2010.

Kostja leiab, et hageja ja kostja kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt ei ole tõenäoline. Kostja

kaubamärk ja kaubad ei ole sarnased hageja kaubamärgi ja kaupadega. Hageja ja kostja

kaubamärkide registreeringu aluseks olevad kaubad ei ole samaliigilised. Kohtud on sõna

"samaliigilisus" sisustanud üksnes grammatiliselt (oluliste tunnuste poolest kokkukuuluvate esemete

rühm - toiduained). Korrektne on lähtuda KaMS § 10 lg 1 p 2 mõiste "samaliigiline" sisustamisel

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide

õigusaktide ühtlustamise kohta (direktiiv) sõnastusest ning eesmärgist, mida õigusnormiga on

soovitud saavutada - välistada varasemate õiguste omaniku huvide kahjustamine olukorras, kus

tarbija võib muu hulgas arvata, et kaubad pärinevad ühelt ja samalt või seotud ettevõtetelt.

Vaadeldavad kaubad klassides 29 ja 30 kuuluvad mõlemad üldise ja laia kategooria "toidukaubad"

alla. Sellele vaatamata ei ole selline üldistus piisav, et lugeda need kaubad samaliigiliseks KaMS § 10

lg 1 p 2 tähenduses. Hageja kaubad võivad olla suunatud nii lõpptarbijale kui ka äritarbijale, kostja

kaubad on aga suunatud üksnes lõpptarbijale. Hageja ja kostja kaubad erinevad oluliselt ka olemuse

poolest - kui hageja kaubad on n-ö tooraine (liha ja piimatooted), siis kostja kaubad on külmutatud

valmistooted. Asjaolu, et kostja kaubad sisaldavad liha, ei muuda neid samaliigilisteks. Samuti ei

turusta piimatooteid ja liha turustavad ettevõtjad üldjuhul ravioole ja pelmeene. Hageja kaup "liha" ei

ole ka kostja kaupu täiendavaks kaubaks, kuna tarbija ei söö samal ajal pelmeene ja lisaks veel liha.

Seega ei eelda tarbija, et kaubad pärineksid samalt või seotud ettevõtjalt. Toidukaupade

turustuskanalid on valdavalt samad (kauplused), kuid kostja kaupu müüakse spetsiaalsetes

külmlettides, hageja kaupu aga vastavalt liha- ja piimalettides.

Tuginedes direktiivi preambuli p-le 9, art 10 lg-le 1, art 11 lg-le 2 ja Euroopa Liidu Nõukogu määruse

nr 207/2009 Ühenduse kaubamärgi kohta art 42 lg-le 2, märkis kostja, et kaubamärgiomaniku

õiguskaitse piirid sõltuvad kaubamärgi tegelikust kasutamisest. 1. märtsil 2010 täitus hageja

kaubamärgi suhtes ka viieaastane tähtaeg kaubamärgi kasutusele võtmiseks. Hageja ei ole tõendanud

oma kaubamärgi kasutamist ning kostjale teadaolevalt ei ole hageja ka kaubamärki kasutama

hakanud, seega on hageja oma kaubamärgi registreeringust tuleneva kaubamärgiõiguse minetanud.

Võimalust, et hageja kaubamärgiõiguse võib lõppenuks tunnistada ka ilma hagiavaldust esitamata

ning üksnes asjaolusid hinnates, kinnitab Riigikohtu lahend kohtuasjas nr 3-2-1-1-09, mille kohaselt

"on kohtul GTKS § 12 lg-s 2 nimetatud asjaolusid hinnates õigus hinnata geograafilise tähise

õiguskaitse andmise aluseks olevate asjaolude olemasolu või puudumist isegi siis, kui teine pool ei

ole geograafilise tähise registreeringut eraldi vaidlustanud".

Kaubamärgid on visuaalselt üksnes osaliselt sarnased ning hageja kaubamärk ja kostja kaubamärgi

domineerivate elementide üldsumma on visuaalselt pigem erinev kui sarnane. Kuigi foneetiline

kokkulangevus esineb, on see üksnes osaline. Kontseptuaalselt on hageja kaubamärk seotud vaid

tähendusega "minu ema" (tõlge itaalia keelest). See-eest kostja kaubamärgil on laiem kontseptuaalne

tähendus - "Mamma-Mia pelmeenid" kannab endas tähendust "minu ema pelmeenid".

Menetluslik olukord on pärast asja lahendamist esimese astme kohtus oluliselt muutunud. Kostja

esitas 1. aprillil 2010 maakohtule hagi hageja kaubamärgi MAMMA MIA ainuõiguse alates

2. märtsist 2010 lõppenuks tunnistamise nõudes, kuna 1. märtsil 2010 täitus viis aastat, mille jooksul

ei ole märki kasutatud. Kostja palub Riigikohtul käesoleva asja menetlus peatada kuni jõustunud

lahendi tegemiseni hagimenetluses, kus kostja on vaidlustanud hageja ainuõiguse kehtivuse alates

2. märtsist 2010. Hageja hagi rahuldamine sõltub otseselt hageja ainuõiguse olemasolust kaubamärgi

MAMMA MIA suhtes. Kui selgub, et hageja on ainuõiguse kaotanud, puudub tal õigus vaidlustada

kostja kaubamärgi registreerimist registris ning nõuda kostja kaubamärgi õiguskaitset välistavate

asjaolude kindlakstegemist, sest selline õigus on KaMS § 41 lg 2 kohaselt üksnes asjast huvitatud

isikul.

Kuigi direktiivi art 4 lg 1 p (b) ja KaMS § 10 lg 1 p 2 reguleerivad sama õiguslikku küsimust, on

ebaselge, kuidas tuleks KaMS-i sätet direktiivi valguses tõlgendada. Selle põhjuseks on erinev

terminikasutus - KaMS-i puhul tähistatakse kaubamärkide võrdlemise alusena terminit

"samaliigiline" ja direktiivi puhul "sarnane". Eestis on tekkinud vastuoluline kohtupraktika kaupade

samaliigilisuse hindamisel.

Oluline on Riigikohtu tõlgendus järgmiste küsimuste kohta: 1) kuidas sisustada KaMS § 10 lg 1 p-s 2

kasutatud mõistet "kaubamärkide tarbija poolt äravahetamise tõenäosus"; 2) kas kohus saab

kaubamärgiõiguse lõppenuks tunnistada ka ilma hagiavaldust esitamata ning üksnes asjaolusid

hinnates; 3) milline tähendus on kaubamärgi ainuõiguse kohta registrisse tehtud kandel ainuõiguse

lõppemise korral; 4) kas Riigikohtul on õigus tuvastada esimese või teise astme kohtu otsuses

tuvastamata asjaolusid, kui sellist asjaolu ei saanud varem esitada mõjuva põhjuse esinemise korral,

muu hulgas põhjusel, et asjaolu tekkis või sai poolele teatavaks või kättesaadavaks pärast asja

lahendamist esimese astme kohtus ja vahetult enne asja lahendamist teise astme kohtus.

8. Hageja vaidleb kassatsioonkaebusele vastu ja palub jätta selle rahuldamata ning menetluskulud

kostja kanda. Hageja palub jätta kostja menetluse peatamise taotluse rahuldamata.

KOLLEEGIUMI SEISUKOHT

9. Kolleegium leiab, et ringkonnakohtu otsus tuleb TsMS § 692 lg 1 p 2 alusel tühistada

menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu. Lisaks ringkonnakohtu otsusele tuleb TsMS § 691 p 4

ja § 692 lg 5 alusel tühistada ka maakohtu otsus ja saata asi uueks läbivaatamiseks maakohtule.

10. Pooled vaidlevad selle üle, kas esinevad kostja kaubamärgi õiguskaitset välistavad asjaolud

(KaMS § 10 lg 1 p 2).

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema

kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste

tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi

assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

11. Hinnates kaubamärkide sarnasust, on maakohus leidnud, et vaidlusalustel kaubamärkidel on palju

olulisi sarnaseid osi. Ringkonnakohus on maakohtu põhjendustega nõustunud. Kolleegium nõustub

kohtute järeldusega kaubamärkide sarnasuse kohta.

Tulenevalt Euroopa Kohtu praktikast tuleb tähiste sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise

hindamisel aluseks võtta tähiste visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte, kusjuures tähiste

hindamine peab põhinema tähistest tekkival üldmuljel, võttes arvesse eriti nende eristatavaid ja

domineerivaid osi. Otsustav tähtsus on seejuures asjaolul, kuidas asjaomase kauba või teenuste

keskmine tarbija tähiseid tervikuna tajub. Keskmine tarbija tajub tähist tervikuna ja ei analüüsi selle

erinevaid detaile (Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. a otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL BV vs.

Puma AG, Rudolf Dassler Sport, p 23; Euroopa Kohtu 22. juuni 1999. a otsus kohtuasjas C-342/97:

Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs. Klijsen Handel BV, p 25).

Maakohus on õigesti leidnud, et hinnates kostja vaidlusalust kaubamärki, jääb kaubamärgi visuaalses

muljes esiplaanile pelmeenide pilt ja sõnaühend "Mamma-mia". "Mamma-mia" langeb hageja

kaubamärgiga MAMMA MIA kokku, erinevuseks on vaid sidekriips, kuid nimetatut ei saa pidada

oluliseks erinevuseks. Kolleegium ei nõustu kostja väitega, et kaubamärgid on visuaalselt pigem

erinevad. Põhjendatud on ka maakohtu järeldus, et kuigi vaidlusalused kaubamärgid on erinevad

sõnade, tähtede, silpide, täis- ja kaashäälikute arvu poolest, on nad foneetiliselt sarnased, kuna

varasem kaubamärk on tervikuna hõlmatud taotletava kaubamärgiga. Kahe kaubamärgi ühesugune

osa langeb kokku hageja kaubamärgiga tervikuna ja kostja kaubamärgi domineeriva osaga, mis

tarbija jaoks on esimene väljaöeldav sõna. Sõna "Mamma-mia" moodustab seega foneetilisest

seisukohast kostja kaubamärgi domineeriva osa ja on identne hageja kaubamärgi ainsa osaga.

Kolleegium nõustub maakohtu põhjendusega ka kaubamärkide semantilise sarnasuse kohta.

12. Järgnevalt tuleb analüüsida seda, kas kohtute otsused on põhjendatud ka osas, mis puudutavad

kaupade samaliigilisuse hindamist. Kostja leiab, et hageja ja kostja kaubamärkide registreeringu

aluseks olevad kaubad ei ole samaliigilised. Maakohus on seevastu leidnud ja ringkonnakohus sellega

oma otsuses nõustunud, et kostja toodete (pelmeenid, ravioolid) puhul on tegemist samaliigiliste

kaupadega hageja klassis 29 märgitud toodetega.

Õige on maakohtu seisukoht, et asjaolu, et hageja ja kostja kaubad on registreeritud erinevates

klassides, ei tähenda veel, et tegemist ei oleks samaliigiliste kaupadega KaMS-i mõttes. Pooled ei

vaidle selle üle, et hageja on registreerinud kaubamärgi MAMMA MIA klassis 29: liha, kala,

linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili;

tarretised, keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad; ja

klassis 33 (alkoholijoogid (v.a õlu)). Kostja toodab klassi 30 kuuluvaid kaupu - ravioole ning

pelmeene.

Hinnates seda, kas kaubad või teenused on samaliigilised, tuleb arvestada kõiki nende kaupade või

teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpptarbijaid, nende kasutusviisi ning seda, kas

kaubad ja teenused üksteist asendavad või täiendavad (vt ka Riigikohtu 3. oktoobri 2007. a otsus

tsiviilasjas nr 3-2-1-86-07, p 16; Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. a otsus kohtuasjas C-39/97:

Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., p 23).

Õige on maakohtu järeldus, et alkoholijoogid ei ole samaliigilised tooted klassis 30 registreeritud

kaupadega ravioolid ja pelmeenid, kuna tegemist on olemuselt erinevate kaupadega.

Analüüsides, kas liha ja piimatooted on samaliigilised kaubad ravioolide ja pelmeenidega, on kohtud

leidnud, et tegemist on olemuselt, otstarbelt ja kasutamisviisilt kaupadega, mille turustusviis pole

määratud. Kostja kasutab kaubamärki vaidluse asjaolude kohaselt pelmeenidel, mis on laialdase

levikuga esmatarbekaup. Kaubamärkide registreeringutest ei tulene ühtegi täpsemat turustusviisi ega

vanusekategooriat või muud tingimust, mis võimaldaks väita, et tegemist on erinevate kaupadega.

Hageja registreeringus märgitud erinevad lihad võib tarbija asendada kostja ravioolide ja

pelmeenidega. Tarbija jaoks on tegemist osaliselt asendatavate ja samas üksteist täiendavate

samaliigiliste kaupadega. Hageja kaubamärgi registreerimisel märgitud toiduained on toitude,

sealhulgas pelmeenide ja ravioolide valmistamisel üksteist täiendavad ja neid kasutatakse paljude

toitude valmistamisel koos.

Kolleegium leiab, et arusaamatuks jääb maakohtu argument, kuidas saab asjaolu, et kaubamärkide

registreeringutest ei tulene ühtegi täpsemat turustusviisi ega vanusekategooriat või muud tingimust,

olla põhjuseks, et lugeda kaupu samaliigilisteks. Ka asjaolu, et kaupade turustusviis pole määratud, ei

saa olla aluseks, et lugeda kaupu samaliigilisteks. Põhjendamata on ka maakohtu seisukoht, et

erinevad lihad võib tarbija asendada ravioolide ja pelmeenidega või et tegemist on üksteist

täiendavate kaupadega. Asjaolud, et pelmeenid sisaldavad liha või et hageja kaubamärgi

registreerimisel märgitud toiduaineid kasutatakse ka ravioolide ja pelmeenide valmistamisel, ei ole

piisavaks argumendiks, et lugeda kaupu samaliigilisteks. Maakohtu põhjendus kaupade

samaliigilisuse kohta on puudulik, mistõttu on maakohus rikkunud selles osas TsMS § 436 lg-st 1

tulenevat otsuse põhjendamise kohustust. Kuna ringkonnakohus nõustus maakohtu põhjendustega,

pole ka ringkonnakohtu otsus piisavalt põhjendatud. Eeltoodut arvestades tuleb ringkonnakohtu otsus

TsMS § 692 lg 1 p 2 alusel tühistada menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu. Lisaks

ringkonnakohtu otsusele tuleb TsMS § 691 p 4 ja § 692 lg 5 alusel tühistada ka maakohtu otsus ja

saata asi uueks läbivaatamiseks maakohtule.

13. Kui maakohus asja uuel läbivaatamisel leiab, et tegemist on samaliigiliste kaupadega, tuleb

kohtul hinnata ka kaubamärkide segiajamise tõenäosust. Maakohus on õigesti märkinud, et

segiajamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvestada asjaomast tarbijaskonda, kaubamärkide võrdlust,

kaupade võrdlust ja kõiki muid asjaolusid kogumis. Samuti on maakohus õigesti märkinud, et

Euroopa Kohtu praktika kohaselt on segiajamise tõenäosus seda suurem, mida tugevam on varasema

kaubamärgi eristusvõime, ning et kaubamärkidel, millel on tugev eristusvõime tulenevalt kas nende

põhiomadustest või nende tuntusest turul, on palju ulatuslikum kaitse kui nendel, mille eristusvõime

on nõrk. Selleks, et kindlaks teha kaubamärgi eristusvõime ning sellest tulenevalt hinnata, kas

kaubamärgi eristusvõime on tugev, tuleb igakülgselt hinnata kaubamärgi suuremat või väiksemat

võimet identifitseerida kaupu või teenuseid, millele kaubamärk on registreeritud, kindlalt ettevõttelt

pärinevatena ning seega eristada neid kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest. Mida

sarnasemad on tähised, seda erinevamad peavad olema nende tähistega kaitstavate kaupade ja

teenuste loetelud, ja vastupidi.

14. Kaubamärgi kõige olulisem funktsioon on eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku kaubast

või teenusest. Lisaks on kaubamärgil ka päritolufunktsioon, seostades kaupa või teenust konkreetse

kauba pakkuja või teenuse osutajaga. Üksnes kaubamärgi kasutamise korral täidab kaubamärk

eelnimetatud funktsioone. Ka Euroopa Liidu Nõukogu määruses (EÜ) nr 207/2009 Ühenduse

kaubamärgi kohta viidatakse sellele, et Ühenduse kaubamärkide kaitsmine või muude varem

registreeritud kaubamärkide kaitsmine nende vastu ei ole põhjendatud, kui kaubamärke tegelikult ei

kasutata.

15. Kostja on esitanud Riigikohtule taotluse peatada vaidlusaluse asja menetlus seetõttu, et ta esitas

1. aprillil 2010 maakohtule hagi hageja kaubamärgi MAMMA MIA ainuõiguse alates 2. märtsist

2010 lõppenuks tunnistamise nõudes, kuna 1. märtsil 2010 täitus viis aastat, mille jooksul ei ole

märki kasutatud. Kostja leiab, et hageja hagi rahuldamine sõltub otseselt hageja ainuõiguse

olemasolust kaubamärgi MAMMA MIA suhtes. Kui selgub, et hageja on ainuõiguse kaotanud,

puudub tal õigus vaidlustada kostja kaubamärgi registreerimist registris ning nõuda kostja

kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude kindlakstegemist, sest selline õigus on KaMS § 41 lg 2

kohaselt üksnes asjast huvitatud isikul.

TsMS § 356 lg 1 kohaselt, kui otsus sõltub täielikult või osaliselt sellise õigussuhte olemasolust või

puudumisest, mis on teise käimasoleva kohtumenetluse ese või mille olemasolu peab tuvastama

haldusmenetluses või muus kohtumenetluses, võib kohus peatada menetluse kuni teise menetluse

lõppemiseni. Samas ei keela TsMS § 356 ega muud sätted kohtul tuvastada asjaolusid, mis on aluseks

kohtuotsuse resolutsioonis seisukoha võtmiseks hagi rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta

(vt ka Riigikohtu 11. novembri 2008. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-92-08, p 15). KaMS § 55 lg 2

kohaselt loetakse ainuõiguse lõppenuks tunnistamise korral registreering kehtetuks hagi esitamise

kuupäevast arvates. Ainuõiguse lõppenuks tunnistamist võib nõuda hagi aluse tekkimise kuupäevast

arvates. KaMS § 55 lg 3 kohaselt ei ole ainuõiguse tühiseks tunnistamine või ainuõiguse lõppenuks

tunnistamine aluseks enne vastava kohtuotsuse tegemist jõustunud ja täidetud ainuõiguse kaitse kohta

tehtud kohtuotsuse ega varem sooritatud toimingu tühistamisele.

Kolleegium leiab, et praegusel juhul ei ole vaja menetlust Riigikohtus peatada. Vastuseks kostja

kassatsioonkaebusele märgib kolleegium, et Riigikohus arvestab tulenevalt TsMS § 688 lg-st 3

kassatsiooninõude põhjendatuse kontrollimisel vaid faktilisi asjaolusid, mis on tuvastatud alama

astme kohtu otsusega. Seega ei saa Riigikohus tuvastada esimese või teise astme kohtu otsuses

tuvastamata asjaolusid. Kuna praegusel juhul tuleb asi saata uueks läbivaatamiseks maakohtule, saab

maakohus kolleegiumi arvates hinnata ka kostja vastuväiteid hagile selle kohta, et hageja ei ole asjast

huvitatud isikuks KaMS § 41 lg 2 mõttes. Kui kostja esitab maakohtule menetluse peatamise taotluse

seetõttu, et käimas on teine kohtumenetlus hageja kaubamärgi ainuõiguse lõppenuks tunnistamise

nõudes, võib maakohus ka menetluse peatada, kui ta peab kostja esitatud asjaolusid hinnates seda

vajalikuks.

16. Menetluskulude jaotus määratakse TsMS § 173 lg 3 teise lause alusel kindlaks asja uuel

läbivaatamisel sõltuvalt selle tulemustest.

17. Kuna kassatsioonkaebus rahuldatakse, tuleb kassatsioonikautsjon TsMS § 149 lg 4 esimese lause

alusel tagastada.

Lea Laarmaa, Peeter Jerofejev, Jaak Luik