Cost Shifting for Withdrawn Trademark Appeal: Unsuccessful Non-Use Revocation Defense and Settler Motive Justify Cost Imposition on Appellant
Deutschland (DE)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Bundespatentgericht ordered the trademark owner to bear the costs of the appeal proceedings, prevailing against the applicant's request for cost imposition; this cost order remained in force following the trademark owner's withdrawal of its appeal against the DPMA's decision to revoke an IR-registered mark for non-use. The dispute centered on whether the costs of the appeal procedure should be shifted to the appellant under equitable considerations after it failed to file a timely opposition to the revocation request within the statutory two-month deadline, having only lodged the appeal to secure time for settlement negotiations. The court held that cost imposition was justified under § 71 Abs. 1 Satz 1, Abs. 4 and § 119 Abs. 1 MarkenG because the appeal was objectively hopeless due to the mandatory nature of revocation under § 53 Abs. 3 MarkenG when no timely opposition is filed, and that procedural diligence requires parties to avoid initiating futile proceedings even if motivated by the desire to create space for settlement discussions or affected by administrative delays such as seat relocation.
Legislator-Regeste
KI-generiert§ 71 Abs. 1 Satz 1, Abs. 4 MarkenG, § 119 Abs. 1 MarkenG; Cost Shifting for Withdrawn Trademark Appeal: Unsuccessful Non-Use Revocation Defense and Settler Motive Justify Cost Imposition on Appellant: The dispute centered on whether the costs of the appeal procedure should be shifted to the appellant under equitable considerations after it failed to file a timely opposition to the revocation request within the statutory two-month deadline, having only lodged the appeal to secure time for settlement negotiations. The court held that cost imposition was justified under § 71 Abs. 1 Satz 1, Abs. 4 and § 119 Abs. 1 MarkenG because the appeal was objectively hopeless due to the mandatory nature of revocation under § 53 Abs. 3 MarkenG when no timely opposition is filed, and that procedural diligence requires parties to avoid initiating futile proceedings even if motivated by the desire to create space for settlement discussions or affected by administrative delays such as seat relocation.
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KI-generiertProvisions explicitly cited in the court's operative decision (Tenor/decision part) to impose the costs of the appeal proceedings on the appellant.
Volltext
Markenbeschwerdeverfahren – Kostenentscheidung – Verfallsverfahren - "Biskuitstäbchen (IR-Marke)" – Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen – fehlender fristgerechter Widerspruch – Verzögerung bei der Einreichung des Widerspruchs aufgrund Sitzverlegung der Markeninhaberin ist unerheblich – die Schaffung von Raum für Vergleichsgespräche als Motiv für die Beschwerdeeinlegung ist unerheblich
[TENOR]
In der Beschwerdesache
…
betreffend die IR Marke 631 633
hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. November 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich, des Richters Schmid sowie der Richterin Lachenmayr-Nikolaou
beschlossen:
Die Beschwerdeführerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.
[GRUENDE]
I. Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hat der IR Marke 631 633 mit Beschluss vom 1. Juli 2015 den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland entzogen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Inhaberin der angegriffenen Marke habe dem Antrag der Antragstellerin auf Schutzentziehung wegen Nichtbenutzung, der ihr mit am 8. Dezember 2014 zur Post gegebenen Einschreiben an ihren Sitz in Frankreich übermittelt worden sei, nicht gemäß § 53 Abs. 3 MarkenG binnen zwei Monaten nach Zustellung des Schutzentziehungsantrags widersprochen.
Hiergegen richtete sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke. Sie hatte darin geltend gemacht, dass der angefochtene Beschluss aufzuheben sei, nachdem sie nunmehr im Rahmen ihrer Beschwerdeerklärung vom 7. August 2015 dem Antrag auf Schutzentziehung widersprochen habe. Die Beschwerdegegnerin hatte darauf die Zurückweisung der Beschwerde beantragt. Nach Hinweis des Senats, dass Bedenken bestünden, ob die Markeninhaberin dem Antrag auf Schutzentziehung rechtzeitig widersprochen habe, hat die Markeninhaberin ihre Beschwerde zurückgenommen.
Darauf hat die Beschwerdegegnerin beantragt, der Inhaberin der angegriffenen Marke die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Sie führt zur Begründung aus, dass der in der Beschwerdeerklärung enthaltene Widerspruch gegen den Schutzentziehungsantrag offensichtlich erst deutlich nach Ablauf der gesetzlichen Zweimonatsfrist erklärt worden sei, so dass die von der Inhaberin der angegriffenen Marke erhobene Beschwerde erkennbar jeglicher Erfolgsaussichten entbehrt habe.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke meint, dass Billigkeitsgründe, die eine Kostenauferlegung zu ihren Lasten rechtfertigten, vorliegend nicht gegeben seien. Die zweimonatige Widerspruchsfrist sei auch deswegen versäumt worden, weil es bei der Zustellung des Schutzentziehungsantrags an die in Frankreich ansässige Markeninhaberin im Hinblick auf eine Sitzverlegung zu Verzögerungen gekommen sei. Die Beschwerde sei lediglich zur Fristwahrung und zur Erörterung einer einvernehmlichen Lösung mit der Gegenseite eingelegt worden.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.
II. Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke ihre Beschwerde zurückgenommen hat, war nur noch über die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu entscheiden.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat aus Gründen der Billigkeit die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen, § 71 Abs. 1 Satz 1, Abs. 4 MarkenG, § 119 Abs. 1 MarkenG. Die Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen ist in Abweichung vom Grundsatz der eigenen Kostentragung (§ 71 Abs. 1 MarkenG) dann gerechtfertigt, wenn ein Verfahrensbeteiligter gegen prozessuale Sorgfaltspflichten verstößt, indem er beispielsweise in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 63 Rn. 1, § 71 Rn. 12; Büscher/Dittmer/Schiwy: Gewerblicher Rechtsschutz, 3. Auflage 2014, § 63 Rn. 5). Sinn der Kostenvorschrift ist es nämlich, die Verfahrensbeteiligten zu veranlassen, sorgfältig zu prüfen, ob ihre Rechtsverfolgung sinnvoll und gerechtfertigt ist (vgl. BPatG, Mitt. 2010, 529 - IGEL PLUS/plus; m. w. N. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 71 Rn. 12).
Ein solche Fallgestaltung ist hier gegeben, ohne dass die spätere Rücknahme der Beschwerde die Inhaberin der angegriffenen Marke entlastet (vgl. § 71 Abs. 4 MarkenG). Die Inhaberin der angegriffenen Marke hatte der beantragten Schutzentziehung nicht binnen zwei Monaten nach Zustellung des Schutzentziehungsantrags gemäß § 53 Abs. 2 MarkenG, die vorliegend zwei Wochen nach Aufgabe zur Post am 8. Dezember 2014 als bewirkt galt (vgl. § 94 Abs. 1 MarkenG, § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO), widersprochen. Unter diesen Umständen ist im Hinblick auf die eindeutige Regelung nach § 53 Abs. 3 MarkenG, die bei einem nicht oder nicht rechtzeitig eingereichten Widerspruch gegen den Schutzentziehungsantrag in Bezug auf in der Bundesrepublik geschützte IR-Marken die Anordnung der Schutzentziehung zwingend vorsieht (vgl. § 119 Abs. 1, § 124, § 115 Abs. 1 MarkenG), nicht ersichtlich, dass die erhobene Beschwerde zur Aufhebung des angegriffenen Beschlusses hätte führen können. Insbesondere war der in der Beschwerdeerklärung enthaltene Widerspruch gegen die beantragte Schutzentziehung, auf den sich die Inhaberin der angegriffenen Marke in der Begründung ihrer Beschwerde bezogen hat, erst deutlich nach Ablauf der zweimonatigen Widerspruchsfrist erklärt worden. Unerheblich ist, dass es sich bei der Inhaberin der angegriffenen Marke um eine in Frankreich ansässige juristische Person handelt und die Verzögerung bei der Einreichung des Widerspruchs auch auf eine Sitzverlegung zurückzuführen ist.
Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke in Zusammenhang mit der Frage der Kostentragung ferner einwendet, dass sie von der Beschwerdemöglichkeit lediglich Gebrauch gemacht habe, um Gespräche über eine einvernehmliche Lösung mit der Antragstellerin aufnehmen zu können, spricht dies gerade nicht gegen eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen. Der Grundsatz der eigenen Kostentragung nach § 71 Abs. 1 MarkenG soll eine sinnvolle Rechtsverfolgung begünstigen. Wird das Rechtsmittel dagegen - obwohl objektiv keine tatsächlichen Erfolgsaussichten bestehen - zu einem anderen Zweck ergriffen, hier dem Motiv, noch zusätzlich Raum für Vergleichsgespräche zu schaffen, ist es sachgerecht und zumutbar, die Beschwerdeführerin mit den damit für die Beschwerdegegnerin verbundenen Verfahrenskosten zu belasten.
Die Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung ergehen (§§ 69, 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) i. V. m. § 128 Abs. 3 ZPO.