Trademark cost allocation: insufficient bad faith evidence bars exceptional cost shifting under Section 71 Trademark Act
Deutschland (DE)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Bundespatentgericht dismissed the cancellation applicant’s request to impose the costs of the appeal proceedings on the trademark owner, leaving the prior decision ordering the cancellation of the word mark "Radsport Riedl" and the imposition of first-instance costs on the trademark owner in force. The dispute arose in a trademark cancellation proceeding where the trademark owner challenged the German Patent and Trademark Office’s finding that the mark was registered in bad faith under Section 50(1) in conjunction with Section 8(2) No. 10 of the Trademark Act, alleging the registration was intended to appropriate the applicant’s pre-existing trade name; the trademark owner subsequently withdrew her appeal after reaching a settlement, but the applicant sought cost shifting arguing the cancellation was necessary due to the bad-faith registration. The court denied the cost request because, under Section 71(1) and (4) of the Trademark Act, the trademark owner had presented sufficient evidence that she had obtained the applicant’s consent to use the sign before registration, thereby negating the requisite bad faith, and the withdrawal of the appeal following a settlement did not constitute an admission of the likelihood of loss or a repudiation of her prior factual assertions.
Legislator-Regeste
KI-generiert§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG, § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, § 91a Abs. 1 Satz 1 ZPO, § 50 Abs. 1 MarkenG, § 71 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 MarkenG; Trademark cost allocation: insufficient bad faith evidence bars exceptional cost shifting under Section 71 Trademark Act: The dispute arose in a trademark cancellation proceeding where the trademark owner challenged the German Patent and Trademark Office’s finding that the mark was registered in bad faith under Section 50(1) in conjunction with Section 8(2) No. 10 of the Trademark Act, alleging the registration was intended to appropriate the applicant’s pre-existing trade name; the trademark owner subsequently withdrew her appeal after reaching a settlement, but the applicant sought cost shifting arguing the cancellation was necessary due to the bad-faith registration. The court denied the cost request because, under Section 71(1) and (4) of the Trademark Act, the trademark owner had presented sufficient evidence that she had obtained the applicant’s consent to use the sign before registration, thereby negating the requisite bad faith, and the withdrawal of the appeal following a settlement did not constitute an admission of the likelihood of loss or a repudiation of her prior factual assertions.
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KI-generiertProvision determining the legal basis for denying the request to impose the costs of the appeal proceedings on the trademark owner.
Volltext
Markenbeschwerdeverfahren – Löschungsverfahren – Kostenentscheidung - "Radsport Riedl" – Antrag auf Kostenauferlegung
[TENOR]
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Marke 30 2011 008 357
(hier Löschungsverfahren S 107/13 Lösch)
hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. Februar 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich und der Richter Heimen und Schmid
beschlossen:
Der Antrag des Löschungsantragstellers, der Markeninhaberin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.
[GRUENDE]
I. Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf Antrag der Löschungsantragstellers durch Beschluss vom 4. April 2014 die Löschung der eingetragenen Wortmarke Nr. 30 2011 008 357
Radsport Riedl
angeordnet und der Markeninhaberin die Kosten des Verfahrens auferlegt.
Die Abteilung hat ausgeführt, die Markeninhaberin habe die streitbefangene Marke bösgläubig im Sinn von § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG angemeldet. Der vorrangige Zweck ihrer Markenanmeldung vom 11. Februar 2011 habe darin bestanden, sich die eingeführte Unternehmensbezeichnung „Radsport Riedl“, unter dem der Löschungsantragsteller und damalige Ehemann der Markeninhaberin seit 1998 ein Radsportgeschäft in München/Pasing betrieben habe, anzueignen.
Ihre gegen diese Entscheidung mit Schreiben vom 7. Mai 2014 eingelegte Beschwerde hat die Markeninhaberin durch Erklärung vom 14. November 2014 zurückgenommen.
Der Löschungsantragsteller beantragt mit Schriftsatz vom 17. Juni 2014 sinngemäß noch,
der Markeninhaberin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.
Die Markeninhaberin habe die Aufnahme des Löschungsverfahrens durch rechtsmissbräuchliches Anmeldeverfahren veranlasst. Die Tragung der Verfahrenskosten des Löschungsantragstellers entspreche daher der Billigkeit.
Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,
den Kostenantrag des Löschungsantragstellers zurückzuweisen.
Sie habe mit der Anmeldung der angegriffenen Marke den Zweck verfolgt, ihre eigene Geschäftstätigkeit im Bereich des Fahrradhandels abzusichern. Ferner sei sie berechtigt, das angemeldete Zeichen zu verwenden, da sie das ab 1998 geführte Radsportgeschäft gemeinsam mit dem Löschungsantragsteller betrieben habe. Im Übrigen habe der Löschungsantragsteller ihrem aus Anlass der Trennung der Beteiligten im Jahr 2010 gefassten Plan zugestimmt, im selben Stadtbezirk ein eigenes Fahrradgeschäft unter dem Namen „Radsport Riedl“ zu eröffnen.
II. Die Entscheidung über die Auferlegung von Kosten kann ohne mündliche Verhandlung ergehen, vgl. 128 Abs. 3 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG (s. Knoll in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, § 82 Rn. 53).
Eine Auferlegung von Kosten zu Lasten der Markeninhaberin aus Billigkeitsgründen ist im vorliegenden Fall nicht veranlasst, vgl. § 71 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 MarkenG.
Das Vorliegen eines Billigkeitsgrundes setzt voraus, dass besondere Umstände eine Abweichung von der als Regelfall vorgesehenen Kostenaufhebung nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG rechtfertigen. Ein derartiger Sonderfall kann regelmäßig angenommen werden, wenn der Löschungsantrag wegen bösgläubiger Markenanmeldung voraussichtlich Erfolg gehabt hätte. Denn wer missbräuchlich Markenschutz in Anspruch nimmt, muss sich notwendige Maßnahmen, die auf Beseitigung der rechtswidrigen Zeichenlage gerichtet sind, zurechnen lassen (vgl. BPatG GRUR 2001, 744, 748 - S100; m. w. N. Knoll in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rn. 15). Ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist anhand des bisherigen Sach- und Streitstands zu beurteilen (vgl. § 91a Abs. 1 Satz 1 ZPO; siehe auch Thomas/Putzo, Zivilprozessordnung, 35. Aufl., 2014, § 91a Rn. 46a).
Zwar kann eine Markenanmeldung als bösgläubig im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 10 i. V. m. § 50 Abs. 1 MarkenG anzusehen sein, wenn das wesentliche Motiv der Anmeldung darin besteht, den schutzwürdigen Gebrauch eines fremden Kennzeichens zu stören (vgl. EuGH GRUR 2009, 763 Rn. 46, 53 - Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI 2000). Es ist nach dem vorliegenden Streitstand jedoch offen, ob von einem derartigen Motiv auf Seiten der Markenanmelderin ausgegangen werden kann. Denn wenn die Markeninhaberin, wie sie in ihrem Schriftsatz vom 13. Mai 2013 vorträgt, zum Zeitpunkt der Anmeldung das Einverständnis des Löschungsantragstellers zur vorgesehenen Verwendung des Zeichens „Radsport Riedl“ eingeholt hatte, besteht keine Grundlage für die Annahme einer auf Störung seines Besitzstands gerichteten Zielsetzung.
Die Markeninhaberin hat insoweit in ihrer Beschwerdebegründung vom 7. Mai 2014 auch einen hinreichend substantiierten Sachvortrag dargetan, den der Löschungsantragsteller bestritten hat. Sie hat hierfür auch mit Schriftsatz vom 13. Mai 2013 Zeugen benannt.
Bei diesem Sach- und Streitstand sind daher keine hinreichenden Gründe für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen gegeben.
Auch die auf einer Einigung unter den Beteiligten beruhende Erklärung der Rücknahme der Beschwerde durch die Markeninhaberin führt zu keinem anderen Ergebnis. Insbesondere kann die Rücknahme nicht als Eingeständnis einer drohenden Niederlage im Beschwerdeverfahren noch als Distanzierung von ihrem bisherigen Sachvortrag gewertet werden.
Der Kostenantrag des Löschungsantragstellers bleibt daher ohne Erfolg.