26 W (pat) 18/12 · Trademark opposition withdrawal voiding prior Patent Office decisions and precluding cost-shifting under § 71 MarkenG
Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Patent Court ordered that two earlier decisions by the Patent Office (dated June 2009 and February 2011) were void and refused the trademark owner's request to shift procedural costs to the opposing party, while setting the value in dispute at €50,000. This decision arose from a trademark opposition appeal where the trademark owner argued for cost imposition after the opposing party withdrew its opposition following a non-use defense; the core issue was whether the withdrawal constituted a procedural fault warranting a deviation from the general principle of each party bearing their own costs. The court determined that under Sections 82 I and 269 III of the German Trademark Act (MarkenG) and the Civil Procedure Code (ZPO), the prior decisions were rendered ineffective by the withdrawal, but declined to apply cost-shifting under Section 71 MarkenG because the opposition was not initially hopeless and the withdrawal was made promptly, meaning no procedural misconduct occurred.
Volltext des Entscheids · 26 W (pat) 18/12
Markenbeschwerdeverfahren – Wirkungslosigkeit der Beschlüsse der Markenstelle nach Widerspruchsrücknahme – Widersprechenden ist kein verfahrensmäßiger Vorwurf zu machen – keine Kostenauferlegung – Gegenstandswert
[TENOR] In der Beschwerdesache
…
betreffend die Marke …
hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 4. Juli 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wissemann sowie des Richters Reker und des Richters Hermann
beschlossen:
1. Die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Juni 2009 und 18. Februar 2011 sind wirkungslos.
2. Der Antrag der Markeninhaberin, der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.
3. Der Gegenstandswert wird auf € 50.000,00 festgesetzt.
[GRUENDE] 1
Auf Antrag der Markeninhaberin und nach Rücknahme des Widerspruchs war nach §§ 82 I MarkenG, 269 III ZPO die Wirkungslosigkeit der im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ergangenen Beschlüsse auszusprechen.
2
Entgegen der Ansicht der Markeninhaberin war vorliegend kein Raum, von dem Grundsatz des § 71 MarkenG, wonach jede Partei ihre Kosten selbst trägt, abzuweichen. Denn die Widersprechende hat ihren nicht von vorneherein aussichtslosen Widerspruch (was sich bereits aus den nunmehr wirkungslosen Beschlüssen ergibt) unverzüglich auf die Nichtbenutzungseinrede hin zurückgenommen. Es ist ihr daher kein verfahrensmäßiger Vorwurf zu machen, der eine Kostenauferlegung billig erscheinen ließe (vgl. auch Knoll in Ströbele/Hacker Markengesetz, 10. Aufl. § 71 Rn. 16 a. E. m. w. N.).
3
Den Gegenstandswert hat der Senat der Entscheidung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2006, 704 - Markenwert) vorgenommen; auf die Entscheidungen des Bundespatentgerichts PAVIS PROMA 29 W (pat) 115/11 und 26 W (pat) 47/10 wird ebenfalls Bezug genommen.