Stay of non-admission complaint and suspension of enforcement pending second patent nullity action: requirements of obvious success and comparable probability of invalidity

Aussetzung des Nichtzulassungsbeschwerdeverfahrens nach rechtskräftigem Abschluss eines Nichtigkeitsverfahrens - Abstandsstück II

[LEITSATZ]

Abstandsstück II

1. Nach rechtskräftigem Abschluss eines Nichtigkeitsverfahrens kommt eine (erneute) Aussetzung des Verfahrens über eine Nichtzulassungsbeschwerde im Hinblick auf eine nach Abschluss des ersten Nichtigkeitsverfahrens erhobene zweite Nichtigkeitsklage nur dann in Betracht, wenn die Erfolgsaussicht der neuen Nichtigkeitsklage offensichtlich ist (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 17. Juli 2012 - X ZR 77/11, GRUR 2012, 1072 Rn. 2 - Verdichtungsvorrichtung).

2. Eine entsprechende Anwendung von § 719 Abs. 1 ZPO kommt in der genannten Konstellation allenfalls dann in Betracht, wenn die neue Nichtigkeitsklage in vergleichbarem Maße die Wahrscheinlichkeit für eine Nichtigerklärung des Klagepatents begründet, wie sie nach einer bereits erfolgten (nicht rechtskräftigen) Nichtigerklärung durch das Patentgericht bestünde (Ergänzung zu BGH, Beschluss vom 16. September 2014 - X ZR 61/13, BGHZ 202, 288 = GRUR 2014, 1237 - Kurznachrichten).

[TENOR]

Die Anträge der Beklagten auf Aussetzung des Verfahrens und auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung werden zurückgewiesen.

[GRUENDE]

I. Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Verletzung des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 2 327 541 (Klagepatents) in Anspruch, das am 25. November 2009 angemeldet worden ist und ein Abstandsstück betrifft.

Eine gegen das Klagepatent gerichtete Nichtigkeitsklage der hiesigen Beklagten ist in beiden Instanzen erfolglos geblieben (BGH, Urteil vom 29. April 2025 - X ZR 43/23, GRUR 2025, 1079 - Abstandsstück I).

Das Landgericht hat die auf die Patentansprüche 1, 6 und 7 gestützte Verletzungsklage abgewiesen.

Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht die Beklagte unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels antragsgemäß verurteilt, soweit die Klage auf die Patentansprüche 1 und 6 gestützt ist. Dagegen wendet sich die Beklagte mit der Nichtzulassungsbeschwerde.

In ihrer Beschwerdebegründung beantragt die Beklagte ergänzend die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung aus dem Berufungsurteil entsprechend § 719 Abs. 1 ZPO und die Aussetzung des Beschwerdeverfahrens gemäß § 148 ZPO bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens über eine neue Nichtigkeitsklage, die eine Abnehmerin der Beklagten mit Schriftsatz vom gleichen Tag erhoben hat und die unter anderem auf widerrechtliche Entnahme gestützt ist. Die Klägerin tritt diesen Anträgen entgegen.

II. Beide Anträge sind unbegründet.

1. Eine Aussetzung des Verfahrens über die Nichtzulassungsbeschwerde hält der Senat nicht für zweckmäßig.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats kommt nach rechtskräftigem Abschluss eines Nichtigkeitsverfahrens eine (erneute) Aussetzung des Verfahrens über eine Nichtzulassungsbeschwerde im Hinblick auf eine nach Abschluss des ersten Nichtigkeitsverfahrens erhobene zweite Nichtigkeitsklage nur dann in Betracht, wenn die Erfolgsaussicht der neuen Nichtigkeitsklage offensichtlich ist (BGH, Beschluss vom 17. Juli 2012 - X ZR 77/11, GRUR 2012, 1072 Rn. 2 - Verdichtungsvorrichtung).

Die zuletzt genannte Voraussetzung ist im Streitfall nicht gegeben.

Die zweite Nichtigkeitsklage ist zwar auf andere Entgegenhaltungen gestützt als die erste. Ob sie Erfolg haben wird, ist dennoch offen.

2. Die Voraussetzungen für eine einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung entsprechend § 719 Abs. 1 ZPO liegen nicht vor.

a) Nach der Rechtsprechung des Senats ist neben der für die Revisionsinstanz maßgeblichen Regelung in § 719 Abs. 2 ZPO die Regelung in § 719 Abs. 1 ZPO entsprechend heranzuziehen, wenn das Klagepatent nach Erlass des Berufungsurteils erstinstanzlich für nichtig erklärt worden ist (BGH, Beschluss vom 16. September 2014 - X ZR 61/13, BGHZ 202, 288 = GRUR 2014, 1237 Rn. 8 - Kurznachrichten).

b) Ob eine entsprechende Anwendung von § 719 Abs. 1 ZPO auch dann in Betracht kommt, wenn nach Erlass des Berufungsurteils eine neue Nichtigkeitsklage erhoben worden ist, bedarf keiner abschließenden Beurteilung.

Voraussetzung hierfür wäre jedenfalls, dass die neue Nichtigkeitsklage in vergleichbarem Maße die Wahrscheinlichkeit für eine Nichtigerklärung des Klagepatents begründet, wie sie nach einer bereits erfolgten (nicht rechtskräftigen) Nichtigerklärung durch das Patentgericht bestünde.

c) Die zuletzt genannte Voraussetzung ist im Streitfall nicht erfüllt.

Wie bereits dargelegt wurde, ist der Ausgang des neuen Nichtigkeitsverfahrens offen. Dies begründet nicht die für eine entsprechende Anwendung von § 719 Abs. 1 ZPO erforderliche Wahrscheinlichkeit einer Nichtigerklärung.

3. Eine einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung nach § 719 Abs. 2 ZPO ist nicht beantragt.

Aus dem Vorbringen der Beklagten geht auch nicht hervor, dass ihr oder ihrer Abnehmerin ein nicht zu ersetzender Nachteil im Sinne dieser Vorschrift droht.

Angesichts dessen kann dahingestellt bleiben, ob die Umstände, auf die die neue Nichtigkeitsklage gestützt ist, neue Tatsachen darstellen, die die Beklagte in der Berufungsinstanz noch nicht vorbringen konnte, und ob eventuelle Nachteile ihrer Abnehmerin für einen Antrag nach § 719 Abs. 2 ZPO relevant wären.

Bacher Deichfuß Kober-Dehm

Crummenerl von Pückler