Determination of subject value in trademark cancellation appeal based on economic interest in mark maintenance
Deutschland (DE)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Court of Justice's First Civil Senate ordered the subject value of the legal remedy (Rechtsbeschwerde) to be set at €750,000, effectively establishing this amount for fee calculation purposes. The dispute concerned the determination of the subject value in a trademark cancellation proceeding where a widely used, distinctively branded chocolate packaging mark was challenged for deletion. The court applied § 23 Abs. 2 and 3 Abs. 2 RVG, which mandates the determination of subject value based on "billigerm Ermessen" (fair discretion) in the absence of a specific statutory rule for trademark cancellation appeals. While the standard subject value for such proceedings is typically €50,000, the court found the higher amount justified due to the mark holder's significant economic interest in maintaining a trade-well-known mark, supported by prior infringement cases with subject values up to €4.2 million; however, the court capped the value at €750,000 rather than a higher amount, noting that the specific mark—a neutralized chocolate wrapper—has a limited scope of protection and competitors have easy alternatives to avoid confusion.
Legislator-Regeste
KI-generiert§ 33 Abs. 1 RVG, § 23 Abs. 2 Satz 1 RVG, § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG, § 90 MarkenG; Determination of subject value in trademark cancellation appeal based on economic interest in mark maintenance: The dispute concerned the determination of the subject value in a trademark cancellation proceeding where a widely used, distinctively branded chocolate packaging mark was challenged for deletion. The court applied § 23 Abs. 2 and 3 Abs. 2 RVG, which mandates the determination of subject value based on "billigerm Ermessen" (fair discretion) in the absence of a specific statutory rule for trademark cancellation appeals. While the standard subject value for such proceedings is typically €50,000, the court found the higher amount justified due to the mark holder's significant economic interest in maintaining a trade-well-known mark, supported by prior infringement cases with subject values up to €4.2 million; however, the court capped the value at €750,000 rather than a higher amount, noting that the specific mark—a neutralized chocolate wrapper—has a limited scope of protection and competitors have easy alternatives to avoid confusion.
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KI-generiertThe procedural basis cited in the dispositive for the court's authority to set the subject value of the legal remedy upon application.
Volltext
Festsetzung des Gegenstandswerts im Markenlöschungsverfahren
[TENOR]
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 750.000 € festgesetzt.
[GRUENDE]
Auf den Antrag des Markeninhabers ist der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde gemäß § 33 Abs. 1 RVG festzusetzen.
1. Der für die Rechtsanwaltsgebühren im vorliegenden Rechtsbeschwerdeverfahren maßgebliche Gegenstandswert bestimmt sich nach der Vorschrift des § 23 Abs. 2 Satz 1 RVG, die auf § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG verweist. Danach ist der Gegenstandswert nach billigem Ermessen zu bestimmen (BGH, Beschluss vom 30. Juli 2015 - I ZB 61/13, juris Rn. 6; Beschluss vom 24. November 2016 - I ZB 52/15, juris Rn. 2).
2. Maßgeblich für die Festsetzung des Gegenstandswerts des Rechtsbeschwerdeverfahrens im Markenlöschungsstreit ist das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner Marke (vgl. BGH, Beschluss vom 16. März 2006 - I ZB 48/05, juris Rn. 2; Beschluss vom 30. Juli 2015 - I ZB 61/13, juris Rn. 7). Nach der Rechtsprechung des Senats entspricht die Festsetzung des Gegenstandswertes für das Rechtsbeschwerdeverfahren in einem Markenlöschungsstreit auf 50.000 € im Regelfall billigem Ermessen (BGH, Beschluss vom 16. März 2006 - I ZB 48/05, juris Rn. 2; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 90 MarkenG Rn. 13). Im Einzelfall kann der Wert angesichts des Interesses des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner umfänglich benutzten Marke auch deutlich darüber liegen (BGH, Beschluss vom 30. Juli 2015 - I ZB 61/13, juris Rn. 7 mwN). So liegt der Streitfall.
3. Die Markeninhaberin hat zum Streitwert vorgetragen und auf zwei Verletzungsverfahren hingewiesen, in denen sie die Antragstellerin des vorliegenden Löschungsverfahrens wegen einer Verletzung der angegriffenen Marke in Anspruch genommen hat. In jenen Verfahren sind die Streitwerte auf 2,25 Mio. € und auf 4,2 Mio. € festgesetzt worden (Senat, Beschluss vom 8. Mai 2013 - I ZR 63/12 - unveröffentlicht; OLG Köln, Urteil vom 12. April 2013 - 6 U 139/12, juris [Streitwertbeschluss unveröffentlicht]). Da es sich bei dem angegriffenen Zeichen um ein verkehrsdurchgesetztes Zeichen handelt, das seit vielen Jahren benutzt wird, erscheint es angemessen, das wirtschaftliche Interesse der Markeninhaberin an der Aufrechterhaltung ihrer Marke mit 750.000 € zu bemessen. Eine höhere Festsetzung kommt nicht in Betracht. Bei der in Rede stehenden Marke handelt es sich um eine neutralisierte Verpackung von Tafelschokolade, deren Schutzbereich nicht groß sein dürfte. Tafelschokolade wird im Regelfall nicht in neutraler Verpackung vertrieben, die Verpackungen weisen vielmehr üblicherweise Wort- und Bildzeichen auf. Wettbewerbern der Markeninhaberin stehen damit vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung, eine Verwechslungsgefahr und eine gedankliche Verknüpfung mit der angegriffenen Marke zu vermeiden.
Büscher
Schaffert
Löffler
RinBGH Dr. Marx ist in Urlaub unddaher an der Unterschrift gehindert.
Schwonke
Büscher