Withdrawal of patent application during legal complaint: effectiveness of declaration and extinction of proceedings
Deutschland (DE)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Bundesgerichtshof (BGH) dismissed the applicant’s request for a cost order and confirmed that no cost reimbursement would occur, effectively ending the legal dispute without a ruling on the merits. The case arose from a patent application for a telephonic system where the Patent Office declared the application legally ineffective due to an incomplete German translation, a decision later reversed by the Federal Patent Court; during the subsequent legal complaint (Rechtsbeschwerde) proceedings, the applicant withdrew the patent application. The Court held that the withdrawal was validly effected by the applicant’s patent attorney submitting a copy of the declaration to the BGH, without the need for a BGH-admitted attorney, and that this act rendered the proceedings moot, extinguishing all prior orders from the Patent Office and Federal Patent Court. Under § 109 PatG, as the specialized provision governing costs in such instances, each party bears its own costs absent equitable circumstances, which were not present here.
Legislator-Regeste
KI-generiert§ 35 Abs. 2 Satz 2 PatG, § 99 Abs. 1 PatG, § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO, § 109 PatG, § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO, § 80 Abs. 4 PatG; Withdrawal of patent application during legal complaint: effectiveness of declaration and extinction of proceedings: Durch die wirksame Rücknahme der Anmeldung vor Rechtskraft der Entscheidung des Patentgerichts hat sich das Rechtsbeschwerdeverfahren erledigt; dem Verfahren ist damit wie im Falle einer Klagerücknahme im Zivilprozess die Grundlage entzogen. Die bisher ergangenen Beschlüsse des Patentamts und des Patentgerichts sind gemäß § 99 Abs. 1 PatG in Verbindung mit § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO wirkungslos (vgl. Berichterstatterschreiben vom 13. Januar 1988 - X ZB 29/87, Mitt. 1988, 216 unter Hinweis auf Sikinger Mitt. 1985, 61, 62; BGH, Beschluss vom 20. Januar 1983 - I ZB 4/82, GRUR 1983, 342 , 343 - BTR).
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KI-generiertVolltext
Patentanmeldeverfahren: Rücknahme der Patentanmeldung im Rechtsbeschwerdeverfahren – Telefonsystem
[LEITSATZ]
Telefonsystem
1. Die Rücknahme einer Patentanmeldung während des Rechtsbeschwerdeverfahrens ist gegenüber dem Bundesgerichtshof zu erklären; der Bestellung eines beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalts bedarf es für diese Erklärung nicht .
2. Mit der Rücknahme der Patentanmeldung hat sich das Rechtsbeschwerdeverfahren erledigt; bis dahin ergangene Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts sind wirkungslos . Kosten des Beschwerde- und Rechtsbeschwerdeverfahrens sind nur zu erstatten, wenn dies der Billigkeit entspricht .
[TENOR]
Der Antrag der Rechtsbeschwerdeführerin, der Anmelderin die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen; eine Erstattung der Kosten findet nicht statt.
Der Gegenstandswert wird auf 25.000 € festgesetzt.
[GRUENDE]
I. Dem Rechtsbeschwerdeverfahren liegt die ein Telefonsystem betreffende Patentanmeldung 10 206 058 897.5-31 zugrunde. Das Patentamt hat durch Beschluss festgestellt, dass die Anmeldung gemäß § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG nicht rechtswirksam sei, weil die deutsche Übersetzung der englischsprachigen Anmeldung nicht vollständig gewesen sei. Das Patentgericht hat diesen Beschluss aufgehoben. Gegen die Entscheidung des Patentgerichts hat die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts die vom Patentgericht zugelassene Rechtsbeschwerde eingelegt. Während des Rechtsbeschwerdeverfahrens hat die Anmelderin ihre Patentanmeldung durch Erklärung des von ihr beauftragten Patentanwalts gegenüber dem Patentamt sowie gegenüber dem Patentgericht zurückgenommen; eine Kopie dieser Erklärungen mit kurzer Begleitmitteilung hat der Patentanwalt dem Bundesgerichtshof übersandt.
II. Durch die wirksame Rücknahme der Anmeldung vor Rechtskraft der Entscheidung des Patentgerichts hat sich das Rechtsbeschwerdeverfahren erledigt; dem Verfahren ist damit wie im Falle einer Klagerücknahme im Zivilprozess die Grundlage entzogen. Die bisher ergangenen Beschlüsse des Patentamts und des Patentgerichts sind gemäß § 99 Abs. 1 PatG in Verbindung mit § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO wirkungslos (vgl. Berichterstatterschreiben vom 13. Januar 1988 - X ZB 29/87, Mitt. 1988, 216 unter Hinweis auf Sikinger Mitt. 1985, 61, 62; BGH, Beschluss vom 20. Januar 1983 - I ZB 4/82, GRUR 1983, 342 , 343 - BTR).
Die Anmeldung ist wie die Klage durch Erklärung gegenüber derjenigen Instanz zurückzunehmen, bei der das Verfahren anhängig ist. Das ist vorliegend nach Einlegung der statthaften Rechtsbeschwerde der Bundesgerichtshof. Hierzu genügt jedoch die Übermittlung einer Kopie der Rücknahmeerklärung gegenüber dem Patentgericht mit einer entsprechenden Begleitmitteilung an den Bundesgerichtshof (BGH, Beschluss vom 3. Juni 1977 - I ZB 11/76, GRUR 1977, 789 - Tribol/Liebol). Der Vertretung durch einen beim Bundesgerichthof zugelassenen Rechtsanwalt bedarf es für diese Erklärung nicht (BGH, Beschluss vom 20. Januar 1983 und vom 3. Juni 1977 aaO unter Berufung auf BGHZ 14, 210).
Über die Kosten ist nach § 109 PatG zu entscheiden. § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO ist im Hinblick auf diese Spezialregelung des Patentgesetzes nicht entsprechend anwendbar; Entsprechendes ist in § 80 Abs. 4 PatG für die Kosten des Beschwerdeverfahrens ausdrücklich bestimmt. Nach § 109 Abs. 1 Satz 1 PatG können die Kosten, die zur zweckentsprechenden Erledigung der Angelegenheit erforderlich waren, einem Beteiligten auferlegt werden, wenn dies der Billigkeit entspricht; ansonsten trägt jeder Beteiligte seine Kosten selbst. Besondere Umstände, die ein Abweichen vom Grundsatz der eigenen Kostentragung rechtfertigen würden, liegen hier nicht vor.
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