Valuation of patent nullity proceedings where the patentee’s interest defines the dispute value
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Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe German Federal Court of Justice (BGH) dismissed the defendant's objection and upheld the appellate court's determination of the dispute value at 500,000 EUR for a patent nullity proceeding, rejecting the defendant's argument that the value should be reduced to 140,000 EUR. The case involved a nullity suit where the patent office court had invalidated independent claim 1 and dependent claims, while the parties declared the proceedings concluded regarding a separate independent claim on which the defendant had waived its defense; the core issue was the correct calculation of the court fee basis in the appeal, where no infringement proceedings were pending. Relying on Section 51 Paragraph 1 of the Act on Legal Costs for Courts (GKG) and its established case law, the BGH held that the dispute value is based on the common value of the patent at the time of appeal plus accrued damages, but since the defendant failed to substantiate its valuation arguments and the appellate court had correctly halved the first-instance value (1,000,000 EUR) to reflect that only claim 1 remained subject to appeal, the 500,000 EUR figure stood, as the natural decrease in the patent's remaining term did not justify a further reduction.
Legislator-Regeste
KI-generiert§ 93 ZPO, § 66 Abs. 3 Satz 3 GKG, § 51 Abs. 1 GKG; Valuation of patent nullity proceedings where the patentee’s interest defines the dispute value: Der Streitwert im Patentnichtigkeitsverfahren ist nach § 51 Abs. 1 GKG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist dafür der gemeine Wert des Patents bei Erhebung der Klage bzw. der Einlegung der Berufung zuzüglich des Betrags der bis dahin entstandenen Schadensersatzforderungen maßgeblich (BGH, Beschluss vom 11. Oktober 1956 - I ZR 28/55, GRUR 1957, 79; Beschluss vom 28. Juli 2009 - X ZR 153/04, GRUR 2009, 1100 - Druckmaschinen-Temperierungssystem III).
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Patentnichtigkeitssache: Streitwert im Berufungsverfahren
[TENOR]
Die Gegenvorstellung der Beklagten gegen den Beschluss des Senats vom 23. August 2016 wird zurückgewiesen.
[GRUENDE]
I. Das Streitpatent ist in erster Instanz im Umfang des Patentanspruchs 1 nebst den nachgeordneten Ansprüchen für nichtig erklärt worden. In Bezug auf den weiteren angegriffenen nebengeordneten Patentanspruch 15 haben die Parteien nach dem Verzicht der Beklagten den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt. Das Patentgericht hat die Kosten des Rechtsstreits gegeneinander aufgehoben, weil die Beklagte zu der Nichtigkeitsklage in Bezug auf Patentanspruch 15 keinen Anlass gegeben und daher insoweit die Klägerin in analoger Anwendung von § 93 ZPO die Prozesskosten zu tragen habe. Den Streitwert hat es auf 1.000.000 € bestimmt, nachdem die Klägerin ihr Interesse an der Nichtigerklärung mit 500.000 € beziffert und die Beklagte erklärt hatte, keine Umsatzzahlen angeben zu wollen. Der Senat hat, nachdem die Beklagte die Berufung gegen das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 3. Juni 2014 zurückgenommen hat, den Streitwert für das Nichtigkeitsberufungsverfahren mit Beschluss vom 23. August 2016 auf 500.000 € festgesetzt.
Mit ihrer als "Beschwerde" bezeichneten Eingabe macht die Beklagte geltend, der für das Berufungsverfahren festgesetzte Streitwert sei zu hoch. Angemessen sei ein Wert von 140.000 €. Sie ist der Auffassung, dass schon in der ersten Instanz ein zu hoher Wert angesetzt worden sei, da das Patentgericht außer Acht gelassen habe, dass es im Streitfall auf ihre Umsatzzahlen der Beklagten nicht ankomme, weil das von ihr vertriebene Dichtungsband als unmittelbares Erzeugnis eines von den nicht mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen Verfahrensansprüchen des Streitpatents erfassten Herstellungsverfahrens weiterhin durch das Streitpatent geschützt sei und es neben der erfindungsgemäßen Lösung eine Vielzahl alternativer Dichtungssysteme gebe. Außerdem sei im Hinblick darauf, dass kein Verletzungsverfahren anhängig sei, allein der in die Zukunft gerichtete Wert des Streitpatents ab Einlegung der Berufung zugrunde zu legen.
II. Der als Gegenvorstellung zu behandelnde (vgl. BGH, Beschluss vom 27. Mai 2008 - X ZR 125/06, juris), weil als Beschwerde unstatthafte (vgl. § 68 Abs. 1 Satz 5 i.V.m. § 66 Abs. 3 Satz 3 GKG) Rechtsbehelf hat keinen Erfolg.
1. Der Streitwert im Patentnichtigkeitsverfahren ist nach § 51 Abs. 1 GKG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist dafür der gemeine Wert des Patents bei Erhebung der Klage bzw. der Einlegung der Berufung zuzüglich des Betrags der bis dahin entstandenen Schadensersatzforderungen maßgeblich (BGH, Beschluss vom 11. Oktober 1956 - I ZR 28/55, GRUR 1957, 79; Beschluss vom 28. Juli 2009 - X ZR 153/04, GRUR 2009, 1100 - Druckmaschinen-Temperierungssystem III).
2. Im Streitfall ist kein Verletzungsverfahren anhängig, so dass die Berücksichtigung bezifferter Schadensersatzforderungen ebenso ausscheidet wie eine Orientierung am Gegenstandswert des Verletzungsstreits.
3. Nachdem die Beklagte auch im Berufungsverfahren ihre Ausführungen zum gemeinen Wert des Streitpatents nicht näher konkretisiert, sondern sich auf allgemeine Betrachtungen zur Relation zwischen angegriffenen und nicht angegriffenen Patentansprüchen und zur Bedeutung des Streitpatent beschränkt hat, ist der Senat bei der Bestimmung des Streitwerts für das Berufungsverfahren mangels besserer Erkenntnisquellen von dem Wert ausgegangen, den das Patentgericht als zu berücksichtigenden Gesamtwert zugrunde gelegt hat und der von der Beklagten auch nicht angegriffen worden ist. Nach der vom Patentgericht ausgesprochenen Kostenaufhebung war danach, da lediglich die Nichtigerklärung des Streitpatents im Umfang von Patentanspruch 1 Gegenstand des Berufungsverfahrens war, der Streitwert für das Berufungsverfahren auf die Hälfte des Streitwerts des erstinstanzlichen Verfahrens zu bestimmen. Dass sich die Restlaufzeit des Streitpatents zwischen dem Zeitpunkt der Klageeinreichung und dem Zeitpunkt der Einlegung der Berufung stets vermindert hat, rechtfertigt nach ständiger Praxis des Senats regelmäßig nicht die Annahme eines geringeren Werts, da der Streitwert ohnehin nicht und insbesondere nicht nach Jahren oder Monaten exakt bestimmt, sondern nur geschätzt werden kann. Es verbleibt daher bei dem festgesetzten Betrag von 500.000 €.
Meier-Beck Gröning Bacher
Deichfuß Kober-Dehm