Duty to inform on extension of patent nullity to dependent claims in expired patents
Deutschland (DE)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe German Federal Court of Civil Procedure (BGH) rejected the defendant’s objection against being heard (Anhörungsrüge), thereby upholding the lower court’s judgment in favor of the plaintiff in a patent nullity proceeding. The dispute centered on whether the appellate senate had a duty to explicitly point out that the patent should be declared null not only for its main claim but also for the dependent claims, given that the patent had expired. The court held that no such judicial duty existed because the defendant failed to argue that the dependent claims possessed different patentability characteristics or to identify specific legal protection interests that would limit the scope of nullity to the main claim; by defending the patent through numerous auxiliary applications incorporating features from the dependent claims, the defendant implicitly accepted that the nullity assessment applied to all claims. The decision relies on the doctrine that courts need not supplement a party’s arguments regarding the extension of patent nullity to dependent claims when no distinguishing arguments are presented and the legal protection interest does not vary between claims, particularly when the patent is no longer in force.
Legislator-Regeste
KI-generiertDuty to inform on extension of patent nullity to dependent claims in expired patents: Die Anhörungsrüge ist unbegründet. Entgegen der Auffassung der Beklagten war der Senat nicht gehalten darauf hinzuweisen, dass eine Nichtigerklärung des Streitpatents nicht nur im Umfang von Patentanspruch 1, sondern auch im Umfang der - mit der Klage ebenfalls angegriffenen - Unteransprüche in Betracht kommt.
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KI-generiertVolltext
Anhörungsrüge im Patentnichtigkeitsverfahren: Hinweispflicht auf die fehlende Patentfähigkeit von Unteransprüchen
[TENOR]
Die Anhörungsrüge gegen das Urteil vom 18. März 2014 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.
[GRUENDE]
Die Anhörungsrüge ist unbegründet. Entgegen der Auffassung der Beklagten war der Senat nicht gehalten darauf hinzuweisen, dass eine Nichtigerklärung des Streitpatents nicht nur im Umfang von Patentanspruch 1, sondern auch im Umfang der - mit der Klage ebenfalls angegriffenen - Unteransprüche in Betracht kommt.
1. Wie die Anhörungsrüge im Ansatz zutreffend geltend macht, führt der Umstand, dass sich der Gegenstand eines Patentanspruchs als nicht patentfähig erweist, allerdings nicht ohne Weiteres dazu, dass auch der Gegenstand von auf ihn zurückbezogenen Unteransprüchen als nicht patentfähig angesehen werden kann. Das Patent ist aber auch hinsichtlich der angegriffenen Unteransprüche für nichtig zu erklären, wenn weder geltend gemacht wird noch sonst ersichtlich ist, dass die zusätzlichen Merkmale zu einer anderen Beurteilung der Patentfähigkeit führen (BGH, Urteil vom 29. September 2011 - X ZR 109/08, GRUR 2012, 149 Rn. 96 - Sensoranordnung).
2. Im Streitfall hat die Beklagte nicht geltend gemacht, dass der Gegenstand der Patentansprüche 2 und 4 bis 12 hinsichtlich der Patentfähigkeit anders zu beurteilen ist als der Gegenstand von Patentanspruch 1, auf den jene Ansprüche zurückbezogen sind. Aus dem Vorbringen der Beklagten war auch nicht ersichtlich, dass sie insoweit einem Versehen unterlag.
Die Beklagte hat das Streitpatent nicht nur in der erteilten Fassung, sondern mit insgesamt achtzehn Hilfsanträgen in geänderter Fassung verteidigt. Mit einigen dieser Hilfsanträge hat sie Patentanspruch 1 um Merkmale ergänzt, die in der erteilten Fassung in den Patentansprüchen 2 bis 14 vorgesehen sind. Dies gilt nicht nur für den ersten Hilfsantrag, der entsprechend dem erteilten Patentanspruch 3 vorsah, dass das für die Chromatographie eingesetzte Harz Gruppen vom DEAE-Typ aufweist, sondern auch für die Hilfsanträge 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7, 7a, 9, 9a und 10, nach denen Patentanspruch 1 in feiner Abstufung und unterschiedlicher Kombination um einzelne Merkmale aus der erteilten Fassung von Patentanspruch 8 ergänzt werden sollte. Vor diesem Hintergrund bestand für den Senat kein Anlass zu der Annahme, für die Beurteilung des Gegenstands der Unteransprüche könnten weitere Gesichtspunkte von Bedeutung sein.
3. Ein Hinweis war auch nicht deshalb veranlasst, weil die Frage des Rechtsschutzinteresses hinsichtlich der Unteransprüche unter bestimmten Umständen anders zu beurteilen sein könnte als hinsichtlich des ersten Patentanspruchs.
Dabei kann dahingestellt bleiben, welche Anforderungen an den Vortrag eines Nichtigkeitsklägers insoweit im Einzelnen zu stellen sind. Ein Patentinhaber, gegen den die Nichtigerklärung eines durch Zeitablauf erloschenen Patents in vollem Umfang beantragt wird, hat jedenfalls Anlass, ihm bekannte Umstände, die einem Rechtsschutzinteresse des Klägers hinsichtlich einzelner Patentansprüche entgegenstehen, auch ohne gerichtlichen Hinweis aufzuzeigen. Im Streitfall haben weder die Beklagte noch die Kläger in ihrem Vorbringen zum Rechtsschutzinteresse zwischen einzelnen Patentansprüchen differenziert. Vor diesem Hintergrund durfte die Beklagte nicht davon ausgehen, eine Nichtigerklärung werde gegebenenfalls auf den ersten Patentanspruch beschränkt. Sie musste aus dem Umstand, dass der Senat in der mündlichen Verhandlung hinsichtlich des Rechtsschutzinteresses ebenfalls nicht zwischen einzelnen Patentansprüchen differenziert hat, vielmehr auch ohne ausdrücklichen Hinweis die Schlussfolgerung ziehen, dass eine Nichtigerklärung sich gegebenenfalls auch auf den Gegenstand der Unteransprüche erstrecken wird.
Meier-Beck Gröning Bacher
Deichfuß Kober-Dehm