Absolute grounds for refusal: Insufficient differentiation of service groups when assessing descriptive character and distinctiveness of a domain-like mark

Markenbeschwerdeverfahren – "Tv.de" – zur Prüfung der absoluten Schutzhindernisse: Würdigung aller beanspruchten Waren und Dienstleistungen erforderlich, Möglichkeit der Zusammenfassung in Gruppen – ungenügend differenzierte Begründung –wesentlicher Mangel – Zurückverweisung an das DPMA – Rückzahlung der Beschwerdegebühr

[TENOR]

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Markenanmeldung 30 2009 062 943.9

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 13. Juli 2011 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker sowie die Richterinnen Kortge und Dorn

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 27. Mai 2010 aufgehoben und die Sache zur erneuten Ent-scheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurück-verwiesen.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

[GRUENDE]

I. Das Wortzeichen

Tv.de

ist am 23. Oktober 2009 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Dienstleistungen angemeldet worden (im Laufe des Beschwerdeverfahrens beschränktes und bereinigtes Verzeichnis, Anlage B 1 zum Schriftsatz vom 6. Juli 2011, Bl. 17 – 22 GA):

Klasse 35: Aktualisierung und Pflege von Daten in Computerdatenbanken

Aktualisierung von Werbematerial

Arbeitnehmerüberlassung auf Zeit Aufstellung von Kosten-Preisanalysen

Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten

Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen

Beratung in Fragen der Geschäftsführung

Beschaffungsdienstleistungen für Dritte [Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen]

Betrieb einer Im- und Exportagentur

betriebswirtschaftliche Beratung

Buchführung

Buchprüfung

Büroarbeiten

Dateienverwaltung mittels Computer

Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich organisatorische Vorbereitung von Bauvorhaben

Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich Erstellung von Steuererklärungen

Dienstleistungen eines Wirtschaftsprüfers

Durchführung von Auktionen und Versteigerungen im Internet

Durchführung von Unternehmensverlagerungen Durchführung von Transkriptionen

Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen:

Chemische Erzeugnisse, Anstrichmittel, Drogeriewaren, Kosmetikwaren und Haushaltswaren, Brennstoffe und Treibstoffe, Waren des Gesundheitssektors, Maschinen, Werkzeuge und Metallwaren, Bauartikel, Heimwerkerartikel und Gartenartikel, Hobbybedarf und Bastelbedarf, Elektrowaren und Elektronikwaren, Tonträger und Datenträger, sanitäre Anlagen, Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör, Feuerwerkskörper, Uhren und Schmuckwaren, Musikinstrumente, Druckereierzeugnisse, Papierwaren und Schreibwaren, Büroartikel, Täschnerwaren und Sattlerwaren, Einrichtungswaren und Dekorationswaren, Zelte, Planen, Bekleidungsartikel, Schuhe und Textilwaren, Spielwaren, Sportwaren, Lebensmittel und Getränke, landwirtschaftliche Erzeugnisse, gartenwirtschaftliche Erzeugnisse und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, Tabakwaren und sonstige Genussmittel

Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in betriebswirtschaftlicher Hinsicht (Facility management) Ermittlungen in Geschäftsangelegenheiten)

Erstellen von Statistiken Erstellung von Abrechnungen (Büroarbeiten)

Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gutachten Erstellung von Geschäftsgutachten

Erstellung von Rechnungsauszügen

Erstellung von Steuererklärungen

Erstellung von Wirtschaftsprognosen

Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten

Fakturierung

Geschäftsführung für darstellende Künstler

Geschäftsführung für Dritte

Geschäftsführung von Hotels im Auftrag Dritter

Großhandelsdienstleistungen in den Bereichen:

Chemische Erzeugnisse, Anstrichmittel, Drogeriewaren, Kosmetikwaren und Haushaltswaren, Brennstoffe und Treibstoffe, Waren des Gesundheitssektors, Maschinen, Werkzeuge und Metallwaren, Bauartikel; Heimwerkerartikel und Gartenartikel, Hobbybedarf und Bastelbedarf, Elektrowaren und Elektronikwaren, Tonträger und Datenträger, sanitäre Anlagen, Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör, Feuerwerkskörper, Uhren und Schmuckwaren, Musikinstrumente, Druckereierzeugnisse, Papierwaren und Schreibwaren, Büroartikel, Täschnerwaren und Sattlerwaren, Einrichtungswaren und Dekorationswaren, Zelte, Planen, Bekleidungsartikel, Schuhe und Textilwaren, Spielwaren, Sportwaren, Lebensmittel und Getränke, landwirtschaftliche Erzeugnisse, gartenwirtschaftliche Erzeugnisse und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, Tabakwaren und sonstige Genussmittel

heliografische Vervielfältigungsarbeiten

Herausgabe von Werbetexten

Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben

Informationen in Geschäftsangelegenheiten Kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte

Kundengewinnung und -pflege durch Versandwerbung (Mailing)

Layoutgestaltung für Werbezwecke

Lohn- und Gehaltsabrechnung

Mannequindienste für Werbe- und verkaufsfördernde Zwecke

Marketing [Absatzforschung]

Marktforschung

Meinungsforschung

Nachforschung in Computerdateien [für Dritte]

Nachforschungen in Geschäftsangelegenheiten

Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations)

Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen im Bereich:

Chemische Erzeugnisse, Anstrichmittel, Drogeriewaren, Kosmetikwaren und Haushaltswaren, Brennstoffe und Treibstoffe, Waren des Gesundheitssektors, Maschinen, Werkzeuge und Metallwaren, Bauartikel, Heimwerkerartikel und Gartenartikel, Hobbybedarf und Bastelbedarf, Elektrowaren und Elektronikwaren, Tonträger und Datenträger, sanitäre Anlagen, Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör, Feuerwerkskörper, Uhren und Schmuckwaren, Musikinstrumente, Druckereierzeugnisse, Papierwaren und Schreibwaren, Büroartikel, Täschnerwaren und Sattlerwaren, Einrichtungswaren und Dekorationswaren, Zelte, Planen, Bekleidungsartikel, Schuhe und Textilwaren, Spielwaren, Sportwaren, Lebensmittel und Getränke, landwirtschaftliche Erzeugnisse, gartenwirtschaftliche Erzeugnisse und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, Tabakwaren und sonstige Genussmittel

Online-Werbung in einem Computernetzwerk

Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen

Organisation und Veranstaltung von Modeschauen für werbe- und verkaufsfördernde Zwecke

Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke

Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten

organisatorische Beratung

organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich

Outsourcing-Dienste [Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten]

Personal-, Stellenvermittlung

Personalanwerbung Personalauswahl mit Hilfe von psychologischen Eignungstests

Personalleasing

Personalmanagementberatung Plakatanschlagwerbung

Planung und Überwachung von Unternehmensentwicklungen in organisatorischer Hinsicht

Planung von Werbemaßnahmen

Präsentation von Firmen im Internet

Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien für den Einzelhandel

Preisvergleichsdienste

Publikation von Druckerzeugnissen (auch in elektronischer Form) für Werbezwecke

Publikation von Versandhauskatalogen

Sammeln und Zusammenstellen von themenbezogenen Presseartikeln

Schätzung von ungeschlagenem Holz

Schätzungen auf dem Gebiet der Wolle

Schaufensterdekoration

Schreibdienste [Textverarbeitung]

Schreibmaschinenarbeiten Sekretariatsdienstleistungen

Sponsorensuche

Sponsoring in Form von Werbung

Stenografiearbeiten

Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken Telefonantwortdienst für abwesende Teilnehmer

Telefonkostenabrechnung Überlassung von Zeitarbeitskräften

Unternehmensberatung

Unternehmensverwaltung Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken

Verbraucherberatung

Verbreitung von Werbeanzeigen

Verfassen von Werbetexten

Verkaufsförderung [Sales promotion] [für Dritte]

Vermietung von Büromaschinen und -geräten

Vermietung von Fotokopiermaschinen

Vermietung von Verkaufsautomaten

Vermietung von Verkaufsständen

Vermietung von Werbeflächen

Vermietung von Werbeflächen im Internet

Vermietung von Werbematerial

Vermietung von Werbezeit in Kommunikations-Medien Vermittlung von Abonnements für Telekommunikationsdienste für Dritte

Vermittlung von Adressen zu Werbezwecken

Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet

Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von e-commerce

Vermittlung von Mobilfunkverträgen für Dritte

Vermittlung von Verträgen für Dritte, über den An- und Verkauf von Waren

Vermittlung von Verträgen für Dritte, über die Erbringung von Dienstleistungen

Vermittlung von Verträgen mit Stromlieferanten

Vermittlung von Werbeverträgen für Dritte

Vermittlung von Zeitarbeitskräften

Vermittlung von Zeitungsabonnements [für Dritte] Versandwerbung

Verteilung von Warenproben zu Werbezwecken

Verteilung von Werbematerial [Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben]

Verteilung von Werbemitteln

Vervielfältigung von Dokumenten

Verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen Vorführung von Waren für Werbezwecke

Waren- und Dienstleistungspräsentationen

Werbung, insbesondere Werbung durch Werbeschriften und Werbung im Internet für Dritte;

Wertermittlungen in Geschäftsangelegenheiten

Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken

Zusammenstellung von Waren für Dritte zu Präsentations- und Verkaufszwecken

Klasse 38: Auskünfte über Telekommunikation

Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk

Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetzwerk

Bereitstellung des Zugriffs auf Computerprogramme in Datennetzen Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet

Bereitstellung von Internet-Chatrooms

Bereitstellung von Telekommunikationskanälen für Teleshopping-Dienste

Dienste von Presseagenturen

E-Mail Dienste

Einstellen von Webseiten in das Internet für Dritte Elektronische Anzeigenvermittlung [Telekommunikation]

elektronische Nachrichtenübermittlung

elektronischer Austausch von Nachrichten mittels Chatlines, Chatrooms und Internetforen

Fernschreibdienste

Funkdienste

Kommunikation durch faseroptische Netzwerke

Kommunikationsdienste mittels Computerterminals

Kommunikationsdienste mittels Telefon

Leitungs-, Routing- und Verbindungsdienstleistungen für die Telekommunikation

Mobiltelefondienste

Personenrufdienste [Rundfunk, Telefon oder mit anderen Mitteln elektronischer Kommunikation]

Satellitenübertragung

Sprachübermittlungsdienste (Sprachmitteilungsdienste)

Telefaxdienste

Telefondienste

Telefonvermittlung

Telegrafiedienste

Telegrafieren

Telegrammdienst [Depeschen]

Telegrammübermittlung

Telekommunikation

Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet

Telekonferenzdienstleistungen

Teletext-Dienste

Übermittlung von Nachrichten

Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation

Vermietung von Faxgeräten

Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung

Vermietung von Modems

Vermietung von Telefonen

Vermietung von Telekommunikationsgeräten

Vermietung von Zugriffszeit auf globale Computernetzwerke

Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken

Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internet-Adressen (Web-Messaging)

Klasse 41: Anfertigung von Übersetzungen

Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung

Auskünfte über Freizeitaktivitäten

Auskünfte über Veranstaltungen [Unterhaltung]

Bereitstellen von elektronischen Publikationen, nicht herunterladbar

Berufsberatung

Betrieb einer Diskothek

Betrieb einer Modellagentur für Künstler

Betrieb eines Clubs [Unterhaltung oder Unterricht]

Betrieb eines Bücherbusses

Betrieb eines Internats

Betrieb eines Spielcasinos

Betrieb von Museen [Darbietung, Ausstellungen]

Betrieb von Nachtklubs

Betrieb von Spielhallen

Betrieb von Sportanlagen

Betrieb von Vergnügungsparks

Betrieb von zoologischen Gärten

Betrieb von Feriencamps [Unterhaltung]

Betrieb von Gesundheits-Klubs

Betrieb von Golfplätzen

Betrieb von Kindergärten [Erziehung]

Betrieb von Sportcamps

Betrieb von Varietétheatern

Bücherverleih [Leihbücherei]

Coaching

Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen

Desktop-Publishing [Erstellen von Publikationen mit dem Computer]

Dienste von Unterhaltungskünstlern

Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung

Dienstleistungen eines Fitnessstudios

Dienstleistungen eines Verlages, ausgenommen Druckarbeiten

Dienstleistungen eines Zeitungsreporters

Digitaler Bilderdienst

Dolmetschen der Gebärdensprache

Durchführung von pädagogischen Prüfungen Durchführung von Spielen im Internet.

Mit Beschluss vom 27. Mai 2010 hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürftigkeit zurückgewiesen. Sie hat zur Begründung ausgeführt, dass sich die sprachübliche Wortkombination "Tv.de" aus der Bezeichnung "Tv" für Television bzw. Fernsehen und der Internet-Länderkennung "de" für Deutschland zusammensetze. Das angemeldete Zeichen sei in Form einer Internetadresse gebildet und weise daher darauf hin, dass auf das Fernsehen via Internet zugegriffen werde. Denn Internet-Fernsehen sei üblich geworden; es würden alle möglichen Waren und Dienstleistungen über das Internet angeboten, wie eine Internetrecherche mit der Suchmaschine Google ergeben habe, bei der mit dem Suchwort "tv.de" … Millionen und mit dem Suchwort "tv.de online" … Millionen Treffer erzielt worden seien (Anlagen zum Beanstandungsbescheid vom 5. März 2010, Bl. 27 – 30 VA). Die angemeldete Bezeichnung stelle damit für die "hier beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich eine unmittelbar beschreibende Angabe dar, indem auf deren Bestimmung und Thematik hingewiesen" werde, "nämlich die Waren und Dienstleistungen über das Internet – Fernsehen anzubieten, indem die Online-Adresse "Tv.de" gewählt" werde und mit den Dienstleistungen der Klasse 38 die technischen Bedingungen gewährleistet und umgesetzt würden. Diese rein beschreibende Angabe sei im Interesse der Mitbewerber des Anmelders freizuhalten und nicht geeignet, Unterscheidungskraft zu bewirken.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 27. Mai 2010 aufzuheben.

Er ist der Ansicht, dass entgegen der Amtsauffassung keine absoluten Schutzhindernisse vorlägen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II. Die nach § 66 Abs. 1 i. V. m. § 64 Abs. 6 MarkenG statthafte Beschwerde führt gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt.

1. Das Verfahren vor dem DPMA leidet an einem wesentlichen Mangel. Denn die Entscheidung wurde auf eine ungenügend zwischen den einzelnen Dienstleistungen differenzierende Begründung gestützt.

a) Bei der Prüfung der absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 MarkenG sind grundsätzlich alle beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen zu würdigen (EuGH GRUR 2007, 425, 426 Rdnr. 32, 36 - MT&C/BMB; BGH GRUR 2009, 952 Rdnr. 9 - DeutschlandCard), wobei eine globale Begründung ausreicht, soweit dieselben Erwägungen eine Kategorie oder Gruppe der angemeldeten Waren und/oder Dienstleistungen betreffen (EuGH a. a. O. Rdnr. 37 - MT&C/BMB; GRUR 2008, 339, 342 Rdnr. 91 - Develey/HABM). Das bedeutet aber nur, dass dieselbe für verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen maßgebliche Begründung nicht für jede einzelne Position des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses wiederholt werden muss, sondern dass Gruppen von Waren und/oder Dienstleistungen zusammengefasst beurteilt werden können. Gegen diese Begründungspflicht wird daher verstoßen, wenn verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen ohne weitere Begründung gleich behandelt oder überhaupt nicht gewürdigt werden.

b) Die Markenstelle hat nur pauschal behauptet, dass die angemeldete Bezeichnung "Tv.de" für die "hier beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich eine unmittelbar beschreibende Angabe darstelle, indem auf deren Bestimmung und Thematik hingewiesen" werde, "nämlich die Waren und Dienstleistungen über das Internet – Fernsehen anzubieten, indem die Online-Adresse "Tv.de" gewählt" werde, und dass mit den Dienstleistungen der Klasse 38 die technischen Bedingungen dazu gewährleistet und umgesetzt würden. Hier fehlt eine konkrete Auseinandersetzung mit der Vielzahl der in den Klassen 35, 38 und 41 angemeldeten Dienstleistungen, die zu einem großen Teil gar nicht mit Internetfernsehen in Zusammenhang gebracht werden können.

aa) Schon der Umstand, dass die Markenstelle im Beanstandungsbescheid vom 5. März 2010 (Bl. 27 – 30 VA), auf den der angefochtene Beschluss zur Begründung Bezug nimmt, zweimal von "Waren und Dienstleistungen" spricht, obwohl das verfahrensgegenständliche Zeichen ausschließlich für Dienstleistungen angemeldet worden ist, offenbart bereits, dass sich die Markenstelle nur oberflächlich mit der Anmeldung befasst hat. Auch der schlichte Hinweis auf die bei der Internetrecherche unter www.google.de mit den Suchworten "Tv.de" und "Tv.de online" erzielten hohen Trefferzahlen nebst Vorlage von vier Ergebnisseiten zeigt, dass sich die Markenstelle mit den verschiedenen betroffenen Dienstleistungsbereichen nicht im Einzelnen befasst hat.

bb) Es reicht entgegen der Ansicht der Markenstelle nicht schon aus, dass alle beanspruchten Dienstleistungen im Internetfernsehen angeboten bzw. beworben werden können. Eine Sachaussage über die beanspruchten Dienstleistungen selbst kann die angemeldete Bezeichnung "Tv.de" nur dann sein, wenn sie deren Eigenschaften unmittelbar beschreibt, wenn ihr die maßgeblichen Verkehrskreise einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen oder wenn sie einen engen beschreibenden (funktionalen) Bezug zu den Dienstleistungen herstellt.

cc) In Klasse 35 werden zahlreiche Personal-, Büro-, Vermittlungs-, Schätzungs-, Buchhaltungs-, Wirtschaftsprüfer-, Steuerberater-, Geschäftsführungs- und Vermietungsdienstleistungen aufgeführt, die einer Erläuterung bedürfen, inwieweit die angemeldete Wortkombination "Tv.de" für diese einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen soll.

dd) Auch in Klasse 38 befinden sich einige Dienstleistungskategorien, bei denen eine Erläuterung des beschreibenden Charakters des verfahrensgegenständlichen Zeichens erforderlich ist. Dazu gehören u. a. "E Mail Dienste" sowie sämtliche Fernschreib-, Telegrafie-, Telegramm- und Vermietungsdienstleistungen.

ee) In Klasse 41 fehlt jegliche Begründung dafür, warum "Tv.de" für die dort angemeldeten Betriebsdienstleistungen, wie z. B. "Betrieb eines Internats", "Betrieb von Kindergärten [Erziehung]" oder "Betrieb von Sportcamps", oder für die "Anfertigung von Übersetzungen" ein Sachhinweis sein soll.

Die Markenstelle wird daher erneut in die Prüfung einzutreten haben, ob tatsächlich und gegebenenfalls für welche konkreten Dienstleistungen ein Freihaltebedürfnis bzw. eine fehlende Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens festzustellen ist.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war nach § 71 Abs. 3 MarkenG anzuordnen. Dies entspricht der Billigkeit, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Beschwerde bei korrekter Sachbehandlung vermieden worden wäre.