Rights Holder's Preliminary Injunction Denied for Insufficient Showing of Urgency and Irreparable Harm in Trademark Dispute

Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt Einzelgericht

ZK.2017.14

ENTSCHEID

vom 20. Dezember 2017

Mitwirkende

Dr. Olivier Steiner

und Gerichtsschreiber PD Dr. Benedikt Seiler

Parteien

A____ (A____) Gesuchsteller

[...]

vertreten durch B____, Advokat,

[...]

gegen

C____ Gesuchsgegnerin

[...]

Gegenstand

Vorsorgliche Massnahmen

betreffend Markenrecht

Sachverhalt

A____ (Gesuchsteller) ist Inhaber der im Schweizerischen Markenregister (Swissreg) eingetragenen Marke „D____“ (Marken Nr. […]) sowie des in Basel ansässigen Einzelunternehmens A____“. C____ (Gesuchsgegnerin) mit Sitz in [...] bezweckt die Herstellung und den Verkauf von Bäckereiund Konditoreierzeugnissen sowie die Führung eines Cafés.

Mit Gesuch vom

9. November 2017 beantragt der Gesuchsteller den Erlass vorsorglicher Massnahmen gegen die Gesuchsgegnerin. Der Gesuchsgegnerin sei per superprovisorischer Massnahme mit sofortiger Wirkung zu verbieten, die Bezeichnung „[...]“ (oder einen vergleichbaren, ähnlichen Wortlaut) für ihre Bäckereibzw. Konditorwaren zu verwenden, unter Androhung der Bestrafung gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall. Mit Verfügung vom 10. November 2017 wies der Verfahrensleiter des Appellationsgerichts das Gesuch um superprovisorische Anordnung vorsorglicher Massnahmen ab und setzte dem Gesuchsteller eine Frist bis zum 20. November 2017, um dem Gericht mitzuteilen, ob er das Gesuch um Anordnung einer vorsorglichen Massnahme zurückziehe. Das Gesuch wurde der Gesuchsgegnerin vorerst zur blossen Kenntnisnahme zugestellt. Mit Eingabe vom 21. November 2017 teilte der Gesuchsteller dem Appellationsgericht mit, dass das Gesuch um vorsorgliche Massnahme nicht zurückgezogen werde; zudem legte er der Eingabe eine erweiterte Gesuchsbegründung bei. Mit Verfügung vom 22. November 2017 teilte der Verfahrensleiter dem Gesuchsteller mit, dass vorgesehen sei, den Fall einzig aufgrund des ursprünglichen Gesuchs vom 9. November 2017 zu beurteilen und keine Stellungnahme der Gesuchsgegnerin einzuholen.

Erwägungen

1.

Zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen ist das Gericht am Ort zuständig, an dem die Zuständigkeit für die Hauptsache gegeben ist (Art. 13 lit. a der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272]). Örtlich zuständig für Klagen wegen unerlaubter Handlung, worunter auch immaterialgüterrechtliche Verletzungsklagen fallen (Cheva-lier/Hedinger, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage 2016, Art. Art. 36 N 12), ist das Gericht unter anderem am Wohnsitz der geschädigten Person (Art. 36 ZPO). Im vorliegenden Fall hat der Gesuchsteller Wohnsitz in [...]. Die örtliche Zuständigkeit des Appellationsgerichts Basel-Stadt ist folglich zu bejahen.

Für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum ist das Appellationsgericht als einzige kantonale Instanz sachlich zuständig (Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO in Verbindung mit § 88 Abs. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen in diesem Bereich ist das Einzelgericht zuständig (§ 93 Abs. 2 in Verbindung mit § 41 und § 71 Abs. 1 Ziffer1 lit. b Ziffer 1 GOG).

2.

Wie dem Gesuchsteller bereits mit Verfügung vom 22. November 2017 mitgeteilt worden ist, ist eine Nachbesserung des ursprünglichen Gesuchs vom

9. November 2017 prozessual unzulässig. Wird – wie im vorliegenden Fall – im summarischen Verfahren nur ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt, fällt die Novenschranke bereits nach dem Gesuch bzw. der Stellungnahme der Gegenpartei (Pahud, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 229 N 27; OGer ZH, in: ZR 115/2016 S. 165 E. 2.3.1 mit weiteren Hinweisen). Bei der Beurteilung der Frage, ob vorliegend die Voraussetzungen für den Erlass einer vorsorglichen Massnahme gegeben sind (vgl. dazu nachfolgende E. 3), ist somit einzig auf die Vorbringen im Gesuch vom 9. November 2017 abzustellen.,

3.

Die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme nach Art. 261 ff. ZPO setzt voraus, (1) dass dem Gesuchsteller gegenüber dem Gesuchsgegner ein materieller zivilrechtlicher Anspruch (Verfügungsanspruch) zusteht, (2) dass der Gesuchsgegner diesen Anspruch verletzt oder zu verletzen droht, (3) dass dem Gesuchsteller aus der Verletzung des Anspruchs ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht, (4) dass die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme zeitlich dringlich ist und

(5) dass die vorsorgliche Massnahme verhältnismässig ist (vgl. Huber, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 261 N 17 f., 20 und 23).

In seinem Gesuch vom 9. November 2017 bringt der Gesuchsteller vor, dass die Gesuchsgegnerin ohne seine Erlaubnis die Marke „[...]“ für eine ihrer Bäckereibzw. Konditorwaren verwende, womit eine Markenrechtsverletzung vorliege. Hinsichtlich der Voraussetzung der zeitlichen Dringlichkeit führt er aus, dass diese aufgrund der Wiederholungsgefahr offensichtlich sei, insbesondere gerade auch während der im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung noch laufenden Herbstmesse in [...], während deren Dauer dieses Produkt („D____“) besonders verkauft werde (Gesuch, S. 3 f.). Der Gesuchsteller reicht zum Beweis dieser Behauptungen eine Kaufquittung über unter anderem „2 x D____ à 2,40“ vom 4. November 2017 ein (Gesuchsbeilage 4). Es bleibt jedoch unklar, ob die Gesuchsgegnerin die behauptete Markenverletzung an der Herbstmesse [...] begangen haben soll, da auf der eingereichten Rechnung die Adresse der Gesuchsgegnerin in [...] vermerkt ist. Aus diesem Grund und aufgrund der Tatsache, dass die Herbstmesse [...] 2017 bei Eröffnung des vorliegenden Entscheids bereits beendet ist, genügen diese Ausführungen des Gesuchstellers nicht, um die Voraussetzung der zeitlichen Dringlichkeit glaubhaft zu machen. Im Übrigen legt der Gesuchsteller in keiner Weise dar, dass ihm aus den behaupteten Handlungen der Gesuchsgegnerin ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil drohe. Zwei zentrale Voraussetzungen für den Erlass einer vorsorglichen Massnahme liegen somit nicht vor. Das Gesuch vom 9. November 2017 ist folglich abzuweisen.

4.

Angesichts des Ausgangs des Massnahmeverfahrens trägt der Gesuchsteller die Gerichtskosten von CHF 1‘000.– (§ 11 Abs. 1 Ziffer 3 in Verbindung mit § 7 der Verordnung über die Gerichtsgebühren [GebV; SG 154.810]). Der Gesuchsgegnerin sind in diesem Verfahren keine Aufwendungen entstanden, weshalb keine Parteientschädigung zuzusprechen ist.

Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Einzelgericht):

://: Das Gesuch wird abgewiesen.

Der Gesuchsteller trägt die Gerichtskosten von CHF 1‘000.– .

Mitteilung an:

- Gesuchsteller

- Gesuchsgegnerin

- Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT

Der Gerichtsschreiber

PD Dr. Benedikt Seiler

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 72 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde in Zivilsachen erhoben werden. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten gilt dies nur dann, wenn der Streitwert die Beschwerdesumme gemäss Art. 74 Abs. 1 lit. a oder b BGG erreicht (CHF 15'000.– bei Streitigkeiten aus Miete oder Arbeitsverhältnis bzw. CHF 30'000.– in allen übrigen Fällen) oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. Die Beschwerdeschrift ist fristgerecht dem Bundesgericht (1000 Lausanne 14) einzureichen. Für die Anforderungen an deren Inhalt wird auf Art. 42 BGG verwiesen. Über die Zulässigkeit des Rechtsmittels entscheidet das Bundesgericht.

Ob an Stelle der Beschwerde in Zivilsachen ein anderes Rechtsmittel in Frage kommt (z.B. die subsidiäre Verfassungsbeschwerde an das Bundesgericht gemäss Art. 113 BGG), ergibt sich aus den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. Wird sowohl Beschwerde in Zivilsachen als auch Verfassungsbeschwerde erhoben, sind beide Rechtsmittel in der gleichen Rechtsschrift einzureichen.