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BGE 147 III 85 KI-generiert

Trademark Application Transfer Following License Termination

Geschäftsnummer BGE 147 III 85
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
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Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a legal dispute between two companies over trademark rights in Switzerland. The appellant, a company based in Hergiswil, owns two trademarks "Fractal" and "Fractal-Swiss" and had a license agreement with the appellee, another company, which was terminated in May 2018. Following this, the appellee applied for trademark protection of "Fractal-Swiss" for services in different classes. The appellant challenged this by filing a lawsuit demanding the transfer of the trademark application rights to them, arguing that the appellee's trademark application was wrongful as they allegedly had prior rights to the trademarks. The initial court did not accept the case, which led to an appeal to the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 53 MSchG; Klage auf Übertragung einer Marke. Mit der Klage nach Art. 53 MSchG kann die Übertragung einer Marke auch im Anmeldungsstadium verlangt werden; sie ist nicht auf bereits eingetragene Marken beschränkt (E. 3.2.1). Die Klage setzt voraus, dass die Marke, deren Übertragung verlangt wird, dem Kläger tatsächlich zustünde, wenn er sie selbst angemeldet hätte. Gebrauch der angegriffenen Marke durch den Beklagten ist nicht vorausgesetzt (E. 3.2.2).

Schlagwörter

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Eintragung der Marke Lizenzvertrag Aufhebungsvereinbarung Ernsthafte Benutzung der Marke Eigentumsübertragung Nutzungsausfallschaden

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 53 MSchG
This article is cited multiple times in the reasoning to determine the criteria for the action for transfer of a mark, which is the core subject of the dispute.
Art. 5 MSchG
Cited in the reasoning to support the interpretation that the transfer action extends to the application stage, contrasting with the general rule for when trademark rights arise.
Art. 53 Abs. 1 MSchG
Dieser Autor führt zwar aus, dass sich der Wortlaut von Art. 53 Abs. 1 MSchG auf eingetragene Marken beziehe, hält aber im gleichen Absatz einschränkend fest, dass die Übertragungsklage auch in Bezug auf Markenanmeldungen zu befürworten sei.
Art. 66 Abs. 1 BGG
This article would typically address the imposition of court costs, which is usually included in the dispositive when a decision on costs is rendered (although the provided excerpt ends before the final binding orders, this is the standard article for cost allocation in such cases if costs were ruled upon).

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
4A_297/2020
Licensor v. Former Licensee: Trademark Infringement, Injunction, and Transfer of Pending Application
4A_39/2011
GO FAST Trademark Dispute: Unfair Competition and Trademark Ownership After Distribution Agreement Termination
4A_47/2011
Beides ist vom Kläger nachzuweisen (Urteil 4A_39/2011 / 4A_47/2011 vom 8.
KI-generiert
4A_297/2020
Licensor v. Former Licensee: Trademark Infringement, Injunction, and Transfer of Pending Application
BGE 92 II 279
Trademark License vs. Transfer of Proprietary Rights Under Swiss Law
4A_144/2025
Trademark Transfer Proceedings Suspension under Debt Enforcement and Bankruptcy Act
4A_177/2019
Trademark Non-Use Justified by Parallel Litigation
4C.369/2004
Trademark Ownership Transfer Dispute Precludes Declaratory Judgment

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 Abs. 1 BGG

This article would typically address the imposition of court costs, which is usually included in the dispositive when a decision on costs is rendered (although the provided excerpt ends before the final binding orders, this is the standard article for cost allocation in such cases if costs were ruled upon).

Art. 5 MSchG

Cited in the reasoning to support the interpretation that the transfer action extends to the application stage, contrasting with the general rule for when trademark rights arise.

Art. 53 MSchG

This article is cited multiple times in the reasoning to determine the criteria for the action for transfer of a mark, which is the core subject of the dispute.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (3)

4A_570/2022 (2023-05-16)
«…BGE 128 III 96 E. 2e; 124 III 72 E. 2a S. 74; Urteile 4A_297/2020 vom 7. September 2020 E. 2.1, nicht publ. in BGE 147 III 85 ; 4A_379/2019 vom 4. Dezember 2019 E. 9.3.1, nicht publiziert in: BGE 146 III 89 ). Die Vermutung der Wiederholungsgef…»
4A_11/2022 (2022-06-27)
«…wird ( BGE 128 III 96 E. 2e; 124 III 72 E. 2a; Urteile 4A_297/2020 vom 7. September 2020 E. 2.1, nicht publ. in BGE 147 III 85 ; 4A_379/2019 vom 4. Dezember 2019 E. 9.3.1, nicht publ. in BGE 146 III 89 ). 2.2. Die Vorinstanz liess den Einwand d…»
Z2 2020 33 (2022-02-16) · zg
VON ROLL Mark Use Infringement and Contractual Rights Dispute
«…t befürchten lässt (Urteil des Bundesgerichts 4A_297/2020 vom 7. September 2020 E. 2.1, nicht publiziert in: BGE 147 III 85; Zürcher, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessord…»

Volltext

Urteilskopf

147 III 85

9. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. FRACTAL-SWISS AG gegen A. Sàrl (vormals: FRACTAL-SWISS pma Sàrl) (Beschwerde in Zivilsachen)

4A_297/2020 vom 7. September 2020

Regeste

Art. 53 MSchG ; Klage auf Übertragung einer Marke.

Mit der Klage nach Art. 53 MSchG kann die Übertragung einer Marke auch im Anmeldungsstadium verlangt werden; sie ist nicht auf bereits eingetragene Marken beschränkt (E. 3.2.1). Die Klage setzt voraus, dass die Marke, deren Übertragung verlangt wird, dem Kläger tatsächlich zustünde, wenn er sie selbst angemeldet hätte. Gebrauch der angegriffenen Marke durch den Beklagten ist nicht vorausgesetzt (E. 3.2.2).

Sachverhalt ab Seite 86

BGE 147 III 85 S. 86

A. Die FRACTAL-SWISS AG (Lizenzgeberin, Klägerin, Beschwerdeführerin) mit Sitz in Hergiswil ist Inhaberin der Wortmarke Nr. 604913 "Fractal", hinterlegt am 31. August 2010, sowie der Wort-Bild-Marke Nr. 681948 "Fractal-Swiss", hinterlegt am 11. Dezember 2015. Beide Marken beanspruchen Schutz für Waren und Dienstleistungen der Klasse 9.

Am 26. Januar 2017 wurde die FRACTAL-SWISS (pma) Sàrl (heute: A. Sàrl; Lizenznehmerin, Beklagte, Beschwerdegegnerin) mit Sitz in V. ins Handelsregister eingetragen.

Zwischen diesen beiden Gesellschaften bestand ein Lizenzvertrag, den die FRACTAL-SWISS AG mit Schreiben vom 11. Mai 2018 gekündigt hat.

Am 20. März 2019 ersuchte die FRACTAL-SWISS (pma) Sàrl das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) um Zulassung des Zeichens "Fractal-Swiss" zum Markenschutz für Waren und Dienstleistungen der Klassen 35 und 45 (Markeneintragungsgesuch Nr. 3872/2019).

B. Am 1. Juli 2019 reichte die FRACTAL-SWISS AG beim Obergericht des Kantons Nidwalden Klage gegen die FRACTAL-SWISS (pma) Sàrl ein. Sie stellte unter anderem ein Übertragungsbegehren. Mit Urteil vom 27. April 2020 trat das Obergericht - soweit vorliegend von Interesse - auf die Klage nicht ein.

Das Bundesgericht heisst die von der FRACTAL-SWISS AG erhobene Beschwerde in Zivilsachen gut.

(Zusammenfassung)

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. In Rechtsbegehren-Ziffer 3.1 verlangte die Beschwerdeführerin die Übertragung des Markeneintragungsgesuchs Nr. 3872/2019 "Fractal-Swiss" beziehungsweise die Übertragung der daraus resultierenden Marke.

3.1 Nach Art. 53 MSchG (SR 232.11) kann der Kläger anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit der Markeneintragung auf Übertragung

BGE 147 III 85 S. 87

der Marke klagen, wenn der Beklagte sich diese angemasst hat. Diese Klage dient dem Schutz vor Usurpatoren. Indem der besser Berechtigte nicht nur auf Nichtigkeit der Marke klagen, sondern ihre Übertragung verlangen kann, vermag er sich insbesondere die Priorität der Markeneintragung des Usurpators zu sichern. Voraussetzungen des Übertragungsanspruchs sind zum einen die bessere Berechtigung des Klägers an der Marke und zum anderen, dass sich der Beklagte die Marke angemasst hat. Beides ist vom Kläger nachzuweisen (Urteil 4A_39/2011 / 4A_47/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1 mit Hinweisen).

3.2 Die Vorinstanz trat auch auf das Übertragungsbegehren der Beschwerdeführerin nicht ein. Sie nannte hierfür zwei Argumente:

3.2.1

Zum einen könnten nach dem "klaren Wortlaut" von Art. 53 MSchG einzig Marken eintragungen Gegenstand einer Übertragungsklage bilden. Die blosse Anmeldung einer Marke sei dagegen vom Anwendungsbereich dieser Bestimmung nicht erfasst. Diese Überlegung geht fehl:

Zwar entsteht das Markenrecht nach Art. 5 MSchG mit der Eintragung im Register. Indes befürwortet die Lehre einhellig die Möglichkeit, klageweise die Übertragung von Marken im Anmeldungsstadium zu verlangen (MARKUS R. FRICK, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 2 zu Art. 53 MSchG ; CHRISTOPH GASSER, in: Markenschutzgesetz [MschG], Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 19 zu Art. 5 MSchG ; ANNE-VIRGINIE LA SPADA-GAIDE, in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, N. 9 zu Art. 5 MSchG ; STAUB, in: Markenschutzgesetz [MschG], Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 7 zu Art. 53 MSchG ). Dies überzeugt. Denn es ist nicht einzusehen, weshalb der Kläger zuwarten müsste, bis die Marke eingetragen ist und so der widerrechtliche Registerinhalt länger als nötig aufrecht bleibt. Das Bundesgericht hat sich dieser Auffassung im Urteil 4A_39/2011 / 4A_47/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1 angeschlossen.

Die Vorinstanz stützt sich für ihre Auffassung einzig auf STAUB, a.a.O., N. 7 zu Art. 53 MSchG . Dieser Autor führt zwar aus, dass sich der Wortlaut von Art. 53 Abs. 1 MSchG auf eingetragene Marken beziehe, hält aber im gleichen Absatz einschränkend fest, dass die Übertragungsklage auch in Bezug auf Markenanmeldungen zu befürworten sei. Auch den Materialien sind im Übrigen keine

BGE 147 III 85 S. 88

Anhaltspunkte zu entnehmen, wonach die Klage auf Übertragung der Marke bewusst auf bereits im Register eingetragene Zeichen hätte beschränkt, (blosse) Markenanmeldungen dagegen vom Anwendungsbereich des Art. 53 MSchG hätten ausgenommen werden sollen (vgl. Botschaft vom 21. November 1990 zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [nachfolgend: Botschaft], BBl 1991 I 43 zu Art. 50 [heute: Art. 53] MSchG; parlamentarische Beratungen: AB 1992 S 33; AB 1992 N 402). Für eine solche Unterscheidung wären nach dem Gesagten auch keine stichhaltigen praktischen Gründe erkennbar.

3.2.2

Zum andern sei - so das Obergericht weiter - "nicht rechtsgenügend dargetan", dass die Beschwerdegegnerin das streitgegenständliche Zeichen "effektiv in Gebrauch" habe.

Mit dieser Erwägung ist die Beschwerdeführerin zu Recht nicht einverstanden: Anmassung im Sinne von Art. 53 MSchG meint, dass der Beklagte die Marke zur Eintragung anmeldet, obwohl er vom besseren Recht des Klägers wusste oder hätte wissen müssen (Urteil 4A_39/2011 / 4A_47/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1; FRICK, a.a.O., N. 3 f. zu Art. 53 MSchG ; STAUB, a.a.O., N. 11 f. zu Art. 53 MSchG ). Bereits die - dergestalt treuwidrige - Anmeldung der Marke tangiert die Rechte des Klägers, ohne dass es einen darüber hinausgehenden "effektiv[en]" Gebrauch des Zeichens durch den Beklagten bedürfte (siehe auch die Botschaft, BBl 1991 I 43 zu Art. 50[heute: Art. 53] MSchG).

Hinzu kommt, dass die Klage nach Art. 53 MSchG auf die Herstellung des rechtmässigen Zustands und insofern auf eine Bereinigung des Markenregisters zielt, weshalb etwa verlangt wird, dass die Marke, deren Übertragung verlangt wird, dem Kläger tatsächlich zustünde, wenn er sie selbst angemeldet hätte (Urteil 4A_39/2011 / 4A_47/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1). Auf den Gebrauch der angegriffenen Marke durch den Beklagten kann es dabei nicht ankommen. Es wäre der Beschwerdeführerin denn auch nicht zuzumuten, trotz der - behauptetermassen markenrechtsverletzenden - Anmeldung des Zeichens "Fractal-Swiss" mit der Erhebung der Übertragungsklage zuzuwarten, bis sich die Rechtsverletzung in einem Gebrauch durch die Beschwerdegegnerin manifestiert.