Court rejects appeal; effective sale required for trademark exhaustion, mere reservation of title insufficient.

N° C.16.0083.N

IMPRO EUROPE, s.p.r.l.u.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. XEROX CORPORATION, société de droit des États-Unis d'Amérique,

2. XEROX, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 31 juillet 2017, l'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions.

Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décission de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. L'article 9.1, a), du règlement 207/2009/CE du 26 février 2009 sur la marque communautaire dispose que la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.

L'article 2.20.1, a), de la Convention Benelux du 25 février 2005 en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) prévoit une disposition correspondante en ce qui concerne la marque Benelux.

L'article 13.1 du règlement communautaire précité, intitulé « épuisement du droit conféré par la marque communautaire », dispose que le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

L'article 2.23.3 de la Convention Benelux prévoit une règle d'épuisement correspondante en ce qui concerne la marque Benelux.

2. Dans son arrêt du 30 novembre 2004, C-16/03, Peak Holding, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété la notion de « mise dans le commerce », utilisée à l'article 7.1 de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, qui correspond en substance à l'article 13.1 du règlement communautaire.

Selon la Cour de justice de l'Union européenne, cette notion constitue un élément déterminant de l'extinction du droit exclusif du titulaire de la marque, de sorte qu'elle doit recevoir une interprétation uniforme dans l'ordre juridique communautaire (points 31 et 32).

La Cour de justice a considéré que, lorsqu'il vend à un tiers, dans l'espace économique européen, des produits revêtus de sa marque, le titulaire met ces derniers dans le commerce au sens de l'article 7.1 de la directive (point 39).

Une vente, qui permet au titulaire de réaliser la valeur économique de sa marque, épuise les droits exclusifs conférés par la directive, plus particulièrement celui d'interdire au tiers acquéreur de revendre les produits (point 40).

Ainsi, lorsque le titulaire de la marque a importé ses produits dans l'espace économique européen en vue de les revendre dans celui-ci ou lorsqu'il les a offerts à la vente à des consommateurs dans cet espace, dans ses propres magasins ou dans ceux d'une société apparentée, mais sans parvenir à les vendre, il ne met pas ces produits dans le commerce au sens de l'article 7.1 de la directive précitée (points 41 et 44).

En effet, de tels actes ne transfèrent pas aux tiers le droit de disposer des produits revêtus de la marque. Ils ne permettent pas au titulaire de réaliser la valeur économique de la marque. Même après de tels actes, le titulaire conserve son intérêt au maintien d'un contrôle complet des produits revêtus de sa marque, afin, notamment, d'assurer leur qualité (point 42).

3. Il résulte manifestement de cette jurisprudence que la mise dans le commerce dans la Communauté par le titulaire d'une marque au sens de l'article 13.1 du règlement communautaire suppose une vente effective des produits par le titulaire de la marque, qui permet à ce dernier de réaliser la valeur économique de la marque. Cela implique une cession aux tiers du droit de disposer des produits revêtus de la marque.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur la prémisse que la seule circonstance que le titulaire d'une marque se réserve le droit de facturer le surplus de biens de consommation mis à disposition dans le cadre d'un contrat d'entretien avec réserve de propriété mais non restitués implique que ces biens ont été mis sur le marché, manque en droit.

[...]

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du deux novembre deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171102.2