Belgian court rejects appeal, ruling trademark owner can oppose reconditioned pharmaceuticals if reconditioning is objectively necessary.

N° C.15.0206.N

MERCK, SHARP & DOHME CORP., société du droit de l'État du New Jersey (États-Unis d'Amerique),

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

PI PHARMA, s.a.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 5 octobre 2016, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le 5 octobre 2016, l'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions écrites au greffe.

Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. L'article 5, § 1, de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, qui en substance correspond à l'article 2.20.1 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, dispose que la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée; b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.

L'article 7 de la même directive, qui en substance correspond à l'article 2.23 (3) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, dispose en son premier paragraphe que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Union européenne sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

Aux termes du même article, paragraphe 2, le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce

2. Suivant la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 7, § 2, de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut légitimement s'opposer à la commercialisation ultérieure d'un produit pharmaceutique, lorsque l'importateur a reconditionné le produit et y a réapposé la marque, à moins qu'il soit établi que l'utilisation du droit de marque par le titulaire pour s'opposer à la commercialisation des produits reconditionnés sous cette marque contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membre (C.J.U.E., 23 mai 1978, cause 102/77, Hoffman-La Roche, cons. 14 ; C.J.U.E., 11 juillet 1996, causes jointes C-427/93, C-429/93 et C-436/93, Bristol-Myers Squibb, cons. 49 ; C.J.U.E., 22 décembre 2008, cause C-276/05, The Wellcome Foundation Ltd, cons. 23).

Ceci est notamment le cas lorsque le titulaire de la marque a mis en circulation, dans différents États membres, un produit pharmaceutique identique dans des conditionnements différents et que le reconditionnement auquel a procédé l'importateur est objectivement nécessaire pour commercialiser le produit dans l'État membre d'importation. (C.J.U.E., 11 juillet 1996, causes jointes C-427/93, C-429/93 et C-436/93, Bristol-Myers Squibb, cons. 56). Cette condition de nécessité est remplie lorsque l'opposition d'un titulaire de la marque contre un reconditionnement entrave l'accès effectif du produit importé au marché de cet État membre (C.J.U.E., 12 octobre 1999, Upjohn, C-379/97, cons. 43 ; C.J.U.E., 23 avril 2002, Boehringer I, C-143/00, cons. 46).

La cour de Justice de l'Union européenne considère qu'une telle entrave existe lorsque les médicaments achetés par l'importateur parallèle ne peuvent être commercialisés dans l'État membre d'importation dans leur conditionnement d'origine en raison, notamment, d'une réglementation n'autorisant que des emballages d'une certaine taille ou d'une pratique nationale en ce sens, de règles en matière d'assurance maladie faisant dépendre de la taille de l'emballage le remboursement des frais médicaux, ou de pratiques de prescription médicale bien établies se basant, entre autres, sur des normes de dimension recommandées par des groupements professionnels et par les institutions d'assurance maladie (C.J.U.E., 11 juillet 1996, causes jointes C-427/93, C-429/93 et C-436/93, Bristol-Myers Squibb, cons. 53 ; C.J.U.E., 23 avril 2002, Boehringer I, C-143/00, cons. 47).

La Cour de justice de l'Union européenne précise toutefois que lorsque, conformément aux règles et pratiques en vigueur dans l'État membre d'importation, le titulaire y utilise plusieurs tailles d'emballage différentes, il ne suffit pas de constater qu'une de ces tailles est également commercialisée dans l'État membre d'exportation pour conclure qu'un reconditionnement du produit n'est pas nécessaire. En effet, il existerait un cloisonnement des marchés si l'importateur ne pouvait commercialiser le produit que sur une partie limitée du marché de celui-ci (C.J.U.E., 11 juillet 1996, causes jointes C-427/93, C-429/93 et C-436/93, Bristol-Myers Squibb cons. 54).

3. Il suit clairement de cette jurisprudence que, pour déterminer si l'opposition du titulaire de la marque au reconditionnement contribuera à un cloisonnement artificiel des marchés des États membres, il y a lieu d'examiner dans quelle mesure le produit importé par l'importateur parallèle peut être commercialisé dans la taille d'emballage de l'État membre d'exportation sur l'ensemble du marché du produit en cause de l'État membre d'importation.

Si l'importateur ne peut commercialiser se produit que sur une partie limitée du marché de cet État membre, cette partie peut coïncider avec le marché du produit du titulaire de la marque dans une taille d'emballage bien déterminée dans l'État membre d'importation.

Dans ce cas, un reconditionnement du produit est nécessaire pour garantir un accès effectif au marché de cet État membre.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle.

4. Les juges d'appel ont constaté que "le médicament Cozaar 50 mg a été commercialisé en Belgique par la demanderesse en tailles d'emballage comprenant 28, 56 et 98 comprimés (plaquettes alvéolaires de 14 comprimés). La quote-part de ces différentes tailles d'emballage utilisées par la demanderesse se présentait comme suit au troisième trimestre de l'année 2012 : les tailles d'emballage comprenant respectivement 28, 56 et 98 comprimés, représentaient respectivement 2 %, 9 % et 89% de tous les emballages. Les concurrents de la demanderesse qui commercialisent également en Belgique différents produits génériques à base de losartan 50 mg" et qu'"en l'espèce, la demanderesse offre à la vente en Pologne le médicament Cozaar 50 mg en une taille d'emballage comprenant 28 comprimés, tandis qu'elle le commercialise en Belgique en tailles d'emballage comprenant 28, 56 et 98 comprimés. En Belgique, la demande concerne principalement les conditionnements de 98 comprimés."

5. Il ressort de ces constations que les juges d'appel, afin de déterminer si un reconditionnement des médicaments "Cozaar - 28 comprimés - losartan 50 mg" en emballages de 98 comprimés est objectivement nécessaire afin d'avoir un accès effectif au marché belge, ont tenu compte de l'entièreté du marché belge pour le produit en cause, soit les médicaments à base du principe actif losartan en un dosage de 50 mg.

6. Ensuite les juges d'appel ont considéré que "la différence de tailles d'emballage utilisées par la demanderesse en sa qualité de titulaire de la marque, engendre une nécessité objective impliquant le reconditionnement en une taille d'emballage comprenant 98 comprimés. L'opposition de la demanderesse en tant que titulaire de la marque contre la mise sur le marché belge du médicament comptant 28 comprimés importé de la Pologne en une taille d'emballage comprenant 98 comprimés engendre un cloisonnement artificiel des marchés. Le reconditionnement en un format de 98 comprimés est objectivement nécessaire, vu que sans celui-ci, l'accès à une partie du marché sera refusé à la défenderesse. Un tel reconditionnement a pour but de surmonter l'entrave de l'accès au marché et n'est donc pas exclusivement motivé par la recherche d'un avantage commercial dans le chef de [la défenderesse]. »

7. Par ces motifs, les juges d'appel ont considéré que la défenderesse ne serait autorisée à commercialiser les médicaments à base du principe actif losartan en un dosage de 50 mg dans la taille d'emballage de l'État membre d'exportation que sur une partie restreinte du marché belge, soit sur le marché du produit du titulaire de la marque, conditionné dans un emballage de 28 comprimés, tandis que sur le marché belge, la demande concerne principalement les conditionnements de 98 comprimés. Par ces motifs ils ont légalement justifié leur décision qu'un reconditionnement en un emballage de 98 comprimés est objectivement nécessaire afin d'avoir un accès au marché belge.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(...)

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

Premier rameau :

9. Suivant la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut légitimement s'opposer à la commercialisation ultérieure d'un produit pharmaceutique, lorsque l'importateur a reconditionné le produit et y a réapposé la marque, à moins que le reconditionnement auquel a procédé l'importateur soit objectivement nécessaire pour commercialiser le produit dans l'État membre d'importation (C.J.U.E., 11 juillet 1996, causes jointes C-427/93, C-429/93 et C-436/93, Bristol-Myers Squibb, cons. 56 ; C.J.U.E., 22 décembre 2008, cause C-276/05, The Wellcome Foundation Ltd, cons. 23).

Par conséquent, le juge national doit vérifier si les circonstances prévalant au moment de la commercialisation dans l'État membre d'importation rendent le reconditionnement objectivement nécessaire pour que le médicament puisse être commercialisé dans cet État par l'importateur parallèle (C.J.U.E., 12 octobre 1999, Upjohn, C-379/97, cons. 43; C.J.U.E., 23 avril 2002, Boehringer I, C-143/00, cons. 46).

Ceci est le cas lorsque les médicaments achetés par l'importateur parallèle ne peuvent être commercialisés dans l'État membre d'importation dans leur conditionnement d'origine en raison, notamment, d'une réglementation n'autorisant que des emballages d'une certaine taille ou d'une pratique nationale en ce sens, de règles en matière d'assurance maladie faisant dépendre de la taille de l'emballage le remboursement des frais médicaux, ou de pratiques de prescription médicale bien établies se basant, entre autres, sur des normes de dimension recommandées par des groupements professionnels et par les institutions d'assurance maladie (C.J.U.E., 11 juillet 1996, causes jointes C-427/93, C-429/93 et C-436/93, Bristol-Myers Squibb, cons. 53 ; C.J.U.E., 23 avril 2002, Boehringer I, C-143/00, cons. 47).

10. Il suit de cette jurisprudence que le juge national doit examiner la condition de la nécessité objective du reconditionnement au moment où le médicament est mis sur le marché dans l'État membre d'importation.

La preuve de la nécessité objective du reconditionnement peut être apportée par toutes voies de droit, y compris les présomptions résultant de faits ultérieurs à la mise sur le marché du médicament dans l'État d'importation.

11. Le rameau, en cette branche, qui repose sur le soutènement que le juge ne peut apprécier cette nécessité objective qu'à l'aide de preuves qui datent de manière certaine d'un moment précis proche de la commercialisation du médicament dans l'État membre d'importation, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section, Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du sept novembre deux mille seize par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Rioa Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Martine Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161107.2